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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE DERECHO ANÁLISIS JURÍDICO DE LAS IMPORTACIONES PARALELAS, DEFINICIÓN Y LIMITACIÓN DEL TÉRMINO EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL TESIS QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADA EN DERECHO PRESENTA ELISSAR AZAR ORTIZ ROMERO ASESOR DE TESIS LIC. JORGE MIER Y CONCHA SEGURA MÉXICO, D.F. 2012 UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor. ÍNDICE “ANALISIS JURÍDICO DE LAS IMPORTACIONES PARALELAS, DEFINICION Y LIMITACIÓN DEL TÉRMINO EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL” INTRODUCCIÓN CAPITULO 1. PROPIEDAD INTELECTUAL ............................................... 1 1.1. Fundamento Constitucional de los Derechos de Propiedad Intelectual.................................................................................................... 2 1.2. Derechos de Propiedad Industrial .................................................... 6 1.2.1. Ley de la Propiedad Industrial y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ............................................................................. 8 1.2.2. Patentes ..................................................................................... 11 1.2.3. Modelos de Utilidad ................................................................... 15 1.2.4. Diseños Industriales ................................................................... 17 1.2.5. Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados ......................... 19 1.2.6. Secretos Industriales ................................................................. 20 1.2.7. Marcas ....................................................................................... 22 1.2.7.1. Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas ............... 27 1.2.7.1.1. Marcas Notoriamente Conocidas .......................... 29 1.2.7.1.2. Marcas Famosas ................................................... 30 1.2.8. Marcas Colectivas ...................................................................... 31 1.2.9. Avisos Comerciales ................................................................... 31 1.2.10. Nombres Comerciales.............................................................. 32 1.2.11. Denominaciones de Origen ...................................................... 33 1.3. Derechos de Autor .............................................................................. 35 Derecho Moral .............................................................................................. 37 Derecho Patrimonial ..................................................................................... 38 1.3.1. La Ley del derecho de Autor y el Instituto Nacional del Derecho de Autor ............................................................................................... 39 1.3.2. Derechos Conexos .................................................................... 40 1.3.3. Reserva de Derechos de Uso Exclusivo .................................... 42 CAPITULO 2. CONTROL ADUANERO EN MÉXICO .................................. 45 2.1. Comercio .............................................................................................. 46 2.2. Derecho Aduanero, Ley y Autoridades Aduaneras .......................... 48 2.2.1. Poder Ejecutivo Federal ............................................................. 51 2.2.2. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) .................... 52 2.2.3. Servicio de Administración Tributaria (SAT) .............................. 56 2.2.4. Administración General de Aduanas .......................................... 57 2.3. Elementos del Derecho Aduanero ..................................................... 58 2.3.1. Agentes y Apoderados Aduanales ............................................. 58 2.3.2. Importadores y Exportadores ..................................................... 60 2.3.3. Recintos Fiscales y Fiscalizados ............................................... 60 2.3.4. Aduanas ..................................................................................... 61 2.3.5. Tráfico Aduanero ....................................................................... 63 2.3.6. Regímenes Aduaneros .............................................................. 64 A) Definitivos ............................................................................. 65 B) Temporales ........................................................................... 65 C) Depósito Fiscal ..................................................................... 69 D) Tránsito de Mercancías ........................................................ 69 E) Elaboración, Transformación o Reparación en Recinto Fiscalizado ................................................................................ 70 F) Recinto Fiscalizado Estratégico ............................................ 70 2.4. Despacho Aduanero............................................................................ 70 CAPITULO 3. IMPORTACIONES PARALELAS ........................................ 74 3.1. Definición ............................................................................................. 75 I. Agotamiento del Derecho ................................................................. 79 a) Agotamiento Nacional ............................................................... 81 b) Agotamiento Comunitario Regional o Supranacional ................ 81 c) Agotamiento Internacional ......................................................... 82 II. Casos Prácticos sobre el Principio del Agotamiento del Derecho - Importaciones Paralelas ...................................................................... 86 Caso I. Zino Davidoff Y Levi Strauss ............................................. 86 Caso II. Omega sa. Vs costco wholesale Corporation .................. 91 Caso III. Bacardí y compañía, SA España vs. L'urgell, SA y Plandiura y Carreras, SA ............................................................... 95 3.2. Tratados Internacionales en los que se Atiende a las Importaciones Paralelas o al Principio del Agotamiento del Derecho .. 100 3.2.1. Acuerdo de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) ................................................ 100 3.2.2. Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ....... 103 3.2.3. Tratado de Libre Comercio México – Unión Europea (TLCUE) 105 3.2.4. Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) ................. 107 3.3. Figuras Legales en México para la Protección de la Propiedad Intelectual ante las Importaciones Paralelas ........................................... 108 3.3.1. Derechos de autor ..................................................................... 108 3.3.2. Patentes, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales ............... 110 3.3.3. Marcas ....................................................................................... 111 3.3.4. Esquemas de Trazado de Circuitos ........................................... 113 CAPITULO 4. PROTECCION CONTRA LAS IMPORTACIONESPARALELAS ............................................................................................... 115 4.1. Protección en la Ley de la Propiedad Industrial y Ley Federal del Derecho de Autor ....................................................................................... 122 4.1.2. Procedimiento Administrativo en la Ley de la Propiedad Industrial 123 4.1.2.1 Procedimiento Administrativo de Nulidad .......................... 123 4.1.2.2 Procedimiento Administrativo de Caducidad ..................... 125 4.1.2.3 Procedimiento Administrativo de Cancelación ................... 126 4.1.2.4 Procedimiento Administrativo de Infracción ....................... 128 a) La Infracción Administrativa en Materia de Propiedad Industrial ............................................................................ 130 b) Sanciones en Derechos de Propiedad Industrial ........... 139 4.1.3. Procedimiento Administrativo en la Ley Federal del Derecho de Autor .............................................................................................. 140 4.1.3.1. Procedimiento de Avenencia ............................................ 141 4.1.3.2. Procedimiento de Arbitraje .............................................. 141 4.1.3.3. Procedimiento Administrativo de Infracción ...................... 142 a) La infracción Administrativa en materia de Del Derecho de Autor .............................................................................. 144 b) Sanciones en el Derecho de Autor ................................. 147 4.2. Actuales Tendencias para una Protección Contra la Entrada de Mercancías que Atenten Contra los Derechos de Propiedad Intelectual. 149 CONCLUSIONES ........................................................................................ 158 FUENTES DE CONSULTA .......................................................................... 165 ANEXO 1. ZINO DAVIDOFF Y LEVI STRAUSS. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA de 20 de noviembre de 2001 ANEXO 2. OMEGA S.A., Plaintiff-Appellant, v. COSTCO WHOLESALE CORPORATION, Defendant-Appellee. Nos. 07-55368, 07- 56206. United States Court of Appeals, Ninth Circuit. Argued and Submitted July 15, 2008. Filed September 3, 2008. ANEXO 3. RJ 2001\8718. Sentencia Tribunal Supremo núm. 852/2001 (Sala de lo Civil), de 28 septiembre i INTRODUCCIÓN Las nuevas tendencias económicas de globalización que experimentan los Estados han sido factores importantes para la comercialización de mercancías y su transportación de un Estado a otro. El expandir a nuevas rutas de mercado resulta atractivo para aumentar ganancias y fama de un producto. Son estas prácticas, procesos dinámicos sujetos a las sociedades en las que se desean implantar, por las que es importante proteger esos productos evitando la reproducción no autorizada o copia de algún elemento de los mismos, esto es parte de la protección que otorga el Estado a través de los Derechos de Propiedad Intelectual y que se compromete a resguardar, al menos dentro de su territorio. La alta demanda de un producto en un Estado, la insuficiencia de abastecimiento, los altos precios que pudieran manejarse sobre el producto, el cambio de divisa, entre otros factores conllevan a realizar prácticas de importación en las que no se ve involucrado el titular o un tercero autorizado por éste. Estos traslados de mercancía auténtica sin autorización, afectan las rutas de comercialización establecidas por los titulares, invaden mercados en los que pueden o no tener influencia, además de tener grandes pérdidas económicas. El término “Importación Paralela” cobró gran auge durante el siglo pasado, siendo un término principalmente usado cuando se adquieren productos de forma lícita en un país determinado, se exportan a otro e intentan poner en el comercio en este último a un menor precio; el problema surge cuando en el país en el que se importaron los productos existen derechos de propiedad intelectual que protegen al producto o proceso que se quiere comercializar. Esta práctica puede ser considerada desde diversos puntos de vista: uno de ellos, es el ser aceptada y muchas veces alentada por una sociedad que busca adquirir bienes a un menor precio del existente en el mercado nacional, la ii protección y práctica de la libre comercialización así como el libre tránsito de mercancías dentro de un territorio o región son causales de que se acepten estas prácticas satisfaciendo y beneficiando al consumidor antes que al empresario; una segunda consideración, es la de no estar a favor de éstas ya que se atenta contra derechos de Propiedad Intelectual legítimamente protegidos, afectando el derecho patrimonial de los titulares al intentar adquirir un beneficio económico en un mercado ya establecido con una composición prevista por el titular del derecho. Resulta ser un objetivo del presente trabajo el delimitar el término de “Importación Paralelas”, partiendo de la hipótesis de que en México no ha existido, ni existe, un tratamiento específico a la acción que envuelve este tema. Ejemplo de ello es que, en el sistema aduanero mexicano no existe ningún régimen que se refiera a las “Importaciones Paralelas”, por lo que daremos por hecho que se trata de un término elaborado a base de una acción que es el “Importar” de un Estado a otro un producto protegido por un derecho de propiedad intelectual y que cumple con todos los requisitos establecidos en la Ley Aduanera pudiendo entrar al Estado importador sin problemas. A su vez, en relación con la palabra “Paralelo”, se refiere en esencia a que se trata de un producto que está siendo introducido al mercado al mismo tiempo que el titular o un tercero autorizado, sin embargo éste desconoce el segundo traslado por ser una trasportación no autorizada. Así pues, analizaremos si resulta evidente el no encontrar en la Ley Aduanera ningún régimen con este nombre. Otro ejemplo, es la falta de regulación de estas prácticas en relación a la materia de los Derechos de Propiedad Intelectual, donde tampoco existe una protección específica contra este problema. De lo anterior, se deriva un término más que acompaña a las “importaciones paralelas” que es el “principio del agotamiento del derecho”, que siendo empleado por los ordenamientos pertinentes a la protección los derechos iii de propiedad intelectual tampoco lo definen, surtiendo efectos en todas las figuras de protección. Debemos destacar que los principales problemas relacionados con las prácticas de importaciones paralelas se presentan en materia de los derechos conferidos principalmente, por los registros de marcas y esquemas de trazado de circuitos, para los que aún siendo aceptadas por la misma esencia de la ley, las probabilidades de defensa o tipificación resultan casi nulas, sin embargo, es necesario establecerlas. Por lo que en el presente trabajo se propone como un segundo objetivo, definir el término “Importaciones Paralelas” y establecer cuáles son las autoridades de control competentes que deben estar involucradas en las acciones de seguridad y resguardo, puesto que al realizar la importación sin un control adecuado, se causan afectaciones graves tanto a los derechos de Propiedad Intelectual, a los lineamientos internacionales de comercio exterior entre países, y al mismo tiempo a la sociedad en la que se encuentra comercializando cierto producto. Es otro objetivo del presente trabajo, el establecer el vínculo entre las autoridades pertinentes, sin abusar de las atribuciones que les fueron conferidas y que, a su vez, con esas mismas atribuciones, funcionen de forma armoniosa para mantener un control en la entrada de productos al territorio Mexicano, ya sean éstos introducidos bajo la forma de “Importación Paralela” u otras formasque afecten al comercio nacional, los derechos de Propiedad Intelectual y a su vez a la sociedad. De conformidad con lo anterior, se ha organizado el presente trabajo de la siguiente forma: iv En el capitulo uno se analizan las generalidades de los Derechos de Propiedad Intelectual, se revisan las figuras de protección establecidas por el Estado, los ordenamientos jurídicos que los regulan, como son la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor, así como se refieren las instituciones que se encargan de hacer cumplir las leyes (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial e Instituto Nacional de los Derechos de Autor). El estudio de este capitulo resulta Indispensable para comprender el alcance de los derechos que se pretenden resguardar en el Estado. Debido a la territorialidad de la legislación, es importante que aquel que desea proteger alguna invención, un signo distintivo para un producto o una obra, debe solicitar su protección en cada país que lo desee. En el capitulo dos se analiza el Sistema Aduanero Mexicano, el propio derecho aduanero, las figuras jurídicas que lo conforman y las instituciones que vigilan el cumplimiento de las leyes en la materia, así como los regímenes en los que se basa el sistema para el resguardo en la entrada de mercancías al territorio mexicano. Este capítulo se enfoca principalmente a conocer las autoridades administrativas que intervienen para su control, además, se brindan los elementos más esenciales a fin de establecer los elementos que componen un régimen aduanero y comprender el por qué las importaciones paralelas no conforman un régimen para la Ley Aduanera. En el capitulo tres nos enfocamos al tema de las Importaciones Paralelas, haciendo una revisión de los conceptos que se han propuesto por diversos autores, así como para el Principio del Agotamiento de los Derechos de propiedad intelectual, la clasificación de este principio de acuerdo a su alcance en nacional, regional e internacional, visto a través de casos prácticos de diversos ordenamientos internacionales, y su interpretación en relación con las importaciones paralelas. A la vez, se estudiarán los principales artículos de los tratados de los que México es parte, en los que se mencionan la posibilidad de que exista un control en contra o a favor de las Importaciones Paralelas. Este v capítulo finaliza con la retrospección en los ordenamientos nacionales de propiedad intelectual en los que se observa el principio del agotamiento del derecho. En el cuarto y último capítulo, se estudia como primer punto los procesos administrativos que se pueden utilizar para diversas inconsistencias en cuanto a los derechos otorgados por el Estado para resguardar los derechos de Propiedad Intelectual, resulta necesario su estudio debido a que si no es aceptado el Principio del Agotamiento del derecho internacional en las figuras de Patentes, Modelos de utilidad y Diseños industriales y Derechos de autor, sería evidente que se configuraría una tipificación y a su vez un procedimiento para enfrentar las importaciones paralelas. En este mismo capítulo, se profundiza en las nuevas propuestas que han surgido para evitar la entrada de mercancía apócrifa a territorio nacional, analizándolas desde el punto de vista de las importaciones paralelas. 1 CAPITULO I. PROPIEDAD INTELECTUAL Para realizar un análisis adecuado del tema de Importaciones Paralelas, materia del presente trabajo, es necesario comprender las figuras jurídicas que se ven involucradas. Es así como la Propiedad Intelectual viene a nuestro estudio como primer y principal tema de análisis. La importancia que ha venido adquiriendo con el paso del tiempo la Propiedad Intelectual, ha sido tal que hoy comprendemos el valor que puede tener una patente, un título de marca, o un registro de derecho de autor, por mencionar algunos de estos derechos, que se definen como una serie de prerrogativas que se le brindan al creador, inventor o empresario para que pueda hacer crecer su patrimonio. Lo que la Propiedad Intelectual intenta proteger a través de derechos otorgados por el Estado en que se legisle, son las creaciones humanas con elementos innovadores, distintivos y en buena parte que sean útiles a la sociedad en la que nacen compitiendo dentro y fuera de ésta, produciendo un desarrollo cultural, económico y tecnológico. En el presente capítulo trataremos los Derechos de Propiedad Intelectual, analizando sus elementos así como cada una de las formas por las que el Estado otorga estos derechos. El desarrollo de este tema involucra el conocer desde una definición clara de cada figura, las leyes que rigen e instituciones que observan la protección en nuestro país, requisitos que se solicitan para obtenerla y la duración de la protección para cada figura. Todo con el propósito de situarnos en el campo de la Propiedad Intelectual y tener un panorama general sobre lo que puede ser protegible y lo que no. 2 1.1. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Los Derechos de Propiedad Intelectual permiten al creador excluir a un tercero de la utilización del objeto protegido sin su permiso, ya que el principal objetivo del propietario de uno de tales derechos sobre su creación, será realizar su explotación comercial y así obtener un beneficio de ésta, tanto económico como moral o ambos. El producto que deriva de la inventiva humana resulta tan significativo a la sociedad, que ésta considera como forma de retribución al creador, el goce de los beneficios morales y económicos que el derecho conferido por el Estado le permita. Los creadores cuentan con la libertad de utilizar sus creaciones como mejor les convenga, siempre y cuando no contravengan el marco legal de la sociedad, teniendo el privilegio de impedir que terceros utilicen su creación objeto del Derecho de Propiedad Intelectual, de donde se desarrolla la idea de un monopolio permitido. Nuestra Constitución Política establece en el noveno párrafo del artículo 28 las bases para la protección de los productos de la creatividad de los individuos miembros de la sociedad: “Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y prohibiciones a título de protección a la industria… No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través del banco central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes… Tampoco constituyen los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la 3 reproducción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora”1. Del anterior fundamento Constitucional, se desprende que el derecho que otorga el Estado a un autor, artista, inventor o en su caso perfeccionador de una mejora, no conforma un monopolio, de manera tal, que lo que el Estado intenta proteger y legislar es una concesión que se otorga a una persona física o a una persona moral2, para que aproveche con carácter exclusivo la aportación, producto de su intelecto, que brindó, a la sociedad. Aunado a lo anterior, citamos la siguiente jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia: “Registro No. 162090 MARCAS. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE ÉSTAS NO CONSTITUYE UN MONOPOLIO CONFORME AL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La regulación de la propiedad industrial tiene su origen en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como excepción límite a la libre concurrencia al mercado, cuya función es, por una parte, que los agenteseconómicos consigan mejores condiciones de abasto, calidad y precio, en beneficio de los consumidores para proteger sus derechos y, por otra, el fomento a la inventiva y a la creatividad. En estas condiciones, la protección de los distintos derechos que integran la propiedad industrial no implica un monopolio, pues confiere a su titular, de manera exclusiva, el derecho a explotar económicamente el objeto sobre el que recaen, es decir, la característica de "exclusividad" implica que cada uno de tales derechos origina un ámbito y un espacio reservado sólo a su titular, lo cual conlleva, para los terceros, el correlativo deber de abstenerse de cualquier actuación que suponga invadir ese espacio reservado. Así, sin el 1 México, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 5 de febrero de 1917, Última reforma publicada DOF 17 de Agosto del 2011. 2 También denominada persona jurídica, entendiendo a lo largo del presente trabajo a esta última como aquella que se encuentra citada en el Título Segundo “De las Personas Morales, en el artículo 25 del Código Civil Federal”. Ultima Reforma publicada (DOF) 30 de Agosto del 2011. 4 consentimiento del titular de una marca, nadie puede introducir en el mercado los productos o servicios distinguidos por ésta. Por tanto, la protección de los derechos derivados de una marca, como es el caso de la prohibición de registro de aquellas que son similares en grado de confusión a otra ya registrada, no constituye un monopolio conforme al citado precepto constitucional, pues su objeto es sancionar las prácticas de competencia desleal, especialmente las orientadas a tutelar las marcas más notorias o renombradas, cuando se busca confundir, aprovechar, diluir, dilatar o asociar el prestigio de los signos acreditados”3 La anterior tesis detalla las razones por las que los derechos que son materia de la Ley de Propiedad Industrial no conforman un monopolio, bien pudiendo ser una denominación diseñada para ser una marca o en la protección de un invento, el Estado reconoce por cualquiera de estos al creador. Quedando implícito que el uso del creador conlleva la exclusión de terceros que usen de forma indebida o sin consentimiento su creación. A su vez, respecto de las marcas, éstas tampoco constituirán un monopolio, ya que con el registro de una marca se protege un signo tal que constituye una imagen por la que el público consumidor distingue a unos productos o servicios de otros en el mercado; por lo que el registro de marca es tan importante como la protección de las invenciones u obras, ya que con él se protege al consumidor en cuanto a la posible confusión en la calidad, el precio de un producto o servicio que espera recibir. Además de que surgen y se desarrollan del capital que los empresarios invierten en la comercialización de sus productos y servicios. 3 Séptimo Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tesis I.7o.A.761 A, Novena Época XXXIII, Mayo de 2011. Página: 1216. Amparo directo 701/2010. Eduardo Adrián Juárez. 26 de enero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretario Víctor Manuel Máttar Oliva. 5 Así pues, otros sustentos constitucionales en cuanto a la legislación de los Derechos de Propiedad Intelectual, son los artículos 73 fracción XXIX-F y 89 fracción XV de nuestra Carta Magna que señalan a la letra: “Artículo 73. El Congreso tiene facultad: XXV.-…Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma. XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnología que requiere el desarrollo nacional”. “Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: XV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria”. El artículo 73 confiere facultades exclusivas del Congreso para expedir leyes tendientes a la divulgación y apoyo de los desarrollos tecnológicos o científicos, promoviendo el desarrollo Nacional, también de este artículo se desprende el fundamento constitucional para dar origen y legalidad a las figuras legales que protegen los signos distintivos por específicamente, nos referimos a las marcas. Al transmitir conocimientos hacia, y recibirlos desde el extranjero, se apoya a dos sectores, el económico y el científico ya que se involucra la transferencia del conocimiento y la actividad inversionista del sector privado. Se desprenden del artículo 89 las atribuciones del Presidente de la República para conferir privilegios a descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria, estas acciones las llevará a cabo por medio de instituciones especializadas como: la Secretaría de Economía, el Instituto Mexicano de la 6 Propiedad Industrial, la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional del Derecho de Autor, en las que se establecerán las condiciones y requisitos por las que las creaciones sean factibles de ser protegidas y signifiquen un impulso a la tecnología y el desarrollo del país. Los Derechos de Propiedad Intelectual se han dividido en dos ramas para su estudio y administración: la primera la constituyen los Derechos de Propiedad Industrial que aluden a invenciones y signos distintivos que conllevan a un reconocimiento económico y a una industrialización de los productos que se protegen, y la segunda, incluye los Derechos de Propiedad Intelectual que son esencialmente dirigidos a las creaciones artísticas o culturales, que implican no solo un reconocimiento económico sino también moral. De conformidad con lo anterior, y toda vez que ambas ramas de los Derechos de Propiedad Intelectual son administrados por las autoridades de cada país, abordaremos las figuras jurídicas contempladas en México. 1.2. DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL En el mercado existen productos que se distinguen entre sí por dos elementos importantes, primero, la forma en la que se da a conocer al público consumidor, esto es, la imagen que lo hace diferente a los productos de la misma especie ofrecidos por los demás competidores; y en un segundo término, la funcionalidad que este producto tiene para la sociedad. Estos dos elementos son reconocidos y protegidos por el Estado, de tal manera que le brinda a su creador una forma de propiedad sobre esos signos visibles con que se dan a conocer, o sobre las invenciones que generan nuevos o mejores productos. 7 De acuerdo a lo señalado por Pérez Miranda con respecto de los que denomina “bienes intelectuales”, identificados con las creaciones intelectuales nos dice: “Llamamos apropiación de bienes intelectuales, en sentido amplio, a los hechos o actos jurídicos en virtud de los cuales una persona puede excluir a las otras de la utilización de una obra o invención (producto o proceso productivo) y logra una situación que le reporta (o puede repórtale) una retribución pecuniaria…”4 De la anterior cita se desprende el hecho de que un Derecho de Propiedad Industrial comprenderá un derecho patrimonial, es decir, una retribución monetaria más que moral, por el acto de explotar una invención o un signo distintivo con el que dan a conocer los productos o servicios. Con el derecho de propiedad industrialse obtiene un reconocimiento jurídico por el que el Estado otorga al inventor o empresario la exclusividad de explotación de su creación y permite la autorización a terceros para hacerlo. Así la Ley de Propiedad Industrial (LPI) en México señala en sus artículos 9 y 10: “Artículo 9. La persona física que realice una invención, modelo de utilidad o diseño industrial, o su causahabiente, tendrá el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta Ley y su Reglamento”. “Artículo 10. El derecho a que se refiere el artículo anterior se otorgará a través de patente en el caso de las invenciones y de registros por lo que hace a modelos de utilidad y diseños”5. Este reconocimiento tiene el fin principal de retribuir al creador por sus esfuerzos “…para estimular la actividad creadora…el otorgamiento del derecho de explotación exclusiva priva a muchas otras de la posibilidad de utilizar el invento y 4 Pérez Miranda, Rafael J. “Derecho de la Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia”, Patentes, obtentores de vegetales, informática –Un enfoque de Derecho Económico -. Tercera Edición, Editorial Porrúa, México, 2002. Página 71 5 México, Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el DOF el 27 de junio de 1991, Última Reforma publicada en el DOF 28 de junio de 2010. 8 permite a quien obtiene el derecho a cobrar precios muy por encima del costo de producción más una tasa de ganancia aceptable…”6 En nuestra Ley de la Propiedad Industrial, se clasifican las figuras jurídicas por las que se brindan los reconocimientos a los creadores de invenciones o de signos distintivos de la siguiente forma: CUADRO 1 División señalada en la Ley de Propiedad Industrial 1.2.1. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL La Ley vigente en materia de Propiedad Industrial, como se ha mencionado antes, es la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), nombre con el que se ha mantenido desde 1994 con su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 6 Pérez Miranda, Rafael J. Op. Cit. Página 77 PATENTES DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL ESQUEMAS DE TRAZADOS DE CIRCUITOS SECRETOS INDUSTRIALES DISEÑOS INDUSTRIALES MODELOS DE UTILIDAD MARCAS DENOMINACIONES DE ORIGEN AVISOS COMERCIALES NOMBRES COMERCIALES 9 Se compone entre otros aspectos, de la legislación destinada a invenciones, secretos industriales, esquemas de trazado de circuitos y signos distintivos. A su vez, entre sus apartados se establece la figura del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) como órgano de aplicación administrativa por parte del Ejecutivo Federal7. La LPI tiene como objeto, de conformidad con su artículo 2: “I.- Establecer las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del país, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos; II.- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos; III.- Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores; IV.- Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles; V. Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales; VI. Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos, y VII. Establecer condiciones de seguridad jurídica entre las partes en la operación de franquicias, así como garantizar un trato no discriminatorio para todos los franquiciatarios del mismo franquiciante”. 7 México, Ley de la Propiedad Industria, publicada en el DOF el 27 de junio de 1991, Última Reforma publicada en el DOF 28-06-2010. Artículo 1. 10 Como se puede deducir de los objetivos de la Ley en comento, se mantiene una vigilancia y administración de los derechos otorgados por el Estado hacia los creadores, con el propósito de alentar la creatividad, la tecnología y el avance de ésta en el país. En el artículo 6° de la LPI se establece que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es "la autoridad administrativa en materia de propiedad industrial". El IMPI se caracteriza por ser un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por decreto publicado en el DOF el 10 de diciembre de 1993. De conformidad con este Decreto de Creación, el IMPI tiene como objeto brindar apoyo técnico y profesional a la Secretaría de Economía (antes Secretaría de Comercio y Fomento Industrial). De acuerdo con el decreto de su creación, a partir de agosto de 1994 el Instituto se convierte en una autoridad administrativa en la materia de Propiedad Industrial, y se le confieren las siguientes atribuciones: “Otorgar protección a través de patentes, registros de modelos de utilidad y diseños industriales; registros de marcas y avisos comerciales y publicaciones de nombres comerciales; autorizar el uso de denominaciones de origen y proteger los secretos industriales; Prevenir y combatir los actos que atenten contra la propiedad industrial y constituyan competencia desleal, así como aplicar las sanciones correspondientes; Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejores técnicas y la difusión de los conocimientos tecnológicos dentro de los sectores de productivos, fomentando la transferencia de tecnología para coadyuvar a la actuación tecnológica de las empresas, mediante la divulgación de acervos documentales de información tecnológica contenido en medios 11 electrónicos, microfilmes y papel, así como de la situación que guardan los derechos de propiedad industrial en el extranjero…”8 Además, el IMPI es la autoridad administrativa que observará las controversias en materia de comercio relacionados con los Derechos de Autor. Una vez señalados los medios con que se cuenta para la protección de invenciones, signos distintivos y secretos industriales, a continuación analizaremos las figuras de protección que señala la LPI. 1.2.2. PATENTES En la Ley de la Propiedad Industrial en México se establece que la Patente otorga al inventor el derecho exclusivo de explotar su invención en su provecho. a) Definición Entenderemos que una invención es la solución a un problema técnico concreto; de conformidad con el artículo 15 de la LPI, se le define como “…toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas”. La patente será pues el derecho que le confiere el Estado al inventor, representado por un título, documento emitido por la oficina gubernamental encargada, que hace nacer una situación jurídica por la que la invención patentada puede ser explotada, fabricada, utilizada o vendida únicamente por el titular o con la autorización expresa del mismo. Por lo que “…el título de una Patente de invención es esencialmente atributivo de un derecho, por cuya8 Gobierno Federal, Secretaría de Económica, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), ¿Qué es el IMPI?, Antecedentes. Mayo 06, 2011, modificado por: Carlos Lucas. http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/que_es_el_impi_?page=2 http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/que_es_el_impi_?page=2 12 concesión un inventor o su causahabiente recibe el derecho exclusivo, temporal, de explotación”9, entendiendo como causahabiente a la persona que adquiere el derecho por herencia, enajenación o cualquier otro título. b) Protección Sin embargo, dentro de la misma LPI existen artículos que especifican con detalle aquello que no será considerado para emitir el Título de Patente, permitiéndonos concretar la protección que brinda la Patente, estos artículos son el 16 y 19 que a la letra disponen: “Artículo 16. Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, en los términos de esta Ley, excepto: I. Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales; II. El material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza; III. Las razas animales; IV. El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y V. Las variedades vegetales” Cada una de estas fracciones presentan una semejanza, al referirse todas y cada una de ellas a organismos vivos, tanto plantas como animales e incluyendo partes del ser humano. Es importante mencionar que en el caso de las variedades vegetales existe una organización intergubernamental especializada en otorgar derechos a los obtentores de estas variedades de plantas, denominada Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV), y en el caso de México, su protección es objeto de la Ley Federal de Variedades Vegetales cuya aplicación e interpretación corresponde al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, tema que no se abordará en el presente trabajo. 9 Delgado Reyes, Jaime, Patentes de invención, diseños y modelos industriales. Edit. Oxford University Press. México 2001. Pág. 3 13 El siguiente artículo a comentar es el artículo 19 de la LPI que al igual que el artículo antes citado, señala a través de ocho fracciones todo aquello que no podrá ser protegido por patente: “Artículo19. No se considerará invenciones para los efectos de esta Ley: I. Los principios teóricos o científicos; II. Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre; III. Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos; IV. Los programas de computación; V. Las formas de presentación de información; VI. Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias; VII. Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales, y VIII. La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezcladas de productos conocidos, su variación de uso, de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o función de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia” Si bien algunos de los conceptos mencionados tanto en el artículo 16 como en el 19 de la LPI pudieran entenderse como invenciones y por lo tanto ser materia de un Titulo de Patente, el legislador previó adicionalmente a que una invención deba encontrarse fuera de las exclusiones previstas en los artículos 16 y 19, debiendo cumplir ciertos requisitos para poder ser otorgado dicho título. Estos son: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, que describiremos a continuación. 14 c) Requisitos Como se ha mencionado, para que a una invención le sea concedida una Patente, es necesario que contenga en sí los elementos suficientes para cumplir con los tres requisitos: Novedad, Actividad Inventiva y Aplicación industrial. Novedad. De conformidad con el artículo 12 de la LPI, en su fracción I, se considerará como nuevo a todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica. Entendiéndose por estado de la técnica al conjunto de conocimientos que se han hecho públicos por cualquier medio de difusión en el país o en el extranjero, hasta el momento en que se ha presentado la solicitud de Patente. Actividad Inventiva. Se denomina así al proceso creativo, cuyos resultados no sean evidentes para un técnico con conocimientos medios en la materia. Aplicación Industrial. Cuando la invención es factible de ser producida de tal forma que tenga una utilidad práctica en los sectores industriales y comerciales. d) Duración Ya que con la protección de las invenciones a través de una Patente, se busca, además, convertir la invención en una fuente de desarrollo tecnológico y científico de un país, contribuyendo al desarrollo de la economía de la Nación, es importante señalar que la exclusividad de uso que se otorga es por tiempo limitado, es decir, solo se concede la Patente por un periodo de 20 años improrrogables, y se sujetará al pago de las tarifas de mantenimiento de los derechos correspondientes. Esto con el propósito de alentar a los inventores a seguir desarrollando nuevas tecnologías haciéndolas comercializables, útiles y deseables por el público consumidor. 15 1.2.3. MODELOS DE UTILIDAD a) Definición Los modelos de utilidad implicaban en un principio un vacío en las legislaciones anteriores a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial hoy Ley de la Propiedad Industrial, “…ya que no se reconocían derechos a los inventores o innovadores que continuamente realizan mejoras pequeñas en herramientas, utensilios u objetos de uso diverso que ofrecen ventajas prácticas en cuanto a su utilización. No obstante su menor mérito inventivo, estas innovaciones aportan en el conjunto de la industria un cúmulo importante de mejoras que es conveniente reconocer y proteger jurídicamente…”10 Hoy, el Artículo 28 de la LPI define a los Modelos de Utilidad como “…los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad”. Así pues, los Modelos de Utilidad implican inventos que por su configuración o estructura nueva o mejorada se consideran innovaciones tecnológicas. Por tratarse de una disposición, configuración, estructura o forma mejorada de combinar elementos conocidos. El concepto de Modelos de Utilidad aplica únicamente sobre objetos, utensilios, aparatos o herramientas y de ninguna manera a procesos; y ya que los elementos 10 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Procesos Legislativos, Ley de la Propiedad Industrial – antes Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, Exposición de Motivos, Cámara origen: Senadores, 06 de Diciembre de 1990, iniciativa del Ejecutivo. Publicado el 27 de Junio de 1991. http://www2.scjn.gob.mx/leyes/UnProcLeg.asp?nIdLey=142&nIdRef=1&nIdPL=1&cTitulo=LEY%20 DE%20LA%20PROPIEDAD%20INDUSTRIAL%20ANTES%20LEY%20DE%20FOMENTO%20Y%2 0PROTECCION%20DE%20LA%20PROPIEDAD%20INDUSTRIAL- &cFechaPub=27/06/1991&cCateg=LEY&cDescPL=EXPOSICION%20DE%20MOTIVOS http://www2.scjn.gob.mx/leyes/UnProcLeg.asp?nIdLey=142&nIdRef=1&nIdPL=1&cTitulo=LEY%20DE%20LA%20PROPIEDAD%20INDUSTRIAL%20ANTES%20LEY%20DE%20FOMENTO%20Y%20PROTECCION%20DE%20LA%20PROPIEDAD%20INDUSTRIAL-&cFechaPub=27/06/1991&cCateg=LEY&cDescPL=EXPOSICION%20DE%20MOTIVOShttp://www2.scjn.gob.mx/leyes/UnProcLeg.asp?nIdLey=142&nIdRef=1&nIdPL=1&cTitulo=LEY%20DE%20LA%20PROPIEDAD%20INDUSTRIAL%20ANTES%20LEY%20DE%20FOMENTO%20Y%20PROTECCION%20DE%20LA%20PROPIEDAD%20INDUSTRIAL-&cFechaPub=27/06/1991&cCateg=LEY&cDescPL=EXPOSICION%20DE%20MOTIVOS http://www2.scjn.gob.mx/leyes/UnProcLeg.asp?nIdLey=142&nIdRef=1&nIdPL=1&cTitulo=LEY%20DE%20LA%20PROPIEDAD%20INDUSTRIAL%20ANTES%20LEY%20DE%20FOMENTO%20Y%20PROTECCION%20DE%20LA%20PROPIEDAD%20INDUSTRIAL-&cFechaPub=27/06/1991&cCateg=LEY&cDescPL=EXPOSICION%20DE%20MOTIVOS http://www2.scjn.gob.mx/leyes/UnProcLeg.asp?nIdLey=142&nIdRef=1&nIdPL=1&cTitulo=LEY%20DE%20LA%20PROPIEDAD%20INDUSTRIAL%20ANTES%20LEY%20DE%20FOMENTO%20Y%20PROTECCION%20DE%20LA%20PROPIEDAD%20INDUSTRIAL-&cFechaPub=27/06/1991&cCateg=LEY&cDescPL=EXPOSICION%20DE%20MOTIVOS 16 en la mejora son conocidos y el efecto de la modificación es mejorar la utilidad del objeto, se considera que el proceso de creación no implica una actividad inventiva en el sentido del Artículo 12 de la LPI, siendo además la razón por lo que se en otros países le ha denominado también como un “pequeño invento” o “pequeña patente”. b) Protección Los modelos de utilidad tal y como se señala en la LPI únicamente comprenderán a “…los objetos, utensilios, aparatos o herramientas…”, y sólo deberán cumplir con los requisitos de novedad y aplicación industrial. Como se ha citado anteriormente, se considera que el modelo de utilidad no implica una actividad inventiva y la mejora por tanto no va más allá de que sea útil y nueva, limitándose a objetos concretos. Al igual que la Patente, el registro de modelo de utilidad impedirá a terceras personas el uso, goce, venta, o importación de la invención sin el consentimiento del titular del derecho. c) Requisitos Solo se exigirá para su registro, que cuente con: Novedad. Es decir, que no se encuentre en el estado de la técnica al momento de presentar la solicitud de registro. Aplicación Industrial. Que pueda ser fácilmente producida o sea utilizada en cualquier rama de la actividad económica y que cuente con una actividad práctica. d) Duración La duración de la protección otorgada a los Modelos de Utilidad es de 10 años improrrogables a partir de la fecha en que se presente la solicitud de registro del 17 mismo y se sujetará al pago de las tarifas de mantenimiento de derechos correspondientes. 1.2.4. DISEÑOS INDUSTRIALES a) Definición Los Diseños Industriales son todos los dibujos bidimensionales y formas tridimensionales que sirvan de tipo o modelo, y que modifican la estética del objeto a que se aplican dándole un aspecto “peculiar y propio” y por tanto, sirviendo únicamente de ornamentación sin alterar la funcionalidad del mismo. Siguiendo este orden de ideas, podemos señalar de conformidad con el artículo 32 de la LPI, que los diseños industriales comprenderán dos tipos: Dibujos Industriales. Que son aquellas combinaciones de figuras, líneas o colores que se apliquen a un producto industrial con fines únicamente de decoración, brindándole un aspecto peculiar. Modelos Industriales. Son aquellos que se constituyen por las formas tridimensionales que sirven como patrón o tipo para la fabricación de más, dicha forma le da una apariencia especial al objeto sin que esto implique una modificación sustancial en su uso. b) Protección Para sustentar la protección de los diseños industriales, es importante hacer mención del artículo 31 de la LPI en su tercer y cuarto párrafo que a la letra señalan: “Artículo 31. ...La protección conferida a un diseño industrial no comprenderá los elementos o características que estuviesen dictados únicamente por consideraciones de orden técnico o por la 18 realización de una función técnica, y que no incorporan ningún aporte arbitrario del diseñador; ni aquellos elementos o características cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto en los cuales el diseño radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o se conexión dentro de un sistema modular. No se protegerá un diseño industrial cuando su aspecto comprenda únicamente los elementos o características a que se refiere el párrafo anterior”. Es decir, los diseños industriales en cualquiera de los dos tipos en que se dividen, son elementos aportados de manera totalmente arbitraria por el diseñador, no implican un cambio en el funcionamiento del objeto al que se aplica el arte, siendo únicamente parte de la ornamentación del mismo. c) Requisitos Para contar con el Registro de Diseño Industrial, sólo debe cumplir con dos características: la novedad y la aplicación industrial. Como se ha mencionado anteriormente, se requiere que no se encuentre en el estado de la técnica y que sea fácilmente reproducido y explotado en el mercado encontrando una actividad práctica. d) Duración Todos los Diseños Industriales, en nuestro país, tendrán una vigencia de 15 años improrrogables, contados desde la fecha de presentación de la solicitud y al igual que las anteriores figuras, se sujeta al pago de derechos por mantenimiento del derecho obtenido. Obedecen a las reglas de las Patentes, en cuanto otorgan al titular del derecho al uso exclusivo de explotación. 19 1.2.5. ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS. a) Definición El Circuito Integrado es una pastilla pequeña de material semiconductor sobre la que se fabrican circuitos electrónicos generalmente mediante fotolitografía y que se encuentra protegida dentro de un encapsulado de plástico o cerámica. El encapsulado posee conductores metálicos apropiados para hacer conexión entre la pastilla y un circuito impreso. Convencionalmente se le ha denominado también como chip. b) Protección En los Esquemas de trazado, lo que se protege es la disposición tridimensional de los elementos que componen el circuito integrado. De conformidad con la función que realice cada circuito integrado se debe realizar un diseño de los elementos que lo componen, este diseño conforma el Esquema de Trazado de Circuito Integrado y es aquello que es protegible mediante un registro ante el Estado. Es importante señalar, que el registro de Esquema de Trazado de circuito, no implica una protección sobre la función a que se encuentra destinado el circuito, sino que solo se registra el diseño del chip, esto es, la disposición de los elementos funcionales. c) Requisitos El requisito para conceder la protección al esquema de trazado de circuitos integrados es únicamente que no se haya utilizado en algún otro circuito así como que tienda a poder ser reproducible para explotarlo en la industria. 20 El Registro de esquema de trazado de circuitos integrados confiere al titular, el uso exclusivo de su invención, restringiendo el uso, goce, venta o importación del mismo sin previa autorización del titular. d) Duración El Registro del esquema de trazado de circuito integrado tendrá una vigencia de 10 años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud del registro, y se sujetará al pago de las tarifas de mantenimiento de derechos correspondientes. 1.2.6. SECRETOS INDUSTRIALES a) Definición De conformidad con el Artículo 82 de la Ley en comento, se considera secreto industrial a toda información que se guarde con carácter de confidencial y que signifique una ventaja competitiva o económica de quien lo posee frente a terceros. b) Protección Se busca proteger la información que de conformidad con la LPI se considere secreto industrial; en el mismo artículo 82 de la LPI se establece que esta información deberá referirse a “…la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodoso procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios…”. Es decir, la información que no se considerará secreto industrial es aquella que resulta ser del dominio público, que sea evidente para un técnico en la materia. Para que pueda actuarse contra quien de manera ilícita dé a conocer o use información que sea considerada secreto industrial, quien la posee deberá 21 resguardarla por todo medio posible, a tal grado que todo aquel que tenga conocimiento de ésta, reconozca la importancia y confidencialidad de la misma. No es extraño que toda la documentación relacionada con un secreto industrial sea expresamente señalada como “Confidencial”, se guarde en cajas de seguridad y su acceso sea restringido a aquellas personas que por la naturaleza de su función, requieran conocerla, no sin antes establecer un convenio de confidencialidad comprometiéndose a no revelar la información a terceros. c) Requisitos El secreto industrial requiere ser fijado en un soporte material, como lo estima el ordenamiento en materia (LPI) en su artículo 83: “La información a que se refiere el artículo anterior, deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros similares”; además de que el interesado deberá adoptar los medios necesarios para el resguardo del mismo. d) Duración El secreto industrial, por su propia naturaleza no puede ser exhibido ante la autoridad administrativa, cuya función es precisamente difundir los desarrollos susceptibles de protección por derechos de propiedad industrial, para obtener registro alguno, por lo que al carecer de éste, no cuenta con una vigencia establecida y solo mantendrá la calidad de secreto hasta el momento de darse a conocer al público, ya sea por un acto ilícito o porque un tercero de manera independiente llegue a obtener o desarrollar la información necesaria para igualar la ventaja que el secreto industrial representa. 22 1.2.7. MARCAS La importancia de las marcas es cada vez mayor, como consecuencia de las actividades comerciales y la competencia entre compañías, ya que éstas intentan distinguir y facilitar al consumidor la identificación de los servicios o productos que proveen, destacando aspectos asociados a las mismas como la calidad y precio de los productos o servicio que ofrecen. a) Definición Cuando una persona, física o moral, adopta un signo visible (pudiendo ser conformado por palabras, diseños, combinación de ambos o formas tridimensionales), con el propósito de dar a notar y distinguir sus productos o servicios frente a los competidores con productos o servicios similares, estaremos hablando de una marca. La Ley de Propiedad Industrial (LPI) define a la marca en su artículo 88 como: “… todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”. b) Protección En la Suprema Corte de Justicia se identifica a la marca con sus componentes con la siguiente Tesis Jurisprudencial: “Registro No. 163086 MARCAS. SUS COMPONENTES. Las marcas son bienes inmateriales y sus componentes son: a) productos o servicios con peculiaridades, ventajas o características que los hacen valiosos o famosos en el mercado, cuya titularidad se pretende reivindicar para su explotación mercantil con pretensiones de exclusividad; b) signo distintivo que se asocia como particular y exclusivo, en relación con ese producto o servicio, el cual no tiene que ser necesariamente original o inédito; c) signo -denominativo, gráfico o mixto- que requiere materializarse en un envase, producto o expresión publicitaria, que une psicológicamente a una idea o 23 concepto de un producto o servicio y evoca al consumidor las características, procedencia empresarial, nivel de calidad o reputación; y d) unión o correlación entre producto o servicio y signo que los consumidores captan y retienen en la memoria, que es lo que resulta creativo, atribuible al empresario y es la materia de protección y reivindicación. Por tanto, la marca es el mecanismo que hace posible la identificación y subsiguiente selección de productos o servicios y un instrumento que se usa y contribuye a tabicar mercados, para brindar exclusividad al comerciante que logra acreditar los bienes que oferta como protección y tutela contra la competencia desleal”11. Con la anterior tesis, sobresalen importantes características de la marca, entre las que podemos señalar: la exclusividad, que se otorga al producto o servicio con los elementos que se emplean para hacerla visible ante el público consumidor, además de que en el momento de registro le brinda exclusividad a su titular el derecho de uso y de exclusión a terceros sin su consentimiento, y la distinción, al momento de competir frente a otras marcas que protejan los mismos productos o servicios. Un aspecto que se debe tomar en cuenta en cuanto al registro de una marca, es que“…éste repercute favorablemente en la valoración económica de la empresa, 11 Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época XXXIII, Tesis: I.4o.A. J/93, Enero de 2011, Pág. 2994. Amparo directo 486/2009. Hernán Alcocer Méndez. 4 de marzo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. Amparo directo 78/2010. Montes y Compañía, S.A. de C.V. 20 de mayo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Flores Rodríguez. Amparo directo 218/2010. The Laryngeal Mask Company Limited. 1o. de julio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Ernesto González González. Amparo directo 403/2010. Roberto Carlos Pastrana González. 7 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretaria: Lorena Circe Daniela Ortega Terán. Amparo directo 397/2010. Sears Roebuck de México, S.A. de C.V. 7 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Ernesto González González. Ejecutoria: Registro No. 22591; AMPARO DIRECTO 397/2010. 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXXIII, Enero de 2011; Pág. 2995; SEARS ROEBUCK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. http://200.38.163.161/UnaEj.asp?nEjecutoria=22591&Tpo=2 24 ya que se cuenta con el reconocimiento de la autoridad respecto de la titularidad del derecho al uso exclusivo de las marcas de propiedad de la negociación”12 c) Requisitos La LPI en su artículo 89, ha establecido los tipos de signos que pueden constituir una marca, los cuales son: - Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas y en las que se puedan identificar productos o servicios. - Las formas tridimensionales, - Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, - El nombre propio de una persona física. Así también, en la LPI se establecen criterios por los que algunas denominaciones o formas no podrán ser registradas como marca, los cuales se encuentran descritos en el artículo 90, que señala: “Artículo 90. No serán registrables como marca: I. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aún cuando sean visibles; II. Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos; III. Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente delos productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial. IV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. 12 Jalife, Daher Mauricio, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, McGraw-Hill, México 1998. Pág. 84. 25 Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción; V. Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo. VI. La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables; VII. Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismo; VIII. Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero; IX. Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación grafica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente; X. Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos p servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia; XI. Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario. XII. Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado. XIII. Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente; XIV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir al error, entendiéndose 26 por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos que pretenda amparar; XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicios. Este impedimento procederá en cualquier coso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita: a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida. Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida y XV Bis. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del capítulo II BIS, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio. Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa. XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y XVII. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderantemente sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado. 27 d) Duración El registro de una marca tendrá una vigencia de 10 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá ser renovada por periodos iguales. El IMPI podrá declarar si una marca es Notoriamente conocida o Famosa de acuerdo a ciertas características y requisitos que se le hagan presentes. A continuación analizaremos esta notoriedad de las marcas. 1.2.7.1. Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas El tema de las marcas notoriamente conocidas o famosas resulta ser relevante en el presente trabajo, ya que representa uno de los elementos más importantes para el desarrollo de las “importaciones paralelas”. El utilizar una marca que sea famosa o conocida, implica en aspectos económicos un ingreso asegurado ya que ésta es reconocida por las cualidades, precio o requerimientos específicos del producto que ampara y que busca el consumidor que también sabe que las encontrará en los productos bajo dicha marca. Por estas razones, resulta importante hacer un completo análisis respecto a este subtipo de marcas, enfatizando lo que cada una de ellas representa, así como la protección que se brinda, al menos en nuestro país. Antes de adicionar en nuestra LPI a las marcas notoriamente conocidas o famosas, se tenían problemas al otorgar registros a marcas “simples”, toda vez que se concedían marcas que tenían un prestigio en el país a personas que no eran sus legítimos titulares, debido a que el examinador que las otorgaba carecía del conocimiento previo respecto de las mismas; así se mencionaba en exposición de motivos por los que fueron reformados y adicionados algunos artículos de la LPI en el 2004, que a la letra dice: 28 “La razón de que algunas de estas prácticas tengan cabida en nuestro sistema de Propiedad Industrial, es que la protección que se brinda por parte del Instituto, está sujeta a una estimación, es decir al conocimiento anterior que tenga quien evalúa la característica de notoriedad, sin que en la mayoría de los casos sean aportados u obtenidos elementos de prueba que sustenten esa decisión… Si bien es cierto, la problemática expuesta deriva de que la marca notoriamente conocida no requiere contar con un registro para otorgársele protección, también lo es que si el Instituto pudiese recibir a priori, al menos respecto de marcas con registro en México, los elementos probatorios que las pueden calificarcomo notoriamente conocidas en el país, se estaría en la posibilidad de motivar adecuadamente las negativas de registro de marcas similares, se contaría con un documento que hace prueba plena para los procedimientos y se limitaría la posibilidad de contar con resoluciones contradictorias en procedimientos similares; en síntesis, sería factible ofrecer mayor seguridad jurídica en materia de propiedad industrial, lo que redundaría en una mejora a la competitividad del país”13 Es así como se establece un capítulo específico para las marcas notoriamente conocidas y famosas, así también se le atribuyen al IMPI facultades para declararlas como tal, una vez que se cumplan una serie de requisitos por parte de los solicitantes. Es importante mencionar que no se lleva a cabo ningún registro ni se emite un título, sino simplemente se otorga una declaratoria, que como analizaremos con cada una de estas figuras, no confiere más derechos que los que concede la marca, sólo se le reconoce su notoriedad. 13 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Procesos Legislativos, Ley de la Propiedad Industrial, Exposición de Motivos que Reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, en materia de marcas conocidas y famosas, a cargo del Diputado Manuel Ignacio López Villareal, del grupo parlamentario del PAN, , http://www2.scjn.gob.mx/leyes/UnProcLeg.asp?nIdLey=142&nIdRef=7&nIdPL=1&cTitulo=LEY%20DE%20LA%20PROPIED AD%20INDUSTRIAL%20- ANTES%20LEY%20DE%20FOMENTO%20Y%20PROTECCION%20DE%20LA%20PROPIEDAD%20INDUSTRIAL- &cFechaPub=16/06/2005&cCateg=DECRETO&cDescPL=EXPOSICION%20DE%20MOTIVOS. México, 30 de Noviembre 2004. http://www2.scjn.gob.mx/leyes/UnProcLeg.asp?nIdLey=142&nIdRef=7&nIdPL=1&cTitulo=LEY%20DE%20LA%20PROPIEDAD%20INDUSTRIAL%20-ANTES%20LEY%20DE%20FOMENTO%20Y%20PROTECCION%20DE%20LA%20PROPIEDAD%20INDUSTRIAL-&cFechaPub=16/06/2005&cCateg=DECRETO&cDescPL=EXPOSICION%20DE%20MOTIVOS http://www2.scjn.gob.mx/leyes/UnProcLeg.asp?nIdLey=142&nIdRef=7&nIdPL=1&cTitulo=LEY%20DE%20LA%20PROPIEDAD%20INDUSTRIAL%20-ANTES%20LEY%20DE%20FOMENTO%20Y%20PROTECCION%20DE%20LA%20PROPIEDAD%20INDUSTRIAL-&cFechaPub=16/06/2005&cCateg=DECRETO&cDescPL=EXPOSICION%20DE%20MOTIVOS http://www2.scjn.gob.mx/leyes/UnProcLeg.asp?nIdLey=142&nIdRef=7&nIdPL=1&cTitulo=LEY%20DE%20LA%20PROPIEDAD%20INDUSTRIAL%20-ANTES%20LEY%20DE%20FOMENTO%20Y%20PROTECCION%20DE%20LA%20PROPIEDAD%20INDUSTRIAL-&cFechaPub=16/06/2005&cCateg=DECRETO&cDescPL=EXPOSICION%20DE%20MOTIVOS http://www2.scjn.gob.mx/leyes/UnProcLeg.asp?nIdLey=142&nIdRef=7&nIdPL=1&cTitulo=LEY%20DE%20LA%20PROPIEDAD%20INDUSTRIAL%20-ANTES%20LEY%20DE%20FOMENTO%20Y%20PROTECCION%20DE%20LA%20PROPIEDAD%20INDUSTRIAL-&cFechaPub=16/06/2005&cCateg=DECRETO&cDescPL=EXPOSICION%20DE%20MOTIVOS 29 En nuestro tema central esto es sumamente importante, ya que el ser ampliamente conocidas o famosas, conlleva a que sean rápidamente localizadas las posibles importaciones paralelas que intenten entrar al país deteniendo la mercancía hasta su análisis. Así pues, la misma exposición de motivos señala: “Primeramente se han contemplado dos grados de notoriedad, previendo la conocida y que implica el conocimiento de sectores del público o de círculos comerciales específicos y la fama, que implica el conocimiento de la marca por parte de la mayoría del público consumidor y que merece una protección ampliada”14 A continuación se explican los elementos de cada una de estas marcas: 1.2.7.1.1. Marcas Notoriamente Conocidas De conformidad con el artículo 98 bis de la LPI, se delimitan las características de la marca para ser notoriamente conocida “…cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma…” La anterior definición incluye elementos que la ley no define, por ejemplo, el que debe ser conocida por un “sector determinado” del público o de “círculos comerciales”, industriales o de servicios de un país, así como la característica de que resulten de una serie de actividades comerciales o de la publicidad dentro y fuera del Territorio Nacional. 14 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Procesos Legislativos, Op. Cit. 30 Ahora bien, los términos sector determinado del público y círculos comerciales a que hace referencia podemos definirlos con base en la Exposición de motivos que hemos citado con anterioridad, adoptando las acepciones de la siguiente manera: “Debe entenderse que un sector determinado del público, se compone cuando menos, de los consumidores habituales del género de productos o servicios de que se trate, o quienes normalmente traten con dichos productos o servicios, siendo válido también que otras personas que no sean consumidores potenciales, sean considerados para acreditar el conocimiento de la marca. Respecto de los sectores comercial, industrial o de servicios, se componen de las personas cuyas actividades comerciales, industriales o de servicios se encuentran relacionadas con el género de productos o servicios de que se trate”15 Es importante señalar que en cada país se debe estudiar caso por caso debido a que la legislación y regulación sobre la notoriedad de una marca varía en cada Nación. 1.2.7.1.2. Marcas Famosas El mismo artículo 98bis en su 2do. Párrafo refiere que una marca famosa en México es aquella marca que “…sea conocida por la mayoría del público consumidor”. Siguiendo este orden de ideas, la marca famosa es aquella que tiene un grado mayor de reconocimiento por parte del público, sin que la causa por la que se llegó a ser famosa sea relevante para su reconocimiento. “Al respecto, podemos afirmar que toda marca famosa es, sin lugar a dudas, notoria pues es conocida también por un sector determinado del público, pero no toda marca notoria es famosa su conocimiento 15 Ibídem 31 es solo sectorial y no generalizado como el de las mencionadas en primer término”16 1.2.8. MARCAS COLECTIVAS Además de las marcas como las hemos descrito, existe una variante en la legislación mexicana, para aquellas marcas que pueden ser registradas ante el Instituto, denominadas Marcas Colectivas, que se distinguen por ser solicitadas por un grupo social específico, esto es, las asociaciones, sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que se encuentren legalmente constituidos en el mercado. Otro punto importante respecto a las Marcas Colectivas es que sólo se podrán transmitir los derechos entre los miembros de la asociación que haya solicitado su registro. En cuanto a su régimen, equivale en todos los aspectos a la de una marca simple como se ha comentado en el anterior subinciso. 1.2.9. AVISOS COMERCIALES a) Definición De acuerdo con la LPI en su artículo 100, se considera Aviso Comercial a “…las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie.” El aviso comercial, de conformidad con lo anterior únicamente pretende que el consumidor pueda asociar rápidamente frases u oraciones publicitarias con la 16 Jalife Daher, Mauricio, Estudios en Materia de Propiedad Intelectual, Alva Espinosa, Inti, Comentarios a Diversos Artículos de la Ley de Propiedad Industrial relacionados con marcas Notorias y Famosas, SISTA, México, 2011. 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