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PROPIEDAD INTELECTUAL II. OCTAVO CICLO. Dr. PAUL LEON. Lunes 15 y martes 16 de marzo del 2021. MATERIA PROTEGIBLE Art. 267.- De la materia protegible.- Se otorgará patente para toda invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial. No se considera materia protegible a los conocimientos tradicionales. ● Y deben ser registrados ante la autoridad competente. ● En la vida práctica no son comunes las patentes. Según los autores la patente busca una nueva forma, manera de crear, o una nueva solución de un problema técnico. Duración de las PATENTES en nuestra legislación: 20 AÑOS para el titular pero pasa al dominio público. ( Modelos de utilidad: 10 años. Después de ello, pasa a ser dominio público) La marca es un signo (dura 10 años) que no tiene que tener una aplicación industrial, o nivel inventivo. Puede renovarse indefinidamente 6 meses antes y 6 meses después de su vencimiento ● No se puede patentar una marca, la patente es un invento. Las invenciones de productos o procedimientos que pueden darse por cuestiones de orden público, moral y buenas costumbres hace que la normativa internacional las descalifica para poder ser registrados. Vinculación estrecha entre invento y patente. Sin el primero no puede existir el segundo NO SE CONSIDERAN INVENCIONES Art. 268.- No se consideran invenciones.- No se considerarán invenciones: 1. Los descubrimientos, los principios y teorías científicas y los métodos matemáticos. Se supone que son de dominio público. 2. El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza, o aquél que pueda ser aislado, inclusive genes, proteínas, genoma o germoplasma de cualquier ser vivo; ● No se puede alterar el genoma humano, absolutamente prohibido en la legislación, en tratados internacionales y organizaciones. Manejos con humanos. Nuestra legislación nacional reformada en 2016 habla de todo o parte de seres vivos, lo cual es lógico que no se puede tomar como patente algo natural. Ej: Tomar como invento mío una planta de la Amazonía. 3. Una nueva forma de una sustancia, incluyendo sales, ésteres, éteres, complejos, combinaciones y otros derivados. Esteres: manejos químicos. Serie química: Se nombran como sales, reemplazando la terminación de los ácidos por otro seguido del nombre del radical del alcohol. Ésteres . Son compuestos orgánicos en los cuales un grupo orgánico alquilo (simbolizado por R') reemplaza a un átomo de hidrógeno (o más de uno) de un ácido oxigenado. En química orgánica y bioquímica, un éter es un grupo funcional del tipo R-O-R', en donde R y R' son grupos alquilo, iguales o distintos, estando el átomo de oxígeno unido a estos. 4. Los polimorfos, metabolitos, formas puras, tamaño de partículas e isómeros. Polimorfos: Material sólido estructura cristalina. La prohibición legal a una patente: no se pueden registrar polimorfos, químicos, átomos, etc. Polimorfos.- En cienci a de los materiales y mineralogía, el polimorfismo es la capacidad de un material sólido de existir en más de una forma o estructura cristalina . El polimorfismo se encuentra posiblemente en cualquier material cristalino incluyendo polímeros , minerales y metales , Metabolito.- Un metabolito es cualquier molécula utilizada, capaz o producida durante el metabolismo . Formas Puras.- Se incluye entre lo que no se considerarán invenciones a una nueva forma de una sustancia, incluyendo sales, ésteres, éteres, complejos, combinaciones y otros derivados; los polimorfos, metabolitos, formas puras, tamaño de partículas e isómeros; los usos y cualquier propiedad nueva o uso nuevo de una sustancia. Isómeros.- Los isómeros son moléculas que tienen la misma fórmula molecular pero diferente estructura. Se clasifican en isómeros estructurales y estereoisómeros. Los isómeros estructurales difieren en la forma de unión de sus átomos y se clasifican en isómeros de cadena, posición y función. Partículas. - Las partículas elementales son los constituyentes elementales de la materia. 5. Los usos y cualquier propiedad nueva o uso nuevo de una sustancia conocida o utilización de un procedimiento o de una máquina o aparato conocidos. https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_de_los_materiales https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_de_los_materiales https://es.wikipedia.org/wiki/Mineralog%C3%ADa https://es.wikipedia.org/wiki/Cristal https://es.wikipedia.org/wiki/Cristal https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral https://es.wikipedia.org/wiki/Metal https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo Existía tendencia mundial para apoyar a las empresas a encontrar un segundo uso de su producto, con la idea de tener explotación por más tiempo. Patentes de segundo uso, encontrar un uso diferente o nuevo a algo que ya existe. La patente de segundo uso no puede generar protección, en Ecuador no. Ref. Art. 274.- Productos o procedimientos no objeto a una segunda patente.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 269, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial. Ej: La aspirina. En otras legislaciones es posible, se lo consideraría un nuevo producto. 6. Los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad, como tales. 7. Las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor. 8. Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales 9. El software o el soporte lógico, como tal. 10. Las formas de presentar información. 11. Monopolio legal, potestad de explotar. DURACIÓN DE LAS PATENTES Art. 291.- Duración del registro de una patente.- La patente tendrá un plazo de duración de veinte años , contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Se tendrá por fecha de presentación: 1. Para el caso de solicitudes nacionales, la fecha de presentación de la solicitud certificada por la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales; 2. Para el caso de solicitudes internacionales, la fecha de presentación de la solicitud internacional; o, 3. Para el caso de solicitudes que reivindiquen prioridad bajo algún otro tratado, la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se reivindique. No existirá ningún tipo de protección adicional o complementaria, bajo ninguna clase de título o modalidad, que extienda el plazo señalado en este artículo. Miércoles, 17 de marzo del 2021. Las patentes. Características de las invenciones. A priori para que una invención pueda ser objeto de patente debe tener tres requisitos: 1. Novedad: una novedad por invención es nueva cuando no forma parte de la técnica, es decir, no tiene que haber sido inventada previamente. 2. Nivel inventivo Cuando nosotros revisemos doctrina y veamos lo que significa el nivel inventivo estamos básicamente siempre desde el punto de vista de que tiene que haber un avance indiscutible respecto a un manejo técnico en relación al manejo técnico anterior, es decir, a una persona que conozca de ese medio (tenga una educación) no l resulte la invención algo obvio o evidente, solo ahi estariamos frente a un nivel inventivo. ★ Ejemplo: la patente por un acelerante de cemento posiblemente a nosotros como abogados nos resultó extraño, entonces si alguien nos dice que hay un liquido que acelera el secado del cemento no sabremos de qué se trata es por eso que debemos tener alguien especializado para poder determinar si tiene o no un nivel inventivo Básicamente el nivel inventivo quiere decir que indudablementedebe existir un avance en la técnica pero la aparición debe venir de la persona que estando en ese medio le resulta realmente atractiva y novedosa y con un carácter inventivo importante porque caso contrario si no hay novedad no hay patente y si no hay este nivel inventivo tampoco habría patente, entonces este nivel tiene que siempre partir de eso porque cuando se restricta las patent es fundamental que se tenga el nivel inventivo siempre presente. Esto es difícil porque nos toca hablar con profesionales de todo tipo para poder determinar este nivel para saber si el cliente nos está prestando o no un manejo que puede ser protegido por una patente porque en la práctica hay clientes que son demasiado positivos que piensan que sus derechos están por encima y todo es patentable pero en realidad la patente son los más complejos junto con los manejos de las obtenciones vegetales. 3. Aplicación industrial: que la invención pueda fabricarse o utilizarse en cualquier industria porque la doctrina nos habla de la industria en el campo más amplio posible, no llevado a un modelo o escala limitada porque la industria puede tener una connotaciones extremadamente amplia. Además, aquí debemos tener en consideración que en las patentes no existe el derecho moral sino que aquí podríamos hablar de una especie de derecho de inventor que puede asemejarse al derecho moral pero que no es lo mismo (ASI QUE NO DEBEMOS CONFUNDIR). Que no es invención. Artículo 268.- No se consideran invenciones.- No se considerarán invenciones: 1. Los descubrimientos, los principios y teorías científicas y los métodos matemáticos; ★ Los métodos matemáticos no son patentables porque ya son uso de la sociedad y todos tienen la utilización del mismo. Sería algo absurdo que una sola persona tenga el uso de los métodos matemáticos. Además, debemos tomar en consideración que este es un criterio que no solo adopta la legislación ecuatoriana sino todas las legislaciones del mundo. ★ En este punto no entran los Software porque esa tiene su propia regulación dentro de la legislación ecuatoriana. 2. El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza, o aquél que pueda ser aislado, inclusive genes, proteínas, genoma o germoplasma de cualquier ser vivo; ❖ Cuando nosotros veamos doctrina nos vamos a dar cuenta que esta disposición empata con ese concepto de que no podemos hacer pruebas con genoma humano para poder llegar a desarrollar invenciones. Esta norma es sumamente necesaria para que no exista una explotación indebida y también por la guerra aunque en la misma no se apliquen las normas. ❖ Está normas, además, va de la mano con todo lo que tiene que ver con las obtenciones vegetales porque la obtención vegetal no se trata de encontrar una nueva planta, es decir, cualquiera que se encuentra en estado natural sino que aquella planta modificada puede ser reconocida por alguna persona. Por ejemplo: trébol de cinco hojas que se consigue por la modificación. 3. Una nueva forma de una sustancia, incluyendo sales, ésteres, éteres, complejos, combinaciones y otros derivados; 4. Los polimorfos, metabolitos, formas puras, tamaño de partículas e isómeros; 5. Los usos y cualquier propiedad nueva o uso nuevo de una sustancia conocida o utilización de un procedimiento o de una máquina o aparato conocidos; 6. Los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad, como tales; 7. Las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor; 8. Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales; 9. El software o el soporte lógico, como tal; y, 10. Las formas de presentar información Es importante en este punto saber cuales son los límites de las patentes para poder saber que puedo o no registrar para poder saber hasta dónde llegan las aplicaciones por eso el manejo jurídico en patentes es bastante complejo. Lunes, 22 de marzo del 2021. Que más no puede considerarse como una invención. A. Polimorfos, metabolitos, formas puras, tamaños de partículas e isómeros. Hay una larga lista de cuestiones técnicas, no es susceptible de protección porque son cuestiones que están en estado natural porque debe existir un profecimeintos muy complejo para mejorar. No debemos olvidar (muy importante) que para que exista una protección intelectual necesitamos que exista un valor agregado que viene dado siempre y cuando el hombre logre generar una transformación pero en definitiva dar un paso nuevo a algo que existía, desde cualquier punto de vista. B. Usos de sustancias conocidas para procedimientos de una máquina o aparatos conocidos porque si nosotros estamos hablando de sustancias que se usan en procedimientos o maquinaria o aparatos, nos estamos encontrando con otro tipo de manejo, entonces ya vamos a ver más adelante cuando nosotros podemos generar cierto tipo de protecciones. C. No podemos proteger planes, reglas, métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, básicamente formas de presentación de información tampoco. Esto es virtud de que en tema técnico sólo podemos proteger patentes, modelos de utilizar y diseños industriales no tenemos nada más pero podemos generar por medio de otro tipo de protección El derecho de prioridad. Cuando hablamos de propiedad intelectual hacemos referencia a que el Ecuador es suscriptores de otro tantos tratados internacionales, de la CAN que nos genera esa posibilidad de tener protección siempre y cuando nosotros generemos un trámite dentro de nuestros estado. Por estos tratados es posible que si nos vamos a perú, bolivia o colombia y queramos generar un proceso de protección ya no es necesario empezar el trámite desde cero. Aquí solo se debe indicar que estos países que son parte de la CAN todos ellos son parte de la decisión andina 486 que ampara a todos esos países que generan la propiedad intelectual es básicamente la posibilidad de replicar el proceso en otro país. La propiedad intelectual no es un tema netamente ecuatoriano porque si hacemos bien esto podríamos tener casos incluso internacionalmente y es por eso que con este derecho de propiedad no es necesario haceler gastar al cliente en trámites desde cero porque un trámite de patente puede ser un proceso que puede durar un par de años, por eso debemos tomar en consideración que este tipo de trámites es un tema complejo pero siempre va a depender de lo que queramos patentar, en realidad este derecho nos otorga un beneficio que no solo nos sirve para generar una patente sino también el concepto nos sirve para generar desde un punto de vista procesal intelectual un manejo probatorio en el país que no necesariamente es el mismo con el cual nosotros hemos iniciado el trámite inicial. Pregunta: Con el tema de la cooperación que se tiene si yo hago una solicitud en Ecuador y está en aprobado ¿Se aprobará en todos los países al mismo tiempo o ya con esa solicitud puede ir a otro país y demostrar que ya tengo la patente en Ecuador? ★ Lo que se puede con esta cooperación es comprobar que yo iniciado un proceso en el Ecuador pero no podría aplicar mi solicitud para que se considere presentado en todos los lados por eso si se debe realizar el trámite a pesar de que en Ecuador ya haga la solicitud aprobada pero para poder replicar este proceso en otros países debo realizar un búsqueda de que si esa patente no existe ya en el país que pretendo explicar (es una busqueda fonetica). Entonces este derecho de propiedad básicamente opera de la siguiente manera, según nuestro Código de Ingenios nos dice que la primera solicitud de concesión de patente válidamente presentada ante una autoridad regional con que el Ecuador estuviese vinculada con algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo conferirá al solicitante un derecho de prioridad para solicitar la patente en el ecuador y la idea es que nos podamos ahorrar procesos. Esto esalgo importantísimo porque las empresas no pueden esperar tanto tiempo para tener la patente pero con esto el proceso en otro país ya no se deberá empezar desde cero. Este derecho empieza desde el momento que una solicitud es admitida a trámite. Martes, 23 de marzo del 2021. Diferencia entre el derecho de prioridad y el derecho de preferencia. Cuando nosotros revisamos libros de PI, concretamente en temas de patentes, vamos a encontrar muchos conceptos de prioridad y preferencia, entonces lo que menos puede pasar es que nos fundamos estos conceptos. Cuando estamos hablando esto debemos distinguirlos, teniendo en cuenta que una patente debe ser entregada al primer solicitante, por tal motivo la fecha de registro es super importante pero sin olvidarnos que no estamos frente a un manejo de ese tipo de preferencia porque lo que habíamos comentando es que cuando hablamos de PI siempre hablamos de puesta de mano, es decir, de quien llego primero, hablamos de quien inició el trámite, sin olvidarnos de que el SENADI otorga cuando se realiza el trámite siempre una colocación de dia, hora, minuto y hasta segundos, entonces los trámites no pueden simultáneamente ingresar con el trámite porque van a llegar un segunda antes y un segundo después pero jamás en el mismo momento, precisamente porque el sistema del SENAI, está diseñado para que solo un trámite tenga acceso a ese registro. Por eso como habíamos dicho en temas de PI lo que vamos a precautelar en muchos de casos, es quien tuvo primero el derecho. El derecho lo tiene el que registró primero, por lo general ahora tenemos un sistema mucho más ordenado y organizado, antes teníamos un manejo súper diferente, por eso cuando hablamos de derecho preferente estamos hablando de quien presentó primero la patente y cuando hablamos de prioridad estamos hablando de que si yo tengo un derecho en ecuador y aplicar un tratado internacional puede utilizarse lo que yo manejo en ecuador para replicar en otros lados, entonces debemos tener esta distinción totalmente clara. Problemas con las anualidades. Con la resolución de marca (el tema de marcario es mucho más simple) tienes derecho al margen de que no tengas título, con el examen de registrabilidad aprobado del tema patente presentada la solicitud y con este examen validado tiene derecho sin olvidarnos que en materia intelectual tenemos una ficción jurídica de retrotraer el tiempo pero tenemos que tener cuidado que en el camino, que les pasa a los abogados de propiedad industrial, que sobre la marcha viene oposiciones de persona que no están de acuerdo. No nos debemos olvidar de algo sumamente importante que cuando generemos patentes tenemos que tener las anualidades al día, los pagos. En el momento de lograr una patente y luego dejar de hacer algo es una locura, por eso este tipo de situaciones las debemos tener sumamente claras y controladas, si es posible hacer pagos por adelantado. Entonces el gran problema está en que las patentes pueden perderse por falta de pago. El gran problema está en los descuidos porque si no pagamos la patente la perdemos porque pasa a hacer de dominio público y esto es porque ya sale a la luz de la sociedad, una vez que salen a dominio público, no se puede volver jamás a tramitar porque que se conceda a una persona en específico (igual pasa en el diseño industrial). ❖ Dato: en el tema marcario cuando no se paga la anualidades o los pagos periódicos, y se quiere pedir de nuevo el resto se puede volver a iniciar un nuevo proceso marcario pero el problema principal es que cuando se empieza un nuevo proceso son las oposiciones de la gente. Solicitud para obtener una patente. La solicitud para poder obtener una patente tiene que presentarse ante la autoridad competente que es el SENADI con los requisitos que los establece las normas y reglamentos. La autoridad que tiene sus diferentes áreas de especialidad. En esta solicitud se debe generar una descripción de la patente que tiene ser lo suficiente clara y completa, establecimiento el manejo técnico de cómo funciona la patente porque va a haber un técnico en la SENADI que valide la misma, por eso nos toca juntarnos con las personas que nos pueden dar el valor agregado del manejo desde una área, algo que posiblemente para un abogado es nueva y no la conoce. Es importante tener un buen técnico porque él tendrá que ir ante la autoridad y defenderse porque esta nueva patente tiene esa especialidad, novedad e inversión para poder demostrar que nuestra patente supera mucho más lo que ya está. No es necesario que este técnico sea perito sino simplemente que tenga un conocimiento especializado en su área, que sea un perito sería solo un plus pero no es una obligación. ★ Ejemplo: el acelerante de cemento, vamos a necesitar a un ingeniero que tenga el conocimiento especializado. Miércoles, 24 de marzo del 2021. Tiempo de duración de las patentes. Las patentes tienen un tiempo de protección de 20 años y luego de eso pasan a ser parte del dominio público. Además, teniendo en consideración que primero debemos iniciar el registro para luego exponerlo públicamente porque si hacemos el revés podemos perder el derecho (es lo contrario a lo que sucede en el tema marcario). La descripción de la patente. Nosotros habíamos conversado que la patente tiene que se descrita de forma absolutamente clara y completa, básicamente para que la persona que esté capacitada en el área pueda entenderla pero eso quiere decir que nosotros podemos apoyarnos en el soporte técnico para que la información que tenemos cuando generemos la patente sea precisa, la información que debemos señalar según nuestra normativa es la siguiente: 1. El sector tecnológico: que se refiere a donde se aplica la innovación. Por ejemplo: un controlante de plagas sería del área química. 2. Indicar cuál era la tecnología anterior: debemos indicar la tecnología anterior porque tenemos que demostrar que estamos dando un paso a algo novedoso, razón por la que no debemos olvidar que la novedad es fundamental. Entonces, cuando vayamos al SENADI lo que tenemos que hacer no es solo la descripción clara respecto a la patente sino también la descripción puntual de su manejo. Señalar o entregar como informe la tecnología anterior concedida por nosotros como solicitantes es bastante útil para la compresión del examen que se va a realizar por parte del SENADIE sobre la invención. Tenemos que dar referencias documentales, ficas, referencias de publicaciones anteriores referentes a dichas tecnologías, entonces tenemos que llegar al SENADI y decir “Mire señor aquí está un libro, revista, publicación” sobre cómo funcionaba la tecnología y cómo va a funcionar con mi insension. Por ejemplo: “Cómo funciona el control de plagas de hormigas hoy por hoy y que mata a 5 hormigas en un minutos, con mi inversión se matara a 200 en un minuto, con menos químicos y en menos tiempo” Es hacerle notar al SENADI que aplicando nuestra invision con la menor cantidad posible en menos tiempo logramos matar a muchas más hormigas y es algo mucha gente más novedosa (son cosas que realmente son complejas). En el tema de patentes la protección es menor y existe mucha cantidad de elementos novedosos que no pueden divulgarse. Pregunta: ¿Que llegara a pasar si ya tiene la patente de un invento pero se vuelve necesario para su utilización masiva, deja de ser patente y pasar a ser dominio público? ★ Eso se llama licencia obligatoria de patentes puede el Estado pagando un valor al inventor para generar ese concepto de patente para que sirva a la población, el gran problema está en la valoración, una dificultad de dimensiones y de cuantificar el costo o el valor. Pregunta: En el caso de las licencias obligatorias el precio que se paga, nuevamente muestra una carga ideológica en la normativa como pasaba en el derecho de autor o el precio que paga el estado ya es un poco más igual. ❖ Aquí la carga ideológica la encontramos en el manejo de la remuneración equitativa, ahí si tenemos un carga que antes no la teníamos. Sin embargo,en el manejo de la licencia establece nuestra ley que el orden de intereses públicos debe darse iba decreto ejecutivo, resolución ministerial dando las razones por las cuales la patente ayuda a la necesidad pública y seguridad nacional. Mientras estas razones se establecen se puede empezar a negociar con el titular de la patente para concretamente disponer la patente para el uso público, no comercial de una invención patentada por entidad gubernamental o contratista o someter la patente a licencia obligatoria. Entonces aquí básicamente el Estado toma la decisión de negociar con el titular del derecho para que de esta licencia por razones de interés público porque esta licencia no puede menoscabar el derecho del titular sobre la patente. El gran problema, es la cuantificación de cuanto se le debe pagar al titular, entonces cuando uno entra en este tipo de cosas puede llegar a costar mucha plata, teniendo en cuenta que se puede justificar ese costo, para que el estado te pague el valor por tu patente pero lo que no vamos a tener jamás es la cuantificación la idea y también del tiempo de los responsables de los que hicieron la invención. ❖ Otro problema es en cuanto “a lo que pensaba ganar vendiendo la patente” porque lo que genera la patente es la posibilidad de recuperar la inversión y tal vez ganar más pero al dar esa licencia obligatoria se puede dar la posibilidad de que negocies con un estado que no tiene plata y tal vez no te pueda pagar toda esa cuantía. ❖ Por todo lo antes dicho por lo menos en tema de licencia obligatoria el concepto ideológico no está. Una gran ventaja de la licencia obligatoria no es un invento ecutoriano ese manejo lo tenemos en muchos ordenamientos y en muchos tratados internacionales, lo que sí existe es esos pagos esas recomendación equitativas que eso si es un invento ecuatoriano y ahí si existe una carga ideológica. Continuación del tema de la descripción de la patente. Necesitamos además saber que requerimos establecer una descripción de la invención, en términos comprensibles para explicar y exponer el problema técnico que se tenía con la anterior tecnología, explicar y exponer cómo se soluciona gracias a la invención que se tiene, que pasaba antes y que pasara cuando mi producto entre en el mercado. Señalándole al SENADI como funciona lo que nosotros estamos creando. Sobre este tema el Dr nos da un consejo: “Pidan siempre al técnico que describa” y luego nosotros como abogados debemos aumentar siempre la parte jurídica que es fundamental dentro de la patente. Es importante generar esa mezcla porque el examen que hace el SENADI es de doble vía porque es una jurídica y también es un examen técnico. No olvidemos que es importante indicar si la invención satisface indudablemente esta aplicación industrial y ese manejo debe estar dentro del escrito que se realiza. Además, justificando que la persona que está pidiendo la protección de la patente estaba en posesión de la invención en el momento que se presenta la solicitud y esto es interesante porque se supone que al momento de presentar la solicitud tenemos la invención en nuestro poder. Estos son los conceptos primarios que debemos tener cuando se da la descripción de una patente. Lunes, 29 de marzo del 2021. Las reivindicaciones. Cuando hablamos de reivindicaciones, básicamente según nuestra normativa son aquellas que definen la materia que se desea proteger mediante la patente, entonces debe ser clara, concisa y estar sustentadas en su descripción. Este es un concepto fundamental de reivindicación, entonces cuando nosotros presentemos trámites de patentes de la mano van las llamadas reivindicaciones que como nos dice son ese trazado de cancha mediante los cuales nosotros señalamos hacia donde apunta la patente, aquí por va hacer un tema técnico para tratar de defender que en definitiva es algo nuevo y con todas las connotaciones legales lo que debemos siempre es generar claridad y concreción en el sustento de la descripción. Según nuestra normativa las reivindicaciones pueden ser: a. Dependientes: será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndonos a una reivindicación anterior b. Independientes: el propio concepto legal nos indica que habrá independencia cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación alguna Entonces, es un tema sumamente importante, se trata de cómo vamos a describir la invención de nuestro cliente. Si nuestro cliente parte de cero porque no ha generado ningún tipo de reivindicación previa, si es que la materia de la que nosotros estamos buscando una patente es completamente en cero, definitivamente aqui estariamos hablando de reivindicaciones independientes Además, la ley permite que existan reivindicaciones múltiples e incluso sobre grupos de sobre grupos de productos químicos farmacéuticos entonces tenemos que indudablemente generar un manejo descriptivo de la mejor manera posible. Nosotros con esto de las reivindicaciones le decimos al SENADI mi cacha es esta de aquí, por tal motivo deberíamos explicar cómo estaba la técnica anterior y como está ahora con mi patente. El concepto de reivindicaciones nosotros tenemos que tenerlo sabe sultante clara para poder realizar una descripción contundente, no tenemos que divulgar, tenemos que ir a la vena y no podemos poner plata. Aquí en materia de patentes no podemos poner plata sino que debemos ser super concretos y concisos. Forma como se redacta una reivindicación. Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección y deben ser claras, han de fundarse en una descripción. Debe contener un preámbulo, una introducción en el que se indique cual es el objetivo de la inversión que suele coincidir con el título o propósito de la invención y todas aquellas características técnica que aunque conocidas son necesarias para la definición de los elementos que se van a proteger, salvo en casos de absoluta necesidad deberían estas deben ser autónomos, es decir, no deberían hacer referencias a una descripción o dibujos o anexos porque se entiende que nosotros tenemos otra parte dentro del tramite para presentar este tipo de cuestiones, cuando se redacte reivindicación tenemos que poner un texto conciso del objeto de la protección. Entonces, la reivindicación es una redacción que hace el abogado en donde se indica a la autoridad, señalando el objeto de la invención de una manera clara y precisa. Otra cosa muy importante que tenemos que presentar es un resumen, que es una síntesis de la divulgación técnica y eso está plenamente explicado en nuestro ley, en donde tenemos que necesariamente generar el manejo técnico que estamos tratando obtener protección. Aquí estamos frente a una autoridad que no va a revisar a detalle todo lo que presentemos, la autoridad lo que va hacer es básicamente a ceñir al resumen y a tema super puntales. Vamos a analizar un breve concepto de modelo de utilidad: Es encontrar una mejora a algo que ya existe previamente, entonces nosotros no podemos generar patente si estamos mejorando porque son dos cosas totalmente diferentes. Crear algo nuevo (patente) o mejorar algo (modelo de utilidad). Martes, 30 de marzo del 2021. Nulidad absoluta o rechazo de la solicitud. Artículo 286.- Sanciones por falsedad u omisión deliberada.- La falsedad, omisión deliberada, oscuridad deliberada, o complicación deliberada de la información en la solicitud o en la descripción de la invención, que impida o dificulte injustificadamente a la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales realizar el examen de la solicitud de patente, la induzca a error en el examen de la solicitud de la patente o no permita llevarla a la práctica o realizar su reproducción, será causal de rechazo de la misma o de nulidad absoluta de la patente concedida, sin perjuicio del reclamo por daños y perjuicios de cualquier tercero afectado. El doctor nos había comentado alguna vez que asistió a un curso en el SENADI de patentes y le habían comentado quedesde el punto de vista ecuatoriano está dando paso a lo que establece la norma que dice que existen sanciones o falsedad u omisión deliberada, entonces lo que nos plantea la normas es que esta falsedad u omisión, oscuridad, complicación deliberada de información en la solicitud en la descripción de la invención que impide o dificulta injustificadamente que la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales pueda realizar este examen de solicitud de patente o la induzca a error en el examen o no lo permite llevar a practicar, básicamente puede generar nulidad absoluta o rechazo de la pretensión por la parte compleja del texto es “sin perjuicio del reclamo de daños y perjuicios de cualquier tercero afectado” entonces no debemos olvidar que una de las cosas más importantes en el tema patentes es que la normas nos obliga a generar una declaración de novedad sobre todo y nos obliga a generar una declaración de que estamos llegando primeros a pedir, sea un patente o un modelo de utilidad. Entonces cuando nosotros realicemos patentes o modelos de utilidad es super delicado si el cliente no nos dice la verdad y nosotros en la solicitud nos juguemos por nuestro cliente y pongamos en la solicitud cosas que no son porque si un cliente quiere patentar algo que vio en el xtranjero pero en el ecuador no hay posiblemente corramos un riesgo porque si bien el SENADI hace una búsqueda local también podría llegar hacerlo de forma internacional y esto es delicado porque la norma (código de ingenios) en su artículo 286 nos señala que todo ese amjo puede conllevar al rechazo de la solicitud o la nulidad absoluta de la patente consecieda. El gran problema está en que si nosotros damos declaramos para generar un patente a nuestro cliente y no son sensatos puede venir un tercero que se de esto de los daños y perjuicios. Modificaciones de la solicitud. Artículo 287.- Modificaciones de la solicitud.- De oficio o a solicitud de parte se podrá modificar, la solicitud en cualquier momento del trámite hasta antes de que la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales emita una resolución administrativa en primera instancia. La modificación no podrá implicar un cambio del objeto de la invención ni una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material. De igual forma, el solicitante podrá dividir o fusionar una solicitud de patente o convertirla en una modelo de utilidad, de ser el caso. Nuestras normativa permite hacer modificaciones pero no podríamos manejarnos como un concepto de cambio radical en el tema, solo pequeñas enmiendas pero reformas que no generen un problema para cambiar radicalmente la patente porque nosotros ya marcamos la cancha (con la reivindicación). La ley nos da una posibilidad de 18 meses porque después de eso ya la norma dice que la patente tendrá un carácter público, entonces ese seria el tiempo para poder realizar cualquier tipo de modificación, estos meses serán contados desde la fecha de presentación de la solicitud de la patente, esto es en principio porque el realidad el tiempo que nos para realizar la modificación es antes de la autoridad competente emita la resolución administrativa, entonces no hay un tiempo específico porque la autoridad nos puede dar al día siguiente como tres meses después pero en rango siempre estará dentro de los 18 meses. Después de que el expediente se haga público ya no se puede modificar. Miércoles, 31 de marzo del 2021. Abandono. COA. Art. 212.- Abandono. Las administraciones públicas declararán la terminación del procedimiento por abandono, ordenando el archivo de las actuaciones, en los procedimientos iniciados por solicitud de la persona interesada, cuando ésta deje de impulsarlo por dos meses, a excepción de los casos en que las administraciones públicas tengan pronunciamientos pendientes o por el estado del procedimiento no sea necesario el impulso de la persona interesada. El impulso puede efectuarse por correo electrónico, debiendo las administraciones públicas otorgar los medios, sistemas o facilidades pertinentes. No operará el abandono cuando haya resolución en firme en la ejecución. ➔ La regla general es que se tiene dos meses para declarar el abandono en materia administrativa pero en materia de patentes no es que yo presento y puedo caer en abandono en dos meses porque dependerá del tipo de información que me pida la información la administración, entonces los tiempos para declarar el abandono dependera del tramite pero siempre debemos tener el cuidado de mantener un impulso del trámite. ➔ OJO: nunca debemos morirnos de ira si el SENADI nos vuelve a poner documentos porque siempre hacen eso y es parte de la práctica profesional. Expediente público. Pasando los 18 meses el expediente pasa a hacer público mientras que eso no suceda el expediente es reservado porque no podemos nosotros permitir que los secretos del clientes salgan a la luz antes de conseguir una solidez en el tema. Hay una excepción de que se puede consultar el expediente si es que yo compruebo que se está utilizando esa patente en contra de un derecho que yo puedo tener sobre la misma y siempre y cuando exista el vínculo. Artículo 290.- Del carácter reservado del expediente.- Mientras la publicación no se realice o no hubiese transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el expediente será reservado y sólo podrá ser consultado por terceros con el consentimiento del solicitante. Esta disposición será aplicable también en caso de abandono de la solicitud antes de la publicación. No obstante el inciso anterior, cualquiera que pruebe que el solicitante de una patente ha pretendido hacer valer frente a él los derechos derivados de la solicitud, podrá consultar el expediente antes de su publicación aún sin el consentimiento del solicitante. Lunes, 05 de abril del 2021. La patentes de segundo uso. Art. 274.- Productos o procedimientos no objeto a una segunda patente.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 269, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial. Tanto en nuestra ley como en la decisión de la comunidad Andina, se encuentra prohibido las patentes de segundo uso que son aquella patentes que se cambia su utilización y se trata de patentar de nuevo. La patente de segundo uso lo que busca es simple y llanamente encontrando una nueva necesidad o un nuevo procedimiento de algo que ya está protegido volver a dar esa protección. ❖ Ejemplo: con la aspirina se cura el dolor de cabeza pero después con la misma aspirina se descubrió que es super bueno para el corazón entonces a los 20 años que termina la patente alguien más viene y puede proteger 20 años más esa protección. Básicamente con las patentes de segundo uso lo que se consigue es prolongar el tiempo de protección de estas cuestiones técnicas. Esta patente de segundo uso puede llegar hacer un tema sumamente fuerte e incluso llegar hacer un tema abusivo que incluso rompe con una decisión Andina porque está prohibido dicha utilización en nuestro sistema. Además, no se permite este manejo porque se podría considerar que se puede dar protecciones ilimitadas porque las patentes se pueden encontrar varios nuevos usos y opciones de aplicación. Distribución de titularidad, beneficios de las invenciones y regalías realizadas en centros educativos y de investigación Art. 276.- Distribución de titularidad, beneficios de las invenciones y regalías realizadas en centros educativos y de investigación.- En el caso de invenciones realizadas en el curso de investigaciones o actividades académicas en instituciones de educación superior o institutos públicos de investigación, la titularidad y la distribución de beneficios derivados de la explotación de la patente deberá ser negociada entre estosy los inventores involucrados, tales como: profesores, investigadores o alumnos. No obstante, no podrá corresponder a estos últimos un porcentaje inferior al cuarenta por ciento del valor sobre la titularidad de la patente, por lo que los inventores percibirán las regalías que se generen de su explotación. Los titulares, previo acuerdo, podrán licenciar o transferir sus derechos. La patente podrá ser licenciada o transferida a un tercero siempre y cuando se cuente con la anuencia de los cotitulares, de no lograrse acuerdo, la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales podrá de oficio o a solicitud de parte conferir una licencia obligatoria conforme lo previsto en este Código. La patente podrá ser solicitada en conjunto o en nombre de todos, por cualquiera de sus cotitulares, no obstante los gastos relacionados con la protección y observancia, así como los actos y contratos posteriores a la solicitud o concesión de la patente, correrán por cuenta de las instituciones de educación superior o de los institutos públicos de investigación. Según nuestra normativa puede haber un derecho de varias personas que lo podemos llamar de coinventores, si es que todos ellos llegan a aportar o generar actividades inventivas. Este derecho de coinvensión queda limitado únicamente a las personas que generen dicha actividad porque pueden existir casos en los que esta actividad no esté presente. La persona que crea es quién tiene el derecho de explotación de la patente, siempre el inventor pero eso no quiere decir que el inventor no pueda ceder a personas naturales o jurídicas su inversión para que esta persona natural o jurídica pueda explotarla. Además, puede ser posible que una patente la hayan descubierto varias personas cuando pasa esto estamos frente a la coinvension entonces todos ellos tienen un derecho para exigir la posibilidad de explotación de la patente, lo que nuestra normativa nos dice es que para considerarse coinventor deberían haber generado un trabajo tal que signifique un aporte valioso para la invención de la patente. Para poder analizar el art 277 necesitamos tener en consideración lo que pasaba en el Código anterior que decía que todo quedaba en manos de las universidades pero con esta normativa te dice pacto pero al margen de que se pacte o no, no se puede desconocer un porcentaje menor al 40% para profesores, estudiantes e investigadores. Con esto nos fuimos al otro lado porque antes era injusto pero ahora es demasiado, no se tiene un equilibrio, este 40% es de la explotación en general y durante el tiempo que dure la patente, entonces es demasiado. Teniendo siempre en cuenta que este 40% es irrenunciable. El doctor considera que este 40% podría ser reemplazado por un bono único que se le da a las persona que intervinieron en la construcción de la patente. ★ Nunca se debe tomar una patente en el ámbito nacional por todos estos réditos que son excesivos y además este tipo de cosas no es coherente en su aplicación Martes, 06 de abril del 2021. De la titularidad desarrollada en cumplimiento de un contrato Art. 277.- De la titularidad desarrollada en cumplimiento de un contrato.- Para los casos no comprendidos en el artículo anterior, la facultad de adquisición del derecho por medio de una patente sobre una invención desarrollada en cumplimiento de un contrato pertenece al comitente o al empleador, salvo estipulación en contrario. No obstante, no podrá corresponder a los inventores un porcentaje inferior al veinticinco por ciento del valor sobre la titularidad de la patente, por lo que los inventores percibirán las regalías que se generen de su explotación. Los titulares, previo acuerdo, podrán licenciar o transferir sus derechos. Cuando un contrato de trabajo no exija del empleado el ejercicio de una actividad inventiva propia, pero realice una invención utilizando los recursos o información confidencial del empleador, la titularidad le corresponderá al empleado, pero el empleador tendrá derecho a gozar de una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de la patente. Cuando un contrato de trabajo no exija del empleado el ejercicio de una actividad inventiva propia, y la invención se realice sin utilizar los recursos o información confidencial del empleador, la titularidad le corresponderá al empleado. Cuando un empleado o comisionado no haya participado directamente en el proceso inventivo, la titularidad le corresponderá únicamente a las personas que intervinieron en dicho proceso. La primera parte de la clase fue solo las opiniones que se tiene acerca de este artículo por parte de los alumnos. En inicio para el doctor este artículo es una barbaridad que no tiene ni pies ni cabeza y en la práctica sólo limita que se genere invención dentro del país porque lleva a que se contrate técnicos extranjeros. Sobre todo para el doctor la parte más densa de este artículo es la siguiente: ★ Cuando un contrato de trabajo no exija del empleado el ejercicio de una actividad inventiva propia, pero realice una invención utilizando los recursos o información confidencial del empleador, la titularidad le corresponderá al empleado, pero el empleador tendrá derecho a gozar de una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de la patente. Esto es una tontería y además sumamente injusto porque el empleador utiliza todo hasta la información confidencial de la empresa, y al final la titularidad le pertenece a él. Esto es atar demasiado de mano a los empresarios que al final siempre salen perdiendo en esta relación. Lo que el doctor estima coherente es que el inventor solo recibe un bono por ese trabajo pero ese 25% es demasiado porque ya se le paga un sueldo y se le da recursos para esa investigación. Más bien lo que se debería hacer es buscar un equilibrio en la normativa entre la regalía al técnico y la regalía a la empresa que financia porque como está la norma actualmente es demasiado confiscatoria. Miércoles, 07 de abril del 2021. Tipos de licencias. Cuando hablamos de licencias gratuitas a la personas está conferida en la ley pero cuando hablamos de que el titular genera licencias lo tenemos que generar nosotros mismos, y para ellos se debe ser súper detallista para poder conseguir el licenciamiento, sobre con la válvula de salida exclusividad y temas de competencia. Además, una redacción suficientemente importante. Derechos morales que hay en temas de patentes (derecho a la paternidad). En realidad, esto no está descrito en la ley como un derecho moral, pero nuestra ley establece un derecho de paternidad del inventor mediante el cual esa persona siempre va a poder ser mencionado dentro de la patente o va poder ponerse sino se da esta mención de manera adecuada. Siempre teniendo en consideración que la patente dura 20 años, contado a partir de la fecha de solicitud, además considerando que por convenios internacional se puede enlazar este trabajo con Perú, Colombia, Bolivia (todos los que sean parte de la comunidad andina por la decisión 486). Transferencia y venta de la patente. La transferencia de la patente puede hacerse una vez que está ya está concedida o puede darse cuando la patente se encuentra en trámite, sin olvidarnos que la transferencia puede ser por actos entre en vivos o por causal de muerte y para que tenga validez necesitamos generar una inscripción en el SENADI sobre esa transferencia. La venta de una patente ya consolidada es mucho más sencillo porque nosotros ponemos las reglas de juego sobre todo las económicas pero cuando estamos hablando de solicitudes nos podemos encontrar con dificultades o contingentes, incluso que el SENADI rechace la patente y eso debe sustentarse en un contrato intelectual. Cuando se realiza ventas de patentes en trámite se debe establecer que pasa con lo que pago en este caso de que la SENADI rechace la patente, esto es mejor para poder tener una transparencia entre las partes. Entonces, nuestra obligación es siempre incorporar cláusulas de potencialidades, es decir, prever que algo va a fallar e incluir unacláusula sobre eso. Falta de utilización de la patente. Art. 310.- Otorgamiento de licencia obligatoria por falta de uso.- Vencido el plazo de tres años contados a partir de la concesión de la patente o de cuatro años contados a partir de la solicitud de la misma, el que resulte mayor, la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, a solicitud de cualquier interesado, otorgará una licencia obligatoria principalmente para la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado, sólo si en el momento de su petición la patente no hubiere sido objeto de explotación, o si ésta hubiera estado suspendida por más de un año. Se entenderá por falta de uso la no explotación del objeto de la patente en el territorio ecuatoriano por falta de fabricación o fabricación incompleta del producto, o aún, la falta de uso integral del proceso patentado junto con la distribución y comercialización de los resultados obtenidos, de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. La licencia obligatoria no será concedida si el titular de la patente justifica su inacción por restricciones impuestas por leyes o reglamentaciones, o razones de fuerza mayor o caso fortuito. Además, no debemos olvidar que en todo este manejo de patente tiene que existir la utilización de la patente, el gran problema es que muchas veces se logra la patente pero no se da una explotación y el código establece que se entiende como no explotación la falta de fabricacion de producto o su fabricación incompleta o falta de uso integral, esto puede ser peligroso porque para los ojos del SENADI si es que su comercialización no ha sido suficiente con relación a la demanda comercial esa patente termina perdiéndose por falta de uso y cuando eso sucede cualquier persona puede pedir un derecho sobre esa atente porque nosotros no hizo uso de la misma. Debe ser una utilización grande, fuerte y contundente para que el SENADI no crea fue una utilización vaga, simple o mínima, declarando en desuso. Licencia obligatoria por interés público. Art. 314.- Declaratoria y alcance de la licencia obligatoria otorgada por razones de interés público.- Previo declaratoria por decreto ejecutivo o resolución ministerial de la existencia de razones de interés público, de emergencia o de seguridad nacional y, sólo mientras estas razones permanezcan, el Estado podrá, en cualquier momento y sin necesidad de negociación previa con el titular de la patente, disponer el uso público no comercial de una invención patentada por una entidad gubernamental o un contratista, o someter la patente a licencia obligatoria. La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales otorgará las licencias que se soliciten, sin perjuicio de los derechos del titular de la patente a ser remunerado conforme lo dispone esta Sección. El titular de la patente será notificado cuando sea razonablemente posible. La decisión de concesión de la licencia obligatoria establecerá el alcance o extensión de la misma, especificando en particular el período por el que se concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de pago de las regalías, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 319 de este Capítulo. La concesión de una licencia obligatoria por razones de interés público no menoscaba el derecho del titular de la patente a seguir explotandola. Existe las patente que pueden ser sujetas a licencia obligatoria por razones de interés público, entonces aquí debe existir ya sea un decreto ejecutivo o un acuerdo ministerial que establezca la razones de interés público o emergencias nacional. Esto no solo está en el Ecuador sino que también se encuentra estipulado en la decisión andina y también en cuerpos normativo europeo. El problema es que establece un factor muy vago en nuestra ley que nos dice que nos compensarán pero ¿Cómo podemos medir esa compensación? En virtud de que parametro, ese es el gran problema. Martes, 13 de abril del 2021. PARA LAS PRUEBAS CON EL PAUL. La prueba va a ser escrita a mano, respecto solo a la materia sin control de lectura. Son solo tres preguntas, el doctor va a mandar al mail y nos da una hoja en word que podemos imprimir y debe ser resulta a mano. Luego de eso tomamos una foto para mandar al mail o mandar al grupo de wpp. Tiene una puntuación de tres puntos. PARA EL TRABAJO DE LA AUDIENCIA. Lunes 31 de mayo, 01 y 02 de junio no vamos a tener clases con el doctor porque debe dictar la maestría. La idea es que previo a eso nos va a dar un caso práctico que tal vez sea de derecho marcario. Esos tres días serán para organizar el trabajo de la mejor manera y poder organizar las preguntas. Tiene una puntuación de tres puntos y sería para el 07,08,09 de junio. Dentro de todo el manejo de inversiones tenemos tres grandes temas: 1. Patentes: que ya no analizamos 2. Modelos De utilidad: que lo vamos a ver ahora. 3. Diseños industriales. Modelos de utilidad Cuando hablamos de utilidad en los libros de pueden consultar, como “Pequeñas invenciones”, en la doctrina establece que consiste en dar una nueva utilidad a algo que ya esta inventado por lo que se excluye el requisito de la altura inventiva, no debemos olvidar que en las patentes la altura inventiva es super importante. El modelo de utilidad genera obviamente un manejo novedoso y de aplicación industrial, con una altura inventiva que si bien no es cero debe ser lo suficiente importante como para que tenga protección. Entonces, si comparamos los requisitos de las patentes con los requisitos de los modelos de utilidad, llegamos a al conclusión que en este últimos tendremos únicamente dos requisitos: 1. Novedad. 2. Aplicación industrial OJO: aquí ya no subsiste la altura inventiva de forma drástica como en el caso de patentes. Art. 321.- Materia protegible bajo modelo de utilidad.- Se concederá patente de modelo de utilidad a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna de sus partes, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Entonces, estamos hablando de invenciones que se genera a productos que ya están en el universo (que ya estén creados, posiblemente ya protegidos) pero este plus adicional que se da nos genera una posibilidad de buscar una protección. Al igual que el tema patentes debe pasar por unos filtros del SENADI, la misma institución nos va advertir que grado de altura inventiva tiene nuestro modelo de utilidad. Indudablemente es bien difícil que el senadi tenga tencios para todo, entonces cuando se genera manejos intelectuales debemos tener cuidado porque los técnicos no son suficiente en el SENADI para el efecto al sintucion hace consultas y estos técnicos hacen un análisis más relaciona al procedimientos como tal y no siempre se esfracasn en el analicis tecnico. Entonces, para el SENADI es bien complejo llegar a determinar este tipo de cosas (grado de altura inventiva), lo que hacen es tratar de buscar en el mercado si ya ha existido en el mercado porque si ya está en dominio público ya no se podrá dar la protección intelectual. Al final termina siendo un manejo que en el SENADI no se da de forma técnica sino que es más el cumpliemito de requisitos de forma más que un tema de fondo como tal. Sin embargo, no debemos olvidar que lo que se protege son estas pequeñas, utilidades, ventajas u objetos técnicos que antes no tenían el invento. Que no es protegible bajo el modelo de utilidad. Art. 322.- Materia no protegible bajo modelo de utilidad.- Los procedimientos no podrán patentarse como modelos de utilidad ni tampoco las materias excluidas de protección como patentes de invención. Tampoco se considerarán modelos de utilidad, las esculturas, obras de arquitectura, pinturas, grabados, estampados o cualquier otro objeto de carácter puramente estético. La normaaquí habla de culturas,obras de arquitectura, pinturas, estampados, etc porque estamos frente a otro tipo de manejo porque están dentro del derecho de autor. Tampoco es posible una protección de los procedimientos porque existe normativa expresa en estado de situación. Este código es bastante permisivo para que posiblemente quien solicitó un modelo de utilidad sobre la marcha cambie a una patente de invención, o sobre la marcha señale que su protección va a recaer sobre un diseño industrial. Legalmente es bien interesante que eso se da pero el Dr no se imagina un caso tan extremo como cambiar una cosa por otra, en la práctica genera solo una confusión porque el modelo de utilidad es casi nulo que se puede transformar en un diseño industrial. (Esto no existía en la ley anterior, para el Dr no puede generarse esto porque un buen abogado de PI debe tener claro sobre lo que está pidiendo protección) Las cuestiones o vacíos de aplicación que no exista en la norma para modelos de utilidad, se va a aplicar la normativa de patentes. La normativa en modelo de utilidad es sumamente liviano da muchas pautas porque hace una remisión a toda la normativa de patentes. Lo que tenemos que generar cuando ejerzamos la protección es establecer qué tipo de producto está ya en un estado de la técnica y de ese producto establecer que nace la novedad, cambio o mejora que antes no la tenía y que tratamos de proteger. (OJO: no es una mejora del procedimiento personal, sino una mejora a nivel nacional, es decir, que mejore todos los procedimientos). Tenemos que ser muy descritos cuando se genere la solicitud de dónde estamos partiendo, una vez que se describe esto es mucho más fácil llegar a determinar como unos ingredientes adicionales a esa fórmula la mejoran para otras cosas. ● Ejemplo: no inventas la refrigeración porque ya estaba inventada. Sin embargo, genera un concepto de motores, de circulación de frio, apoyo técnico mediante el cual puedes demostrar que una refrigera cualquiera (nacional, importada, de cualquier marca) cuando pongas una lechuga ya no se va a dañar a los 7 días sino que con mi sistema la lechuga ya se daña a los 30 días. ● Básicamente, es explicar de dónde partes y dando llegas con el modelo de utilidad. Ese es el correcto manejo de un modelo de utilidad. Explicar cuál es el estado de la técnica ahora y explicar que nuestra técnica va hacer una técnica mejorada, mejor a futuro. Tiempo de duración del modelo de utilidad: 10 años y luego pasa a dominio público. Miércoles, 14 de abril del 2021. Diseños industriales. Art. 345.- Materia protegible.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto. Este es un tema interesante dentro de nuestra práctica porque es algo práctico y que se ve con frecuencia porque después de marcas es lo que más se hace dentro del medio. Su manejo jurídico termina siendo interesante, incluso con sus problemas de la vida práctica. Al igual que todas las invenciones técnicas no puede salir a la luz pública antes de por lo menos iniciar el proceso de protección. Son básicamente cuando nos encontramos en diferentes tratadistas, sin diferentes aspectos ornamentales estéticos de un artículos o producto lo que únicamente podemos conocer como dibujos o diseños industriales, cuando veamos libros sería este tipo de nomenclatura. Todo nos lleva a la conclusión de decir que consisten en rasgos tridimensionales (como formas o superficies de un artículos) o bimensuales (líneas o colores). Aquí, los que tienen la protección no son dueños de los colores sino que esa utilización del color para una cuestión especificado por ejemplo: el rojo con blacno de claro tiene una protección. (Las marcas no se patentan). Tiempo de protección del diseño industrial: 10 años y luego pasa a dominio público. Los diseños industriales se registraron solamente los que sean nuevos, es decir, los que el público no ha tenido ningún tipo de acceso o conocimiento. Entonces, cuando estamos hablando de diseños industriales estamos haciendo en definitiva protección a temas que pueden tener las siguientes consideraciones: 1. Tiene que ser el diseño nuevo (debe existir una diferencia importante, no solo un cambio simple). 2. Produccion o fabricacion en serie (no existe una base legal que establezca desde qué número se debe considerar fabricación en serie) 3. Aplicación industrial Que no podemos proteger via diseño industrial. Art. 347.- Materia no protegible.- No serán registrables: 1. Los diseños industriales cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público. A estos efectos, no se considerará contraria a la moral o al orden público la explotación comercial de un diseño industrial, por la sola existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación; Ejemplo: poner en una camiseta un pene o alguna imagen que dañe el orden público. Los diseños industriales no pueden protegerse aunque tengan un manejo técnico cuando vayan en contra del orden público. 2. Los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada esencialmente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; 3. Los diseños industriales consisten únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular; y, 4. Los diseños industriales que contengan signos, símbolos, figuras, personajes, entre otros, que constituyan la expresión de la cultura o conocimiento tradicional de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales. Lunes, 19 de abril del 2021. Diseños industriales. REPITE LA CLASE DEL MIÉRCOLES PERO PUNTUALIZA ALGUNAS COSAS QUE ESTÁN EN CURSIVA. Este tema es la última parte de todo el manejo técnico que vamos a ver este ciclo, después de marcas y nombres comerciales lo que más se utiliza son diseños industriales. Básicamente. un diseño industrial tiene relación a la apariencia particular de un producto, esto se da cuando se combina, líneas, colores, o cualquier forma bidimensional o tridimensional, contornos,figuras, texturas sin cambiarle el destino ni la finalidad del producto. Nosotros siempre vamos a necesitar en estas líneas de diseño que este producto sea algo nuevo y por supuesto tener claro que no podemos hacer conocer al público consumidor de ninguna manera nuestro diseño industrial, antes del registro. Existen formas de precautelar propiedad industrial en temas de diseños por ejemplo por medios de planos porque solo con eso ya se tiene una idea del producto. Aquí debemos tener cuidado porque, en ocasiones los clientes piensan que todo es protegible en cualquier tiempo y lugar pero no todo es protegible ni en el momento que el cliente quiera, por eso la propiedad intelectual debemos tenerla super clara. Además, este diseño industrial debe tener cambios importantes y no mínimos con algo ya existente. La diferencia debe ser sustancial para que sea protegido pero el diseño industrial no siempre nace de algo nuevo, sin embargo debe tener un contenido nuevo y diferente, tampoco debe atentar a la moral ni a las buenas costumbres. Lo importante es la titularidad de los diseños industriales (esto es nuevo no dio en la clase pasada): Art. 348.- Titularidad.- El derecho a adquirir un diseño industrial pertenece al diseñador. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria. Los titulares del registro podránser personas naturales o jurídicas. Si varias personas hicieran conjuntamente un diseño industrial, el derecho al registro corresponde en común a todas ellas. Si varias personas hicieran el mismo diseño industrial, independientemente unas de otras, la adquisición se concederá a aquella o a su derechohabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de fecha más antigua. El diseño industrial pertenece al diseñador, este es un manejo absolutamente claro. (NO DEBEMOS OLVIDAR NUNCA, así como la patente le pertenece al inventor) porque se valida el esfuerzo de la persona al margen de la explotación que puede pertenecer a otra persona (personas jurídica). Además, el diseño industrial puede ser transferido por acto entre vivos o por vida sucesorios y el titular de ese registro podrían ser PN o PJ, entonces tenemos siempre presente una especie de derecho moral pero menos técnico que en el derecho de autor, es decir, el diseñador siempre le pertenecería el diseño al margen de la persona que realice la explotación. Aquí es importante tener en consideración que dentro de este tema, siempre vamos a contar con una PN llamada X que será el diseñador pero por otro lado se tendrá a la PJ llamada T que tendrá la explotación comercial del diseño pero todo esto debe siempre estar documentado para un mejor respaldo de las transacciones dentro de la propiedad intelectual. Además, se tiene una prohibición legal que nos dice que contengan signos, símbolos, figuras, personajes entre otros que constituyen expresión cultural o conocimiento tradicional de comunidades indígenas, afroamericanas o locales entonces si vamos a eso de pronto podríamos decir que los escudos de los equipos cuando contengan este tipo de cuestiones (si se aplicara la norma de forma expresa) no podrían ser considerado como diseños industriales o tendría un proceso de registrabilidad bastante complicado. Art. 347.- Materia no protegible.- No serán registrables: 4. Los diseños industriales que contengan signos, símbolos, figuras, personajes, entre otros, que constituyan la expresión de la cultura o conocimiento tradicional de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales. No debemos olvidar que si varias persona conjuntamente genera un diseño industrial les corresponde manera común o conjunta a todas ellas, eso es muy claro. Además, tenemos las siguientes reglas: ★ Art. 349.- De los titulares de derechos de diseños industriales creadas en las instituciones de educación superior y centro educativos. - Se aplicará el artículo 276 de este Código cuando el diseño se hubiere realizado en el curso de las investigaciones o actividades mencionadas en en dicho artículo. ★ Art. 350.- Diseño industrial realizado en cumplimiento de un contrato.- Se aplicará el artículo 277 de este Código cuando el diseño se hubiere realizado en cumplimiento de un contrato de obra o en el marco de una relación laboral. Miércoles, 21 de abril del 2021. Continuación de diseños industriales. En este punto no debemos olvidar de algo que es fundamental, si es que si nosotros queremos generar a través de diseño industrial alguno tipo de escudo de equipo debemos tomar en consideración que en tema marcario hay una prohibición de utilizar esa marca si es que nosotros tenemos alusión a escudos patrios o ciudadanos, entonces debemos tener mucho cuidado y sobre todo tener en consideración que queremos proteger. ★ Lo que debemos tener en claro es que existen muchas formas y bases de protección. No nos debemos olvidar que el diseño industrial no se extienden a consideraciones de orden técnico, es que tenemos una función técnica que se incorpore en el elemento deja de ser protegible porque el diseño protege el diseño, los colores, los tonos pero cuando tiene legibilidad del autor. Además, no será protegible cuando ese diseño ya haya sido utilizado a pesar de que se utilice para otro fin. Por ejemplo: utilizar un diseño industrial que estaba en un carro que ahora se quiera utilizar para una camiseta. Entonces, aquí lo que se evita es que otras personas utilicen (pirateen) el diseño y lo que se tiene es un derecho de incautación de ese diseño pero siempre y cuando seamos el titular del diseño para poder iniciar las acciones legales correspondientes que tienden evitar la utilización de esos diseños pero también dan la posibilidad de incautar. Además. siempre sabiendo que para ser abogados de PI debemos ser sumamente estratégicos y atacar aunque suene mal cuando la parte que está pintando mi diseño más débil para que sea más fácil atacar. Ejemplo de diseños. A. Una bota de montaña de cuero con correas, plataformas, materiales más resistentes. Esta bota es un diseño industrial y eso implicó que su creador pensó que esa bota se podía fabricar en masa. B. Un cartucho de videojuegos y este no es un diseño industrial porque contiene un software. Además, de que tiene una función técnica y eso no es protegible por diseño industrial. Esto en razón de que existe una prohibición legal expresa. C. Dibujo para estampado que sirve para poner en una camiseta o prendas de vestir. Entonces, ese estampado si es un diseño industrial así sea feo porque puede ser fabricado en masa y no tiene una técnica. Clases del Lunes 26, Martes 27 y Miércoles 28 de abril del 2021. No tuvimos clases porque el Dr tuvo un seminario pero en su respaldo mando la siguiente investigación. ¿Qué son las denominaciones de origen? Código de ingenios. El código al respecto trata este tema en los siguientes artículos: Artículo 428.- Definición.- Se entenderá por denominación de origen la indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, extrae o elabora, incluidos los factores naturales y humanos. En el caso de las denominaciones de origen homónimas, la protección se concederá a cada uno. En el Reglamento se establecerá las condiciones para diferenciar entre sí las indicaciones o denominaciones homónimas de que se trate, tomando en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productos interesados reciban un trato equitativo y los consumidores no sean inducidos a error. Artículo 429.- Signos no protegibles.- No podrán ser declaradas como denominaciones de origen aquellas que: 1. No se ajusten a la definición del artículo anterior; 2. Sean contrarias a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres; 3. Puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, o la calidad, reputación u otras características de los respectivos productos; 4. Sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, cuando sean consideradas como tales por los conocedores de la materia o por el público en general en el territorio ecuatoriano; 5. Hubiesen sido solicitadas o registradas de buena fe como marcas antes de que la denominación de origen estuviera protegida en el país de origen; y, 6. En relación con productos vitícolas, hubiesen sido la denominación habitual de una variedad de uva existente en el territorio ecuatoriano al 1 de enero de 1995. Definición y análisis doctrinario. Una denominación de origen es el nombre o indicación de un lugar geográfico, que puede ser un país o región determinada, que designa un producto que por ser originario de dicha región y por las costumbres de producción o transformación de sus habitantes, tiene unas características y/o reputación que lo hacen diferente de los productos semejantes provenientes de otros lugares geográficos. Pueden solicitar su protección quienes demuestren legítimo interés, es decir, las personas naturales o jurídicas que directamente sedediquen a la extracción, producción, elaboración del producto o productos que se pretenden amparar con la denominación de origen. ¿Cuál es la diferencia entre la declaración de protección de una denominación de origen y el registro de una marca? La diferencia fundamental radica en que para registrar una marca no se necesita que esta haya sido usada o que haya alcanzado algún estatus especial, por ende su derecho nace a partir del registro. En cambio, la declaración de protección de la denominación de origen es el reconocimiento que hace el Estado al posicionamiento de un producto con un nombre geográfico que ostenta unas calidades gracias a su origen geográfico y a sus factores humanos, y que han sido sostenidas y controladas a lo largo del tiempo. Lunes, 03 de mayo del 2021. Derecho marcario. Siempre el ser humano busca diferenciarse de otro para que de alguna manera sepamos dónde acudir. En realidad, es una cuestión histórica una necesidad de que el hombre siempre ha necesitado diferenciarse unos de otros. Además, también las empresas, abogados, es decir una diferenciación de competencia y también de que sepan la necesidad que nosotros somos únicos y que no hay nadie como nosotros. Entonces, nosotros tenemos básicamente esta finalidad de que el signo debe ser lo suficientemente importante para existir una cesión o un derecho para que exista una protección y para indicar propiedad, para que indique elaboración del producto o de origen empresarial (es decir identificadores del producto en el tráfico mercantil). Para este tema, tenemos un montón de definiciones doctrinarias sobre marcas pero analizaremos la más clara definición de marca que la tenemos en Otamendi que establece y dice lo siguiente: “Que la marca es el signo que distingue a un producto de otro y a un servicio de otro” Entonces, en definitiva Jorge Otamendi en una línea genera un concepto de marca absolutamente claro pero además tenemos conceptos mucho más elaborados como: 1. Baylos que dice “La marca es un signo refinado, individualizado de una empresa determinada que se hace reconocido en el mercado” 2. Carlos Fernandez Noboa dice: “Marca es un bien material que no tiene una exigencia sino que necesita materializarse en cosas tangibles para ser percibido por los sentido,siendo además factible de ser reproducido ilimitadamente en diversos lugares” Estos conceptos son mucho más elaborados y por tanto tienen a decir del Dr algunos errores de fondo por este motivo debemos quedarnos con el concepto de Otamendi porque es muy claro porque la marca es un signo que distingue producto o servicios de la competencia o de otro. Además, doctrinalmente la protección de signos mercantiles nos garantiza a comerciante e industriales, siendo la parte más clave o crítica del asunto, su uso de forma exclusiva en el tráfico mercantil y a la facultad para impedir que su competencia lo utilice. Esto es la decir del Dr el resumen de lo que es PI: ¿Porque protejo mi marca? ¿Por qué inviertes en mi marca? Simplemente porque no quiero que se confunda con el del otro, no le estoy diciendo ni siquiera que mi competencia es mala, pero simplemente protejo mi marca para que se diferencia de la otra. Entonces, aquí podemos conceptualizar a una PI de una manera comunal. Nosotros podemos dentro de nuestra marca no solo proteger una denominación sino podemos proteger una figura y podemos ir a una protección adicional cuando vayamos viendo que poner a mi marca o cuando vayamos desarrollando mi forma de diferenciar forma. Entonces, la marca la puedo simplemente legalmente o la puedo utilizar con una gráfica. Pueden constituir como marca los siguientes signos: Artículo 359.- Registro de marca.- Se entenderá por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean susceptibles de representación gráfi ca. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos o medios: 1. Las palabras o combinación de palabras; 2. Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; 3. Los sonidos, olores y sabores; 4. Las letras y los números; ★ Puedo usar letras y números pero siempre con un manejo inteligente. Por ejemplo: CR7 de Cristiano Ronaldo. 5. Un color delimitado por una forma o una combinación de colores; ❖ No puede ser dueño de un color solo por separado o por sí solo pero si puede de una combinación. Por ejemplo: El caso Movistar que es dueño de la letra M con el fondo azul ❖ Con respecto debemos decir que las marcas pueden hacer un refrescamiento; únicamente refrescar el logo para mantener cautivo al cliente pero ese refrescamiento debe realizarse el registro aunque el cambio sea mínimo. Sin embargo, no pierdo derecho sobre la anterior marca. 6. La forma de los productos, sus envases o envolturas; 7. Los relieves y texturas perceptibles por el sentido del tacto; 8. Las animaciones, gestos y secuencias de movimientos; 9. Los hologramas; 10. Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores Las marcas que identifiquen a instituciones del sector público, deberán reflejar la identidad cognitiva y cultural del país o localidad según corresponda, de conformidad con lo establecido en el reglamento correspondiente. La decisión de cambio de estas marcas deberá hacerse mediante decisión motivada de la máxima autoridad, en el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, será necesario contar con la aprobación del Consejo respectivo. La identidad cognitiva y cultural del país o localidad deberá considerar entre otras cosas los colores de las banderas, escudos, emblemas nacionales o locales según corresponda. 1. Prohibición absolutas: la ley se establece que cosas NO PUEDEN ser por ningún motivo marca 2. Prohibición relativa: tiene el mismo efecto tampoco puede ser marca pero es un efecto no desde el punto de vista de la sanción sino desde el punto de vista de que frente a qué situación se encontraría para que efectivamente no se pueda tener una marca. Esto está más relacionada con los terceros que tiene un derecho o protección previa. Martes, 04 de mayo del 2021. Nulidad absoluta y relativa en materia de propiedad intelectual El Dr nos había indicado que no se debe confundir estos dos con el concepto civil de nulidad. Aquí en la PI el concepto es diferente porque la nulidad absoluta va respecto a un cumpliemiento legal, es decir, que no puede ser registrado como marca si es que incumplimiento un mandamiento legal. Por otra parte tenemos la prohibición relativa que establece que podemos cumplir todo lo legal pero es referente a un tercero porque si estoy procuraron generar la protección intelectual de una marca de un tercero no se puede porque generó un problema con un tercero o porque quiero registrar una marca que ya existe. (PREGUNTA DE EXAMEN) Artículo 360.- Prohibiciones absolutas al registro de marca.- No podrán registrarse como marcas los signos que: 1. No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; ● No sean palabras, combinación de palabras, imágenes, sonidos, letras, colores delimitados, texturas. Si es que nosotros estamos pretendiendo un registro marcario que no tiene preceptos legales establecidos en el Art. 359. ● Artículo 359.- Registro de marca.- Se entenderá por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean susceptibles de representación gráfica. 2. Carezcan de distintividad; ● Este es de los más importantes. Esto es que la marca deba diferenciarse del otro, es decir, que se tenga absoluta diferencia de lo que hace el uno y el otro. Sin embargo, si estamos dentro de un mismo segmento igual poder como consumidor diferenciar. Esto es clave porque si no hay algunos diseños diferentes en la marca el SENADI de oficio
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