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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE DERECHO EL CONTRATO DE FRANQUICIA COMO POSIBLE SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA QUE ENFRENTA LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN “TEQUILA” EN EL EXTRANJERO T E S I S Que para obtener el grado de Licenciado en Derecho P R E S E N T A Ricardo Raúl Morales Sánchez Asesor: Lic. Adán Resendiz Serrano Ciudad Universitaria 2007 UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor. Dedicatorias A mi madre con especial devoción y eterno agradecimiento cuya gran ternura, enseñanzas, consejos y actitud de sensatez y fortaleza ejemplar ante situaciones muy difíciles perdurarán en mi memoria y corazón hasta el final de mi vida, por que todo lo que tengo y lo que soy es gracias a ella, con todo mi amor…. A mis hermanos Daniel, Antonio, Miguel y Eduardo por todo su apoyo incondicional… A mi esposa Karelly con especial cariño y amor por su comprensión y por todo lo que hemos vivido juntos en estos once años… Y muy en especial a mi hijo Iñaki por quien vivo y viviré por siempre tratando de ser una buena persona, recta y honorable, por que él es mi motivación de todos los días… Por supuesto a mi Universidad Nacional Autónoma de México y a la Facultad de Derecho con quien siempre estaré agradecido por la oportunidad que me brindaron de ser una mejor persona INDICE INTRODUCCION………………………………………………………………………………...…… 1 CAPITULO PRIMERO PROPIEDAD INDUSTRIAL 1.1 CONCEPTO………………………………………………………………………………………. 6 1.2. DERECHO EXCLUSIVO DE EXPLOTACIÓN……………………………………………….. 8 1.3. LA INVENCION………………………………………………………………………………….. 13 1.4. LA PATENTE…………………………………………………………………………………….. 15 1.5. MODELOS DE UTILIDAD………………………………………………………….…………… 19 1.6. DISEÑOS INDUSTRIALES…………………………………………………………………….. 21 1.7. LAS LICENCIAS Y LA TRANSMISION DE DERECHOS………….……………………….. 23 1.8. LOS SECRETOS INDUSTRIALES……………………………………………………………. 27 1.9. MARCAS…………………………………………………………………………………………. 29 1.10. MARCAS COLECTIVAS……………………………………………………….……………… 32 1.11. NOMBRES COMERCIALES…………………………………………………….……………. 32 CAPITULO SEGUNDO DENOMINACIÓN DE ORIGEN 2.1. CONCEPTO……………………………………………………………………………………… 34 2.2. SOLICITUD DE PROTECCION………………………………………………………………... 40 2.3. PUBLICACION DE LA SOLICITUD EN EL DIARIO OFICIAL……….……….…………….. 43 2.4. PROTECCION A LA DENOMINACION DE ORIGEN………….……………………………. 45 2.5. DURACION………………………………………………………………………………………. 45 2.6. INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI)………….…………… 46 2.7. DECLARACION DEL IMPI SOBRE LA PROTECCION DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN………………………………………….………………………..………………… 46 2.8. TITULARIDAD DE LA DENOMINACION DE ORIGEN…………....….…..………………... 48 2.9. CURSO DE LA SOLICITUD………………………………………….…..……………………. 50 2.10. VIGENCIA…………………………………………………………….…..……………………. 51 2.11. TRANSMISIÓN DE LADENOMINACIÓN DE ORIGEN…………………………………… 51 2.12. NULIDAD DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN…………………………………………. 51 2.13. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS……………………………………………………… 52 2.14. REGISTRO DE LA DENOMINACION DE ORIGEN EN EL EXTRANJERO……………. 55 2.15. DENOMINACION GENERICA……………………………………………………………….. 60 2.16. DIFERENCIA CON LA DENOMINACION DE ORIGEN…………………………………... 60 CAPITULO TERCERO EL CONTRATO DE FRANQUICIA 3.1. CONCEPTO……………………………………………………………………..………………. 62 3.2. NATURALEZA JURÍDICA……………………….…………………………………………….. 68 3.3. ELEMENTOS DEL CONTRATO………………………………………………………………. 75 3.4. OPERATIVIDAD………………………………………………………………………………… 88 3.5. FUNCIONALIDAD………………………………………………………………………………. 90 CAPITULO CUARTO PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LA DENOMINACION DE ORIGEN TEQUILA 4.1. EL TEQUILA COMO DENOMINACION DE ORIGEN………………………………………. 94 4.2. ZONA GEOGRAFICA…………………………………………………………………………... 100 4.3. EL AGAVE……………………………………………………………………………………….. 101 4.4. LA AMENAZA DE QUE EL TEQUILA SE CONVIERTA EN UNA DENOMINACIÓN GENÉRICA DEBIDO A LA PIRATERIA Y A LA INADECUADA PROTECCIÓN EN EL EXTRANJERO……………………………………………..…………………………………… 110 4.5. EXTRANJERIZACION DEL TEQUILA……………………………………………………….. 117 CAPITULO QUINTO LA FRANQUICIA COMO POSIBLE SOLUCION A LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA 5.1. PROPUESTA DE LA APLICACIÓN DEL CONTRATO DE FRANQUICIA EN LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN TEQUILA……………………………………………...……. 126 5.2. FACTIBILIDAD, OPERATIVIDAD Y FUNCIONALIDAD DEL CONTRATO DE FRANQUICIA…………..……………………………………………………………………..… 131 5.3. EL ESTADO COMO FRANQUICIANTE…………………….………………...……………… 136 5.4. LOS RECURSOS QUE SE OBTENDRIAN POR CONCEPTO DE REGALIAS Y EL DESTINO DE LOS MISMO……………………………………………………………………. 139 CONCLUSIONES…………………………………………………………………………………….. 141 BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………………………………….. 144 1 INTRODUCCIÓN A través del desarrollo histórico en el estudio de la Propiedad Intelectual en México y en diversas partes del mundo se ha podido concebir de manera certera que el patrimonio mas importante de las empresas en la actualidad es aquel que es intangible. El capital intangible de una empresa tiene un valor incalculable, en todas partes del mundo se han preocupado por la protección de este patrimonio vertido en las principales figuras jurídicas que regula el llamado Derecho de la Propiedad Industrial, es por ello que en el capitulo primero nos hemos dado a la tarea de realizar un breve pero conciso estudio de las mismas, surgidas en el mundo legal como una necesidad de salvaguardar el derecho a su plena explotación a través de la regulación de las principales figuras jurídicas como lo son la marca o la patente entre otras. Las dos figuras primordiales de este pequeño estudio se sitúan en el marco conceptual y legal de la Propiedad Industrial, motivo por el cual, es importante partir desde este punto nuestro trabajo. Resulta interesante distinguir entre las diferentes conceptualizaciones que se tiene del Derecho de la Propiedad Industrial desde varios enfoques jurídicos por distintos doctrinarios ya que de cada uno de ellos aprenderemos cosas que pueden ser polémicas pero que se compaginan para ampliar la visión que se tiene de esta disciplina tan apasionante. 2 Dentro de nuestro primer capitulo podremos tener un panorama general de las regulaciones legales de nuestras figuras periféricas, los requisitos para poder obtener su protección, el procedimiento para llevar acabo una solicitud de registro, el tiempo de vigencia de las mismas, ante quien se debe realizar la solicitud, los elementos tanto de forma como de fondo que debe reunir, lo cual nos ayudará para poder entender el tema central de nuestro trabajo. Dentro del estudio de la Propiedad Industrial nos encontramos con dos instituciones fascinantes; una es la denominación de origen que podemos considerar como una estrategia de triple efectividad, que sirve para resguardar productos nacionales, desarrollar industrias y combatir la piratería. En el capitulo segundo se observará que el sello denominación de origen es mucho mas que un certificado para identificar un producto propio de una región con características únicas y calidad particulares, también es una herramienta fundamental para que un país proteja a sus productos de la competencia desleal realizada a través de imitaciones, falsificaciones o adulteraciones, cuya titularidad la tiene el Estado. Se apreciará también que El Instituto Mexicano de Propiedad Industrial IMPI es el órgano autorizado por el Gobierno Federalpara otorgar las autorizaciones correspondientes en materia de denominación de origen proporcionándosela a productos como el tequila, bebida tradicional en nuestro país. 3 En México existen once productos con denominación de origen, y no solo en nuestro país los hay, sino también en otros rincones del mundo, como en Europa, donde hay mas de cuarenta alimentos y bebidas con denominación de origen, como el Champán Francés, el vino Español Rioja y el aceite Balsámico Italiano, lo que les ha dado un éxito comercial a nivel internacional, pues el consumidor busca en el producto la certificación antes de comprarlo, asegurándose así de que es original. Entre las ventajas de esta certificación los exportadores mexicanos se podrían beneficiar al enviar sus productos al extranjero, y es aquí en donde a nuestro estudio ingresa la otra figura central, es decir la franquicia, figura atípica de gran controversia pero que ha generado gran expectación en los últimos años, a través de esta figura se obtienen ventajas arancelarias siempre que se acompañan de un certificado de denominación de origen. En el capitulo tercero se analiza al contrato de franquicia, cuyo marco legal es muy amplio y muy interesante, veremos también como por la vía de la franquicia el producto seria considerado únicamente de México, ya que el certificado es otorgado a los productos que cumplan con requisitos de transformación o elaboración de las normas de origen, siendo este contrato muy manejable y benéfico para los productores de tequila figurando como una figura innovadora y muy utilizada en la practica. Es de esperarse que cuando un producto causa furor fuera del país que lo produce y cuando los canales de acceso a otros países no han sido del todo correctos surjan 4 diversos problemas, y la denominación de origen tequila no ha sido la excepción, generándose conflictos en cuanto a la protección escasa que se da en algunos países extranjeros generando que prolifere la piratería de marcas y de la propia denominación de origen que es fabricada con muy bajos estándares de calidad, por lo que se degrada la imagen de nuestro producto nacional por excelencia, la crisis en cuanto a la materia prima como lo es el agave a trascendido fronteras al grado que existen sembradíos de agave en otros países sin que se trate del autentico tequilana weber único para la fabricación de tequila, la piratería y la falta de estrategia comercial de algunos productores han generado la creación de industrias pirata y extranjerización del producto, recordemos que no hace mucho se presento un problema de grandes magnitudes en Japón al realizar versiones de tequila totalmente pirata, situación fundamental para la realización del presente trabajo, problemática que se expone en el capitulo cuarto, mismo que establece situaciones que de hecho generan una problemática grave en la industria, por lo que es necesario buscar soluciones para evitar la extinción de nuestro producto, o peor aun evitar la amenaza de que sea declarado como denominación genérica y de ese modo permita su producción en todo el mundo. El presente trabajo tiene como una de sus principales características lo vertido en el capitulo quinto, es decir, manejar algunas posiciones para poder llevar a la realidad la posibilidad de franquiciar algunas marcas o bien crear un concepto nuevo de servicio, cuyo único objetivo sea mostrar las variantes que nuestro tequila tiene, esta es una idea un tanto complicada, pero desde un punto de vista personal muy factible en razón de que no contamos con una franquicia capaz de ser exportada por todo el 5 mundo debido a su autenticidad y este proyecto podría ser ese tan anhelado sueño y de esa forma combatir de manera frontal a los problemas de la perdida de autenticidad que están afectando a la industria tequilera del país y por ende a la economía nacional en general. Con todo lo antes señalado se evitaría que empresas extranjeras copien la marca o el nombre del producto. Al respecto es oportuno señalar, el triste caso de la Cochinita Pibil (platillo yucateco), ahora fabricado y enlatado por empresas japonesas y otro caso similar, la reciente desafortunada experiencia de los productos que se elaboran y se comercializan con la imagen de la virgen de Guadalupe, marca que fue registrada por extranjeros. Moverse tras la denominación de origen redundara, en primera instancia, en la protección de nuestros bienes, en la perpetuación de esas técnicas de fabricación o cultivo; luego, se puede generar toda una industria de productos derivados, susceptibles de exportación. Es pues una necesidad el hecho de buscar alternativas que permitan acabar en buena medida con la amenaza de la denominación genérica para el tequila, así como para evitar la piratería y la extranjerización, y creemos firmemente que la franquicia es una buena opción. 6 CAPITULO PRIMERO PROPIEDAD INDUSTRIAL En México el sistema de Propiedad Intelectual se origina de la misma Constitución política que reconoce derechos exclusivos de uso y explotación a favor de quienes producen invenciones u obras intelectuales y es indudable que dentro de este trabajo tenemos que partir analizando los aspectos generales de la Propiedad Industrial., ello por la naturaleza misma del tema, cuya importancia es fundamental para poder adentrarnos en nuestro estudio, por lo cual en este primer capitulo desarrollaremos las generalidades del llamado Derecho de la Propiedad Industrial, así como las instituciones que lo componen, aquí es en donde se encuentran situadas las dos instituciones jurídicas centrales del presente trabajo, por ello la trascendencia de hacer un breve, pero conciso estudio de los conceptos fundamentales de la Propiedad Industrial. 1.1 CONCEPTO Para el maestro Rafael de Pina es “La manifestación o modalidad de la propiedad representada por el derecho exclusivo al uso de un nombre comercial, marca, patente, avisos comerciales o denominaciones de origen conferidos de acuerdo con la legislación correspondiente”, otros eminentes autores han tratado de emitir un concepto de la Propiedad Industrial, así podemos mencionar la definición del maestro Castrejon García el cual indica que la Propiedad industrial es “El conjunto de derechos y obligaciones emanado de todas aquellas instituciones protegidas por la ley conducente derivadas de la actividad humana con la finalidad de ser aplicadas al 7 campo comercial e industrial y con el objeto de obtener una remuneración económica para su titular”, es definitivo que la Propiedad Industrial se encuentra en estrecha relación con el desarrollo del intelecto, ya que de este deviene la creación que posteriormente se puede plasmar en algún medio físico o material y que afecta de manera positiva la industria para después encontrar algún beneficio de su explotación, es decir que aquello que se protege es totalmente intelectual por ello la mayoría de los autores en esta materia han coincidido en afirmar que existe una dificultad técnica para lograr una definición exacta de lo que es el Derecho de Propiedad Industrial debido a que estamos frente a un conjunto de instituciones que forman parte de un todo jurídico al cual llamamos Propiedad industrial, mismo que suele estar siempre armónicamente unido, por lo que podríamos en un sentido personal referirnos a un conjunto de instituciones y mecanismos jurídicos que tienen como objeto salvaguardar y proteger los derechos que se generan con una creación proveniente del ingenio humano susceptible de ser aplicada en cualquier rama de la industria o comercio y que el Estado tiene la obligación de tutelar siempre que se reúnan las características que la propia ley de la materia establece y las cuales surtirán efectos a terceros con el registro de la misma, cuya aplicación debe ser productiva dentro de la rama industrial o comercialen cuanto a bienes y servicios se refiere y los cuales contienen a priori un beneficio de carácter monetario o económico a favor de quien resulte autor o creador y a su vez le genera una certeza jurídica, convirtiéndose en un beneficio directo para el usuario o consumidor final. Podríamos decir también que es un conjunto de figuras o instituciones jurídicas que se encuentran ligadas con el fin de proporcionar bases para la regulación y protección 8 de carácter jurídico de invenciones que contribuyan al desarrollo tecnológico o bien a las creaciones con símbolos, signos o denominaciones que distingan a productos o servicios de otros competidores y que crean certeza y confianza por sus procesos productivos y de calidad al consumidor final por el prestigio de la marca que los protege así como por el por el perfeccionamiento continuo en los procesos de producción cuya aplicación industrial genera siempre una ventaja competitiva. La Propiedad Industrial es un sistema progresivo de reconocimiento jurídico que crea obligaciones a todas aquellas personas físicas o morales que se insertan en algún supuesto de la ley actualizando alguna de las hipótesis previstas con el objeto de tener a salvo sus derechos respecto de la creación o perfeccionamiento de un bien. Los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial son bienes incorpóreos que forman parte del patrimonio de las personas. 1 1.2 DERECHO EXCLUSIVO DE EXPLOTACIÓN Sin lugar a dudas este debe ser considerado como el punto de partida dentro del llamado Derecho Intelectual en general, el cual a grandes rasgos se divide en dos grandes ramas, las cuales son: 1 Arturo David. Reyes Lomelín, La protección de la marca registrada mediante acciones civiles, Porrúa, México, 2003, p. 3. 9 Los derechos de autor y la propiedad industrial. Dentro de este marco jurídico el objeto principal es que el esfuerzo y el gran trabajo realizado por autores, inventores, o perfeccionadores de alguna obra de arte, de algún producto, servicio, o bien de algún proceso productivo realizado por una comunidad o asociación que a través de su esfuerzo garantice calidad y por ello bienestar al consumidor final y que obtenga algún beneficio o retribución, es decir algún activo. Es por ello que el derecho exclusivo de explotación es considerado como ese premio buscado toda vez que al titular de alguna marca, patente o cualquier signo distintivo, así como secreto industrial, nombre comercial o cualquier figura de las cuales protege la ley de Propiedad Industrial le trae como consecuencia la certeza jurídica de que solo el, sea persona física o moral pueda de forma exclusiva explotar por si o por medio de otro el producto o servicio que proteja la figura jurídica o el mismo signo distintivo per se, o bien tiene la opción de conceder licencias o franquicias para su uso y disfrute a un tercero a cambio de una contraprestación a titulo de regalía. El uso exclusivo es de gran importancia dentro del ámbito industrial ya que muchas empresas forjan una gran ventaja competitiva dentro del marco de la ley ante sus adversarios con la exclusividad de los derechos de propiedad sobre sus signos distintivos, avisos comerciales, o secretos industriales, considerando a estos como los más valiosos activos, ya que al ser los dueños de los derechos, solo ellos podrán explotar o ceder los mismos para distinguir sus productos y servicios u oponerse si otro los utilizara sin su previa autorización, lo cual desde luego repercute 10 económicamente en la empresa, toda vez que la ley otorga el reconocimiento de la titularidad de los derechos que generan los activos intelectuales o subjetivos de la Propiedad Industrial. Es definitivo que el derecho de exclusión es considerado el derecho más pleno que deviene de la Propiedad Industrial como un derecho temporal que difiere dependiendo de las figuras de protección los cuales se establecerán más adelante, y el cual confiere al titular ser el único que se, produzca, venda o importe el producto El derecho exclusivo de explotación tiene su fundamento legal en el artículo 9 de la Ley de la Propiedad Industrial el cual establece que: Artículo 9.- La persona física que realice una invención, modelo de utilidad o diseño industrial, o su causahabiente, tendrán el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta Ley y su reglamento. Y por otro lado la ley también establece cuales son los límites a este derecho en el artículo 22 que a la letra dice: Artículo 22.- El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra: I.- Un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice actividades de investigación científica o tecnológica puramente 11 experimentales, de ensayo o de enseñanza, y para ello fabrique o utilice un producto o use un proceso igual al patentado; II.- Cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, luego de que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio. III.- Cualquier persona que, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de prioridad reconocida, utilice el proceso patentado, fabrique el producto patentado o hubiere iniciado los preparativos necesarios para llevar a cabo tal utilización o fabricación; IV.- El empleo de la invención de que se trate en los vehículos de transporte de otros países que formen parte de ellos, cuando éstos se encuentren en tránsito en territorio nacional; V.- Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con materia viva, utilice el producto patentado como fuente inicial de variación o propagación para obtener otros productos, salvo que dicha utilización se realice en forma reiterada, y VI.- Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con productos que consistan en materia viva, utilice, ponga en circulación o comercialice los productos patentados, para fines que no sean de multiplicación o propagación, después de que éstos hayan sido introducidos lícitamente en el comercio por el titular de la patente, o la persona que tenga concedida una licencia. La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción administrativa o delito en los términos de ésta Ley. 12 Es menester señalar que a toda invención cuyo creador pretenda patentar se le debe practicar un examen que la propia ley llama como examen de fondo, con el objeto de concluir si reúne o no el requisito de ser novedoso y no encontrarse dentro del estado de la técnica para de esta manera poder establecer si tendrá repercusión directa con alguna rama industrial o comercial o bien si responde a como solución a algún problema surgido dentro de la propia industria, el cual esta a cargo de el Instituto de la Propiedad Industrial que es el órgano administrativo que funge como autoridad en materia de propiedad industrial. La patente de invención, denominación de origen o figura afín, individualiza el bien intangible que protege, es decir que aterriza de un modo claro el derecho que surge de la invención de un producto o un proceso de creación, ya que aquella persona o grupo de personas que ha invertido tiempo y esfuerzo en lograr algún método de fabricación o un bien u objeto final tiene el derecho a que el estado le reconozca el esfuerzo invertido en la creación y le expida un documento para proteger ese esfuerzo, el cual consigna el uso exclusivo y su transmisión hacia un tercero que tendrá la obligación de pagar una contraprestación por concepto de regalías. Finalmente debemos decir que el sistema de patentes y derechos de Propiedad Industrial en nuestro país juega un papel muy importante, todavez que es muy claro que México se encuentra en retroceso en la creación y generación de tecnología, existiendo una fuga de cerebros desde hace mucho tiempo, las patentes de invención tienen la finalidad de lograr que las invenciones y creaciones de carácter intelectual 13 sean protegidas y así fomentar el desarbolo intelectual del cual carecemos y que desde luego hace mucha falta en nuestro país. 1.3 LA INVENCIÓN El concepto de invención se puede establecer desde varios puntos de vista, inventar se define como hallar o descubrir a fuerza de ingenio y meditación, o por mero caso, una nueva cosa no conocida. El artículo 15 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que: Artículo 15.- Se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas. De lo anterior podemos mencionar que uno de los elementos para que exista una creación es que sea resultado de la mente humana creadora, por ello es que estamos en presencia del intelecto puro, aplicado a la transformación de la materia que ya existe en la naturaleza para crear algún satisfactor que beneficie a la sociedad, eso es legalmente una invención. La invención se puede y se debe ver como la solución a un problema concreto en la esfera tecnológica, puede ser un producto o un procedimiento, y este es susceptible de apropiación por parte de su inventor o creador por medio de diversas figuras 14 jurídicas reguladas por la legislación en materia de Propiedad Industrial, creándose así un vinculo directo con el derecho exclusivo de explotación. No hay que perder de vista que no únicamente estamos en presencia de una invención cuando observamos algún utensilio u aparato con propiedades físicas, ya que dentro de las invenciones también podemos encontrar procesos de producción para lograr tal vez ese aparato, o bien podemos estar en presencia de formulas químicas, técnicas nuevas para golpear algún domi, o bien para lanzar algún objeto como alguna pelota etc., cosas que tal vez jamás nos hubiésemos imaginado que podrían ser objeto de apropiación vía alguna figura jurídica protectora de tales derechos intelectuales. El artículo 17 de la Ley de la Propiedad Industrial establece el criterio para determinar si una invención puede considerarse como nueva o no. Artículo 17.- Para determinar que una invención es nueva y resultada de una actividad inventiva se considerará el estado de la técnica en la fecha de presentación de la solicitud de patente o en su caso, de la prioridad reconocida. Además, para determinar si la invención es nueva, estarán incluidas en el estado de la técnica todas las solicitudes de patente presentadas en México con anterioridad a esa fecha, que se encuentren en trámite, aunque la publicación a que se refiere el artículo 52 de esta Ley se realice con posterioridad. 15 El estado de la técnica es tomada en cuanta para determinar si una invención es nueva o no cumple con este requisito, el estado de la técnica es el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información en el país o en el extranjero. Para considerar que la invención cumple con el requisito de ser novedoso no se deberá encontrar dentro del estado de la técnica al momento de ser presentado en alguna solicitud para su registro. La invención es el punto de partida y el punto toral de todo el Derecho de Propiedad Industrial, ya que con la invención se inicia la puesta en movimiento de todo ese conjunto de figuras y procesos jurídicos que darán pie posteriormente a que se genere un derecho a favor de alguna persona considerada como inventor, que le traerá aparejado el derecho exclusivo de su invención y por ende un beneficio motivante para poder seguir invirtiendo tiempo en lograr avances tecnológicos que beneficien a toda la sociedad nacional e internacional. 1.4 LA PATENTE La patente es la forma mas común de apropiación de las creaciones o invenciones que se traducen en un bien incorpóreo e intangible que posteriormente generaran un activo muy importante para las empresas, ya que estos activos pueden llegar a 16 convertirse en la parte fundamental de la entrada de capitales, los cuales desde luego redundaran en la generación de un inmenso capital. La patente es según el maestro Rafael Pérez Miranda la forma de apropiación plena que reconoce los derechos más amplios a una invención, tanto por el plazo de vigencia, como por el espacio geográfico en el cual se puede lograr su ejercicio. Por su parte el maestro David Rangel Medina define a la patente como el documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona física o jurídica tiene para explotar industrialmente un invento que reúna las exigencias legales. Es indiscutible entonces señalar que la patente es un documento oficial que expide el Estado a través de la institución correspondiente para hacer connotar un derecho exclusivo para explotar económicamente algún invento por conducto de su titular de forma temporal. Las patentes son documentos oficiales por los cuales el Estado garantiza al inventor o a su sucesor el derecho exclusivo de explotación económica de su invención durante un numero de años determinado, por lo general contiene una descripción 17 exacta de la invención y de sus ventajas sobre el nivel técnico precedente y procedimientos de elaboración y una definición precisa de la protección solicitada2 La patente confiere a su titular el derecho de exclusividad por un periodo de 20 años improrrogables, contada a partir de la fecha de la presentación de la solicitud y se deberá pagar la tarifa correspondiente, es decir que aun que todavía no se extienda el registro y por ende el documento que avale y confiera al titular el derecho exclusivo a su explotación correrá el termino dado para el uso exclusivo del derecho de la patente. Existen dos requisitos indispensables para que un invento pueda ser objeto de la patente, los cuales son: 1.- Que sea nuevo. 2.- .Que tenga carácter industrial. La ley de Propiedad Industrial establece que serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, exceptuando, los procesos biológicos para la producción reproducción y propagación de plantas y animales, así como el material biológico y genético tal como se encuentra en la naturaleza, las razas animales, el cuerpo humano y las partes vivas que lo componen y las variedades vegetales. 2 George, Gansser, La protección jurídica de los medicamentos, en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística David Rangel Medina (coordinador) núms. 25-26 p. 111. Citado por Pedro, Carrillo Toral, El derecho intelectual en México, Plaza y Valdés editores México, 2002. p. 186-187. 18 También la ley enuncia una lista de invenciones que no son patentables en su artículo 19 y que son: I.- Los principios teóricos y científicos II.- Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya exista en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre III.- Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos IV.- Los programas de computación V.- Las formas de presentación de información VI.- Las creaciones estéticas y las obras artísticas y literarias VII.- Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnostico aplacables al cuerpo humano y los relativos a animales VIII.- La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de huso de forma, de dimensiones o demateriales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia. Los derechos derivados de una patente pueden ser objeto de transmisión por dos vías: a) Por un convenio en el cual se transmitan total o parcialmente los derechos 19 b) Por un acuerdo en el que se otorgue una concesión de licencia para su explotación 3 La patente de invención ha logrado a través del tiempo el fortalecimiento de la dinámica científico tecnológica y el estimulo que genera el interés de muchos sectores productivos por lograr avances en cualquier rama de la industria o el comercio, toda vez que la generación de conocimientos de tipo intelectual han alcanzado niveles muy altos, debido a al búsqueda de nuevos conocimientos que se puedan plasmar en alguna invención que tenga repercusión en la industria, logrando enormes ganancias que sirven para lograr la reinversión en conocimientos e investigación científica que al final beneficia a la sociedad en general. 1.5 MODELOS DE UTILIDAD Los modelos de utilidad, son definidos por la ley como objetos, utensilios, aparatos o herramientas que como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad. Una definición muy aceptada es la siguiente: toda modificación de los objetos, utensilios, aparatos o herramientas, en su disposición, configuración, estructura o 3 Fernando. Serrano Migallon, La Propiedad Industrial en México, Porrúa, México, 1995 p. 22 20 forma y que con ello presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad4 Esta figura jurídica protege el mejoramiento de alguna invención ya existente, el cambio tiene que estar directamente relacionado con su funcionalidad y utilidad, podemos encontrar dentro de esta figura diversos productos que se encuentran en venta en tiendas como por ejemplo el sillón que tiene como función o utilidad extra el dar masaje mediante un mecanismo electromecánico, entre otros productos de este tipo, en este ejemplo podemos apreciar una hipótesis contenida en la norma legal, es decir que existe una ventaja en cuanto a su utilidad, por lo que al amparo de la ley se trata de un modelo de utilidad, cumpliendo con una de las dos características que debe reunir el modelo de utilidad. El modelo de utilidad tiene una vigencia en cuanto a su protección de de diez anos improrrogables, y este termino se cuenta a partir de la simple presentación de la solicitud del registro correspondiente y se deberá pagar la tarifa establecida para poder obtener el beneficio del derecho exclusivo de explotación. Esta figura como tal es relativamente nueva dentro de nuestra legislación regulando un modelo o prototipo que tal vez se encuentre ya registrado por otro titular, sin embargo lo que se regula conforme a derecho es esa modificación, para mejorar la funcionalidad del mismo o incluso cambiarla siempre buscando solucionar algún 4 Ibídem, p. 182 21 problema dentro de la industria o el comercio aprovechando algo ya realizado como es el caso de nuestro ejemplo. 1.6 DISEÑOS INDUSTRIALES Diseñar significa delinear, trazar dibujar, es definitivo que existen muchísimos diseños, por lo que para que sea registrable el dibujo o trazo debe reunir ciertas características, entre ellas desde luego que sean totalmente nuevos, diferentes a lo antes creado dentro de la industria incluso bosquejos de algún proyecto de carácter industrial que sea potencialmente comercializable, además que forzosamente deben tener aplicación industrial. Los diseños que pretendan registrarse deben ser creados de forma independiente diferentes de otros diseños o de una serie de composiciones o uniones de particularidades claras de diseños conocidos. El amparo confinado al conjunto de trazos llamado diseño con fines industriales no abarcara los elementos o características que deriven de la técnica o bien por la función que tengan por objeto realizar, sino de la novedad, es decir el aporte directo que tenga al objeto al cual se incorporara como parte fundamental y que posteriormente se convertirá en un activo de gran valor para el producto final. El artículo 32 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que los diseños Industriales comprenden a: 22 I.- Los dibujos industriales, que son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio y II.- Los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le de apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos. Es claro que existe una subdivisión dentro de los diseños industriales totalmente definidos, por un lado los dibujos o grupo de líneas plasmadas generalmente en algún lienzo que posteriormente según el proceso de productividad se convertirá en un modelo, por lo que se puede inferirá que dentro de esta figura jurídica de protección se amparan los dos niveles, el paso uno que es el dibujo, y el paso numero dos, es decir la aplicación ya en un objeto que adquiere dimensiones, y que posteriormente se convertirá en un patrón para dar paso a la coronación industrial de un producto lo cual se confirma en la misma ley. La solicitud de un diseño industrial se acompaña de una copia de carácter grafico o fotográfico del diseño que se pretende registrar, así como mencionar la clase del producto para la cual se utilizara. La vigencia del registro de un modelo de utilidad será de 15 anos improrrogables contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud y se deberá hacer el pago de derechos que corresponda. 23 1.7 LAS LICENCIAS Y LA TRANSMISIÓN DE DERECHOS Dentro de esta temática es de suma importancia señalar que tanto las marcas registradas como las solicitudes de registro son bienes inmateriales, con su respectivo valor económico que pueden circular libremente y por ello ser transmitidas y cedidas a terceros o constituir y ser objeto de derechos reales., por lo que podrá ser cedida por todos los medios que el derecho conoce. La ley establece con claridad que los derechos que la patente genere o bien su registro, o aquéllos que deriven de una solicitud en trámite, serán susceptibles de gravarse y transmitirse total o parcialmente en los términos y con las formalidades que establece la legislación común, es decir que pueden ser materia de cualquier contrato traslativo sin importar la índole de que se trate, aplicando de forma supletoria lo establecido en el código civil tratándose de actos jurídicos formales que tengan como objeto la transmisión de derechos y atendiendo a las formalidades de los mismos. Ahora bien, cuando se realice alguna transmisión de derechos o bien cuando este derecho se otorgue en garantía o se finque algún tipo de gravamen o limitación de dominio respecto del mismo deberá cumplir con el requisito de ser inscrito en el registro que para tal efecto se realiza bajo la responsabilidad del propio Instituto Nacional de la Propiedad Industrial el cual debe ser público, y solo cumpliendo con este requisito podrá ser eficaz en lo que respecta a producir efectos en perjuicio de terceros, registro que se otorgara previo el respectivo pago de la tarifa 24 correspondiente, el titular del derecho o registro podrá conceder, mediante convenio, licencia para su explotación la cual deberá ser inscritaen el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros, el instituto deberá otorgar el registro y realizar la respectiva inscripción de una transmisión de patente, registro, licencia o gravamen sin mediar mas que la formulación de la solicitud correspondiente en los términos fijados por la ley, misma que se deberá realizar de forma eficaz atendiendo al principio de seguridad jurídica consagrado en nuestra carta magna, el asiento que se realiza solo se podrá cancelar cuando se actualice alguna de las hipótesis que lo propia ley enumera en su articulo 65 que establece: “Artículo 65. La cancelación de la inscripción de una licencia procederá en cualquiera de los siguientes casos: I.- Cuando la soliciten conjuntamente el titular de la patente o registro y la persona a la que se le haya concedido la licencia; II.- Por nulidad o caducidad de la patente o registro; III.- SE DEROGA IV.- Por orden judicial.” Cuando algún derecho que regule la materia de la Propiedad Industrial y que se pueda enmarcar en alguna figura jurídica regida por la propia ley de la materia se intente registrar se tendrá que realizar el estudio previo para poder establecer si aun no ha caducado el derecho conferido en la misma en cuyo caso se deberá negar la inscripción por el funcionario público a cargo, cabe mencionar que no obstante que el titular del derecho haya concedido alguna licencia eso no querrá decir que el titular 25 pueda conceder alguna otra licencia o en su caso de que este pueda realizar la explotación simultanea de la misma, toda vez que se podrá equiparar a la copropiedad , lo que de forma inmediata genera que aquel que tenga concedida una licencia y cumpla con la formalidad de la inscripción de la misma ante el Instituto podrá ejercitar las acciones que en derecho correspondan con el objeto de salvaguardar los derechos conferidos ante cualquier tribunal acreditando la personalidad con que realizara las comparecencias para la defensa de su respectivo derecho, con la salvedad de que se hubiese estipulado lo contrario. Dentro de la figura de la licencia existe la denominada licencia obligatoria, la cual se debe otorgar a cualquier persona siempre que se reúnan los requisitos previstos en la ley, cuando no se comprueba la explotación después de haber transcurrido tres años de alguna patente, o bien cuando transcurran cuatro años de la presentación de la solicitud cualquier persona tendrá derecho a solicitar una licencia obligatoria y la autoridad estará obliga a otorgarla al particular, no procederá el otorgamiento de una licencia obligatoria, cuando el titular de la patente o quien tenga concedida licencia contractual, hayan estado realizando la importación del producto patentado u obtenido por el proceso patentado, quien solicite una licencia obligatoria deberá tener capacidad técnica y económica para realizar una explotación eficiente de la invención patentada y tendrá que comprobarlo ante el instituto para poder ser acreedor a la licencia obligatoria, previamente tendrá que mediar una notificación de forma personalísima por parte del Instituto hacia el titular de la patente para que dentro de un plazo de un año, proceda a su explotación, de no hacerlo se citara a una audiencia a las partes para que el Instituto decida sobre la concesión de la licencia 26 obligatoria y, en caso de que resuelva concederla, fijará su duración, condiciones, campo de aplicación y monto de las regalías que correspondan al titular de la patente. Caducidad de la patente. Transcurrido el término de dos años contado a partir de la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria, el Instituto podrá declarar administrativamente la caducidad de la patente, si la concesión de la licencia obligatoria no hubiese corregido la falta de explotación de la misma, o si el titular de la patente no comprueba su explotación o la existencia de una causa justificada a juicio del Instituto, el pago de las regalías derivado de una licencia obligatoria concluirá cuando caduque o se anule la patente, o por cualquier otra causa prevista en la ley. Quien goce de una licencia obligatoria deberá iniciar la explotación de la patente dentro del plazo de dos años, contados a partir de la fecha en que se le hubiere concedido. De no cumplirse esto, salvo que existan causas justificadas a juicio del Instituto, procederá la revocación de la licencia de oficio o a petición del titular de la patente. También existe la llamada licencia de utilidad pública que es aquella que se otorga de manera inmediata cuando existe estado de emergencia derivado de enfermedades o de seguridad nacional y tendrá que mediar una declaración que se publicará en el Diario Oficial de la Federación, determinará que la explotación de ciertas patentes se haga mediante la concesión de licencias de utilidad pública, en los casos en que, de 27 no hacerlo así, se impida, entorpezca o encarezca la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos o medicamentos para la población, en los casos de enfermedades graves que sean causa de emergencia o atenten contra la seguridad nacional, el Consejo de Salubridad General hará la declaratoria de atención prioritaria, por iniciativa propia o a solicitud por escrito de instituciones nacionales especializadas en la enfermedad. La Secretaría de Salud fijará las condiciones de producción y de calidad, duración y campo de aplicación de la citada licencia, así como la calificación de la capacidad técnica del solicitante. El Instituto establecerá, escuchando a ambas partes, un monto razonable de las regalías que correspondan al titular de la patente 1.8 LOS SECRETOS INDUSTRIALES Respecto a los secretos industriales la ley establece que: Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. Se llama secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial que le signifique obtener 28 o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma 5 La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entre al dominio público o que sea divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. Las transmisiones del llamado know how, o secreto industrial son frecuentes en la industria y en la empresa. En estos casos existe una comunicación a título oneroso de un hacer específico, con obligaciones en cuanto a su divulgación que permite 5 Ídem 29 mantener la tutela del secreto, que nunca sehace público. Pero el secreto no brinda a su conocedor un derecho absoluto a la abstención, por parte de los demás, de todo acto dirigido a conocer el dato secreto o a utilizarlo. Si se ha llegado a él por medios lícitos, el secreto no es protegido en cuanto tal y, por lo tanto, no existe un derecho al secreto; éste resulta indirectamente protegido como consecuencia de la protección que se deriva de la prohibición (por ilícitos) de los medios que podrían servir para conocerlo y solamente cuando ha sido ilícita o confidencialmente conocido existe una prohibición de divulgación y de utilización6 1.9 MARCAS La empresa es un conjunto organizado de actividades industriales, de bienes patrimoniales y de relaciones de hecho que operan en el mercado; y cuya actuación se condensa tanto sobre bienes materiales como sobre derechos. Entre los elementos que integran el patrimonio de la empresa existe un grupo de bienes, de naturaleza inmaterial, que el empresario necesita utilizar para el desarrollo de la imagen de su empresa y la penetración y consolidación de sus productos y servicios en el mercado. Se trata de los signos distintivos de la empresa y es la marca la que encabeza ese patrimonio intangible. De entre estos signos las marcas adquieren una especial relevancia, por las funciones que desempeñan. 6 http://www.bioetica.org/secreto.htm Curso dictado en Derecho ~ uva por la Dra. Teodora Sacudió 30 Existen diversos conceptos de marca entre los que destacan los siguientes: Marca es todo signo visible, nombre termino, símbolo o cualquier diseño o bien una combinación de ellos que sirve para distinguir un producto o un servicio de otros de su misma especie o clase en el mercado.7 Una marca es un nombre, término, símbolo, diseño o cualquier signo visible o bien una combinación de ellos que sirva para distinguir un producto o un servicio de otros de su misma clase o especie. La marca orienta al consumidor, son una garantía del tipo de producto o de servicio y de calidad de la mercancía creando un prestigio al vigilarla y conservarla 8 Una marca debe tener las siguientes cualidades: Un nombre-denominación Una figura real o imaginaria La distintividad, algo que la distinga que la haga única La individualidad9 Existen varios tipos de marcas de las cuales las más comunes son: 7 Pedro Carillo Toral, op. cit. P.153 8 Alicia Yolanda. Núñez Ramírez, Efectos jurídicos del uso de la marca en el derecho mexicano, Porrúa, México, 2002. p.. 41 9 Ibídem. P. 24 31 NOMINATIVAS: Son las marcas que permiten identificar un producto o servicio mediante una palabra o un conjunto de palabras. Su importancia radica en que se debe distinguir fonéticamente, es decir, deberán ser lo suficientemente distintivas para diferenciar los productos o servicios en el mercado de aquellos de su misma especie o clase. INNOMINADAS: Son figuras que cumplen con la función de una marca. Este tipo de marca puede reconocerse visualmente pero no fonéticamente. Su peculiaridad consiste en ser símbolos, diseños, logotipos o cualquier elemento figurativo que sea distintivo. TRIDIMENSIONALES: Son las marcas que protegen cuerpos con tres dimensiones como son los envoltorios, empaques, envases, así como la forma o presentación de los productos, siempre y cuando estos sean distintivos. MIXTAS: Es la combinación de cualquiera de los tres tipos de marcas anteriores, por ejemplo; una palabra con un diseño o una palabra con una figura tridimensional. Entre otras que existen. 32 Cabe señalar que el registro es el principal apoyo para la protección de los derechos de la marca 10 como lo establece con claridad la licenciada Alicia Yolanda Núñez Ramírez, además es indudable que el uso sin registro es un argumento suficiente para oponerse con existo al registro de una marca solicitada con posterioridad al mismo, sirve de base para anular una marca registrada también posterior y para rechazar la oposición que surge a dicha solicitud11. 1.10 MARCAS COLECTIVAS Se puede registrar como marca colectiva cualquier signo distintivo que las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicio legalmente constituidos, soliciten para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros que no formen parte de esas asociaciones o sociedades. 1.11 NOMBRES COMERCIALES Es cualquier denominación que sirve para distinguir una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios, dentro de la zona geográfica donde está establecida su clientela efectiva. Nombre Comercial es el signo distintivo que se utiliza para identificar el nombre de un establecimiento comercial y diferenciarlo de otro de su misma actividad industrial 10, Alicia Yolanda. Núñez Ramírez op. cit. p. 27 33 o mercantil, el nombre comercial es una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicio.12 Tanto el nombre comercial como el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos sin necesidad de registro. No obstante, quien esté utilizando un nombre comercial puede solicitar al Instituto la publicación del mismo en la Gaceta, lo cual producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial. 12 Ídem 34 CAPITULO SEGUNDO DENOMINACIÓN DE ORIGEN 2.1 CONCEPTO Para poder definir con claridad a esta figura jurídica tenemos que acudir a la propia ley de propiedad industrial que en el artículo 156 establece que: “Se entiende por denominación de origen el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos” Es claro que la ley proporciona una definición muy especifica de lo que denota la figura, que es tal vez la más sui generis de todas las que conforman a la Propiedad Industrial y que se tocaron en el capitulo anterior dentro de este trabajo. Con ella se puede designar productos alimenticios y bebidas objetos de artesanía elaborados en una región o zona geográfica o cualquier tipo de producto licito. El maestro Pedro Carrillo Toral define a la denominación de origen como el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma y cuya calidad o características se deban al medio geográfico, factores naturales y humanos.13 13 Pedro Carrillo Toral, op. cit. p. 188 35 La región geográfica juega un papel fundamental dentro del concepto de la denominación de origen, es la figura central , para encuadrar algún producto genérico que sin embargo no esta dentro del la libre apropiación debido a que la ley lo protege otorgándole el derecho exclusivo de explotación a todo aquel que cuente con la autorización para su uso, es el nombre de esta región geográfica el signo distintivo que diferenciara al producto de otros genéricos, que no cuenten con los elementos que distinguirán al producto, como lo son las características especificas de esa zona o los aspectos climáticos especiales para su realización exacta, derivado de que el producto o la materia prima e insumos tienen que ser originarios y deberse a los aspectos específicos de la región así como a los recursos humanos que también tendrán que ser muy especiales. La denominación de origen se remonta a tiempos ancestrales en donde las comunidades atesoraban algún objeto creado gracias a procesos imaginados e inventados por ellos mismos y que gracias a las condiciones del suelo o del clima era posible realizar y que serealizaban con una gran calidad, una calidad única , con el cual toda la comunidad se identificaba por lo que se adoptaba el nombre de la región geográfica en el que se fabricaba, el ejemplo mas grande se dio en Francia con toda la producción de vinos en muchas regiones del país por lo que el Estado tuvo que protegerlas catalogándolas por su denominación de origen generándose una garantía total para el consumidor, considerándose como productos selectos por sus propias características o métodos de producción, que genera una importancia económica amplia y por ello se promueve cada día mas la protección en el extranjero de todas las denominaciones de origen. 36 El concepto integral de la denominación de origen constituye un valioso instrumento jurídico para el desarrollo de una economía, ya que tienen por objeto promover de forma colectiva y garantizando calidad, procedencia y, en muchos casos, tradición e historia de productos que son fruto del íntimo vínculo entre grupos humanos y la tierra de donde provienen. Asimismo, las denominaciones de origen constituyen un mecanismo de defensa del consumidor y de la libre y leal competencia, pues el Acuerdo sobre los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), suscrito en el marco de la Organización Mundial del Comercio, establece en la Sección III referida a las Indicaciones Geográficas, que: "Los países deberán impedir la utilización de indicaciones que sugieran que un producto proviene de una región geográfica distinta de su verdadero origen, induciendo al público a error, e incluso, cualquier otro tipo de utilización que constituya un acto de competencia desleal." Como se puede concluir, uno de los elementos indispensables para el reconocimiento de una denominación de origen es la pre-existencia de un referente geográfico que precisamente da origen a la denominación de un producto elaborado en ese determinado territorio. Es en este contexto que los países establecen el marco legal adecuado con la finalidad de impedir que la utilización de una designación o presentación de un producto indique que éste proviene de una región geográfica distinta de su verdadero lugar de origen. 37 Dentro de las denominaciones más famosas se encuentran las siguientes: DENOMINACIÓN DE ORIGEN PRODUCTOS QUE AMPARA Cuba Tabaco Habanos Cigarros Habana Tabaco Habaneros Tabaco Bordeaux Vino Bordeaux clairet Vino Bordeaux rose Vino Bordeaux cotes de castillon Vino Bordeaux mousseaux Vino Canon fronsac Vino Graves Vino Lussag-saint-emillion Vino Saint emilion Vino Saint Julieta Vino Beaujolais Vino Chablis Vino Chambertin Vino Chenas Vino Chiroubles Vino Clos de la roche Vino Corton Vino 38 La tache Vino Pinot chardonnay macon Vino Monthelie Vino Montrachet Vino Nuits Vino Petit chablis Vino Pommard Vino Santeny Vino Savigny-les-beaune Vino Champagne Vino espumoso Artois Vino Cassis Vino Chateau-grillet Vino Condrieu Vino Hermitage Vino L’ etoile Vino Saint-josep Vino Rose d’ anjou Vino Montlouis Vino Muscadet Vino Savennieres Vino Cabernet de saumur Vino Rasteau Vino 39 Cognac Bebida alcohólica Coteaux d’ angenis Bebida alcohólica Vin de marcillac Vino Saint-chinian Vino Roquefort Queso Noix de grenoble Nuez Cheverny Vino Cadillac Vino Gremant de bourgogne Vino Camembert de normandin Queso Tequila Bebida alcohólica Mezcal Bebida alcohólica Olinala Artesanía de madera Porto Vinos en general Madeira Productos vinícolas Pilsen Cerveza14 14, Mauricio. Jalife Daher Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, Porrúa, México, 2003. p. 394,395 40 2.2 SOLICITUD DE PROTECCIÓN Para que la denominación de origen se pueda constituir y se pueda considerar legalmente como tal, debe mediar la declaración legal de protección a la misma, solo así dará inicio la protección jurídica, y podrá solicitarla: Toda persona física o moral que se dedique directamente a la extracción, producción o elaboración de los productos protegidos por la denominación de origen; realice la actividad dentro del territorio determinado en la declaración; cumpla con la norma oficial (NOM), establecida, incluidas las que establezca el IMPI conforme a las leyes aplicables respecto a los productos de que se trate; y los demás que señale la declaración; presentando el comprobante del pago de la tarifa correspondiente. Para estos efectos la ley considera que tienen interés jurídico: I.- Las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen; II.- Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores, y III.- Las dependencias o entidades del gobierno federal y de los gobiernos de las entidades de la Federación. De lo anterior se puede apreciar quien esta facultado para poder solicitar a la autoridad correspondiente la declaración de protección y en que términos lo puede realizar, pudiendo ser esta una persona física o bien una persona jurídica o moral , en 41 la practica estas ultimas son las que con mayor frecuencia lo solicitan es decir que las agrupaciones que se han dedicado a la extracción producción o elaboración del producto en concreto, teniendo el mejor derecho, siendo estos quienes en la mayoría de las ocasiones crean el procedimiento paso por paso llegando a perfeccionarlo de tal manera que por el propio procedimiento se genera una plusvalía derivada de la extraordinaria calidad que alcanza el producto final y es precisamente en este aspecto en donde se centra el derecho mismo de explotación, derivado del trabajo de muchos años, trabajo arduo y complicado de repetir el procedimiento miles y miles de veces hasta convertirse en creadores de un patrimonio intelectual que es muy apreciado en la industria, convirtiéndose en un activo muy importante para la empresa o para el mismo gremio lo cual es invaluable en estos tiempos. Es precisamente en estos gremios de productores que tiene su origen la protección de la denominación de origen, pensando en cobijar el derecho legitimo con el que cuentan los lugareños de la propia región geográfica a la que pertenece el producto misma que brinda condiciones geográficas y humanas que tienen que considerarse únicas para la producción. Sin embargo en el precepto legal encontramos también que esta legitimado para solicitar la protección una persona física que pudiere realizar la actividad de la explotación por cuenta propia, y de forma totalmente ajena a la asociación o grupo si es que lo existiera, o bien alguna persona que solo realizara alguna de las etapas del proceso creador, es decir que solo extrajera la materia prima y la vendiera para la realización del producto final, haciendo un paréntesis para mencionar que la ley es 42 omisa en señalar algún lapso de tiempo mínimo que se debiera tener como antecedente para generar el derecho a la protección por lo que deja abierta la posibilidad para que aquellos que tengan un lapso corto de tiempo como productores o extractores puedan solicitar la protección. Lo que es de llamar la atención es que también se legitima para poder solicitar la protección a las dependencias o entidades del gobierno federal y de los gobiernos de las entidades de la federación, esto seguramente apegado al principio de que el Estado Mexicano es el titular de la denominación de origen, sin embargo esto genera muchas preguntas ya que esta totalmente abierta la posibilidad a que cualquier dependencia pueda realizarlo aun aquellas que no tuvieran injerencia ni en las extracción ni en la producción o elaboración del producto, por lo que se debería restringir este derecho a aquellas dependencias que podrían tener participación en la vida activa de algunas de las etapas de la producción y que desdeluego pudieran acreditar lo antes mencionado. Los requisitos de la solicitud de declaración de protección se establecen en el artículo 159 que a letra dice: Artículo 159.- La solicitud de declaración de protección a una denominación de origen se hará por escrito, a la que se acompañarán los comprobantes que fundan la petición y en la que se expresará lo siguiente: I.- Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante. Si es persona moral deberá señalar, además, su naturaleza y las actividades a que se dedica; 43 II.- Interés jurídico del solicitante; III.- Señalamiento de la denominación de origen; IV.- Descripción detallada del producto o los productos terminados que abarcará la denominación, incluyendo sus características, componentes, forma de extracción y procesos de producción o elaboración. Cuando sea determinante para establecer la relación entre la denominación y el producto, se señalarán las normas oficiales establecidas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a que deberán sujetarse el producto, su forma de extracción, sus procesos de elaboración o producción y sus modos de empaque, embalaje o envasamiento; V.- Lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto que se trate de proteger con la denominación de origen y la delimitación del territorio de origen, atendiendo a los caracteres geográficos y a las divisiones políticas; VI.- Señalamiento detallado de los vínculos entre denominación, producto y territorio, VII.- Los demás que considere necesarios o pertinentes el solicitante. 2.3 PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD EN EL DIARIO OFICIAL La publicidad es un aspecto muy importante de la declaración de protección a la denominación de origen ya que esta genera el derecho a terceros a oponerse cuando consideren que existen probables lesiones a su esfera jurídica, o bien en el supuesto de que consideren proponer otras zonas geográficas que cumplan con los requisito tanto legales como geográficos y climáticos para explotar la misma, intentando adherirse a la circunscripción que abarque la denominación o bien para oponerse a la misma exponiendo sus argumentos. 44 Primeramente se realiza la publicación del extracto de la solicitud a efecto de iniciar el procedimiento, cabe mencionar que es justo en este momento cuando se debe generar la oposición de quien tenga interés jurídico, ya que una vez publicada la declaración de protección no existe ningún medio de impugnación , por lo que este será el momento procesal oportuno para interponer algún recuso ordinario de impugnación, lo cual se deberá realizar dentro de los dos meses siguientes a la publicación del extracto aportando todas y cada una de las pruebas que considere pertinentes y necesarias. Es en este primer momento cuando se deban aportar las pruebas que podrán ser todas las que en derecho correspondan con excepción de la confesional y testimonial y la prueba pericial corresponderá al Instituto o a quien este designe y antes de que se de la declaración el Instituto estará facultado para realizar todas las investigaciones que considere pertinentes para lograr con toda objetividad la declaración de protección o en su caso negarla. Una vez que se realiza la primer publicación del extracto y transcurrido el plazo señalado el Instituto resolverá sobre la cuestión, si el Instituto considera que ha procedido la declaración de protección realizara la publicación definitiva en el Diario Oficial de la Federación con todos los efectos legales que conlleva, considerando que esta podrá afectar la actividad económica de una región o varias regiones pudiendo afectar a muchos particulares o bien a gremios completos en caso de que quedaran fuera de los limites que comprendieran la zona geográfica de la denominación de origen quedando excluidos del derecho para explotar el producto, y 45 en su caso y de considerarlo necesario solicitar la protección de la justicia de la unión vía juicio de garantías debiendo estar previamente legitimados para realizarlo, es decir que en su momento debieron haber tomado parte del juicio de origen ya que de no haberlo hecho así se encontraran con pocas posibilidades de acudir ante los tribunales federales. 2.4 PROTECCIÓN A LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN La protección jurídica de la denominación de origen se genera una vez que esta se publico en el Diario Oficial de la Federación y surte todos sus efectos legales. 2.5 DURACIÓN La duración de la denominación dependerá de las condiciones que le dieron origen, estará determinada por la subsistencia de las mismas, y deberá existir otra declaración del propio Instituto para que la protección desaparezca. En el caso de esta figura jurídica no existe determinación de vigencia, en razón de que solo las condiciones geográficas, climáticas y humanas pueden establecer cuando se deba extinguir la protección o bien que exista una modificación a las condiciones que le dieron origen y que pudieran afectar de manera directa la calidad del producto. 46 2.6 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI) El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es la autoridad administrativa en materia de Propiedad Industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 2.7 DECLARACIÓN DEL IMPI SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN El articulo sexto de la ley de Propiedad Industrial es el que enviste de facultades al Instituto emitir la declaración de protección, así como de otorgar autorizaciones para su uso, y de la misma forma cancelar los derechos de Propiedad Industrial con fundamento en las fracciones tercera y cuarta que ala letra dicen: III. Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales, emitir declaratorias de notoriedad o fama de marcas, emitir declaratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas; la publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demás que le otorga esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial; IV.- Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta Ley y su reglamento y, en 47 general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma; Por tanto la autoridad administrativa que se encuentra facultada para emitir la declaración de protección es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual lo puede realizar de oficio o a petición de quien demuestre tener interés jurídico. Es menester hacer énfasis en que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se encuentra envestido de facultades para iniciar la gestión de una declaratoria de protección según el propio articulo 158 de la ley de Propiedad Industrial, por lo que en el momento que el propio Instituto considere necesaria la protección a alguna potencial denominación de origen lo puede hacer aun sin que medie la petición correspondiente, rompiendo con el principio del interés jurídico, aun que se pudiera entender el espíritu del legislador en razón de que es el Instituto el que resguarda los intereses del Estado Mexicano, considerando como ya se ha visto en el presente trabajo que el Estado es titular de la denominación, sin embargo el interés se podría considerar como indirecto en razón de que son los particulares quienes necesitan la protección jurídica, por lo que se requeriría convertir ese interés indirecto en un interés directo trayendo con ello consecuencias que podrían resultar benéficas para el Estado Mexicanosi se aprovecharan de mejor forma, la propia titularidad daría derecho al Estado de ser acreedor a regalías aportando la ayuda total a los productores de las diversas denominaciones de origen que tiene nuestro país y enfocando las ganancias por concepto de regalías al crecimiento de diversas industrias, ayudando así a comunidades enteras a lo largo del país. 48 2.8 TITULARIDAD DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN La figura de la denominación de origen según los tratadistas se sitúa en el campo de los signos distintivos, sin embargo podemos apreciar dentro de esta interesante figura jurídica, algunos puntos muy especiales que le dan ese carácter diferente, generalmente en otros signos distintivos encontramos claramente que el titular de los derechos se constituye de forma precisa, el cual puede ser una persona física o bien una persona moral o jurídica, como es el caso de la marca, sin embargo tratándose de la denominación de origen encontramos que el titular de los derechos se extiende y no se puede apreciar con claridad quien es, esto debido a que la ley en el articulo 167 establece que: “El Estado mexicano será el titular de la denominación de origen”. . . . . . “ Y posteriormente señala que “Esta solo podrá usarse mediante autorización que expida el instituto.” Es decir que aun cuando es el Estado mexicano el titular de la propia denominación de origen los particulares que tengan interés jurídico y que acrediten el mismo para solicitar la declaración de procedencia podrán aprovecharse de la misma, por lo que los efectos jurídicos y derechos que pueda genera dicha institución se expanden. Sin embargo no debemos confundir lo que es la declaración de protección con la autorización para el uso de la denominación de origen, la declaración de protección es solo el primer paso, posteriormente se tiene que solicitar al propio Instituto la autorización para su uso, es decir que el Estado dota de derechos a los particulares y 49 estira la titularidad de los derechos sin otorgar la misma dado que no se otorga la titularidad, se otorga el derecho de uso de la misma para que los exploten directamente los solicitantes. Por lo que debe quedar totalmente claro que es el Estado quien es titular de la denominación de origen. Por lo anterior podemos señalar que la definición de tipo legal que proporciona la ley es acertada, y podríamos agregarle este carácter sui generis debido a la particularidad en cuanto al titular del derecho que genera la misma al cual se hizo mención en líneas anteriores. Una vez que se ha logrado la declaración de protección el particular con fundamento en el artículo 169 realizara su petición. La autorización de uso de una denominación de origen se solicitará ante el IMPI cumplimentando el formulario correspondiente, en el que deben indicar los datos que en el mismo aparecen y que son: Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante; ubicación del establecimiento industrial donde se producirá el Producto amparado por la denominación de origen; y datos relativos al apoderado, si se actúa por medio de él. El impreso deberá ir acompañado por los documentos que procedan. Documento acreditativo de la personalidad del apoderado (en su caso). 50 Copia simple de la constancia del Registro General de Poderes del IMPI (en su caso). Copia certificada de la autorización de la Norma Oficial Mexicana (NOM), expedida por la autoridad correspondiente (en su caso), que deberá haber sido expedida dentro de los seis meses anteriores a la solicitud de autorización. Documento oficial que acredite la actividad del solicitante (documento público). Se puede acreditar, por ejemplo, con el acta de constitución de la sociedad en el que se contemple que se dedica a producir un determinado producto. Documento acreditativo de que se realiza la actividad dentro del territorio señalado en la declaración. Este debe ser expedido por la autoridad local competente y también dentro de los seis meses anteriores a la solicitud; y Comprobante del pago de la tarifa correspondiente. 2.9 CURSO DE LA SOLICITUD Al recibir una solicitud de autorización de uso de denominación de origen, el IMPI efectuará un examen de los datos y documentos aportados y, si a su juicio estos no reúnen los requisitos legales o resultan insuficientes para la comprensión y análisis de cualquier elemento de la solicitud, requerirá al solicitante para que dentro de un plazo de dos meses haga las aclaraciones o adiciones necesarias. Si los datos y documentos cumplen con los requisitos legales o son subsanados tras el requerimiento, se procederá al otorgamiento. 51 2.10 VIGENCIA Diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el IMPI renovables por periodos iguales en forma indefinida. El usuario de una denominación de origen está obligado a usarla tal y como aparezca protegida en la Declaración, ya que de no usarla en la forma establecida, procederá la cancelación de la autorización. 2.11 TRANSMISIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN El usuario autorizado de una denominación de origen puede transmitir su derecho a otro usuario, previa comprobación de que éste también cumple con las condiciones y requisitos establecidos para obtener el derecho a usar la denominación de origen. También puede, mediante convenio, permitir el uso de la denominación a quienes distribuyan o vendan los productos de sus marcas. Dicho convenio deberá ser sancionado por el IMPI, en los dos casos, convenio y transmisión, sólo surtirán efecto, a partir de su inscripción en el IMPI. 2.12 NULIDAD DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN Las causas por las que puede dejar de surtir efectos la autorización de uso de la denominación de origen son: Cuando se otorgue la autorización contraviniendo las disposiciones de la Ley. Por cancelación. Cuando el usuario use la denominación de origen en forma diferente a la establecida en la declaración de protección. Por terminación de vigencia. 52 2.13 INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS El artículo 213, de la Ley de la Propiedad Industrial establece como infracciones administrativas las siguientes: Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios, que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que la ley regula; Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso de la fecha en que haya quedado firme la declaración de nulidad; Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurre en infracción después de un año de la fecha de caducidad en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente; Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para ampara los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada; Usar sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca; 53 Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la república un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro; Usar como marca las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas contrarios a la moral ya las buenas costumbres, así
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