Uso indebido de marca publicidad y daño El caso particular de las marcas notorias Liliana Isabel Hers Id SAIJ DACF 110007

Vista previa del material en texto

Uso indebido de Marca, publicidad y daño. El Caso
particular de las marcas notorias
por LILIANA ISABEL HERS
Enero de 2011
www.saij.jus.gov.ar
Id SAIJ: DACF110007
Comentario a fallo: "CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS ASOCIACIÓN CIVIL C/ CASA ISENBECK S/ CESE DE
USO DE MARCA. DAÑOS Y PERJUICIOS. "Fecha: 19 de octubre de 2010. Tribunal: Sala 2 de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.
En los meses de diciembre del año 1999 y octubre de 2000, una firma cervecera , llevó a cabo una serie de
cruzadas publicitarias que llevaban diversas consignas como ser: "POR UNA PASION GENUINA", "¿Se puede
ser hincha de los dos a la vez?", "Si sos bostero, sos bostero. Si sos gallina sos gallina. Si sos de los dos sos,
sos sponsor" y "LA PRIMERA REGLA DEL JUEGO ES JUGARSE". Acompañando los lemas utilizó artículos
deportivos y latas de cerveza, que llevaban impresos los colores azul y amarillo que dentro del contexto del
futbol, suele identificarse al club Boca Juniors.
El Club Atlético Boca Juniors demandó a la cervecera por uso indebido de su marca registrada, signos
distintivos que en el expediente prueba en uso de antaño, como la camiseta, la designación "BOSTEROS y
reclama el resarcimiento de daños y perjuicios con más sus intereses y costas. La sentencia de primera
instancia hace lugar a la demanda y establece una indemnización de 40.000$. El decreto es apelado por ambas
partes. La actora reclama sobre el monto del resarcimiento. La demandada en cambio, funda su objeción a la
sentencia en que el uso de signos distintivos de los clubes de futbol se debió a una intención de comunicación a
los hinchas de futbol, y tal finalidad publicitaria fue erróneamente interpretada por el a quo como lesiva del
derecho marcario ya que no generaba confusión en el mercado consumidor, ni conducía a un desvío de
clientela. Cuestiona también el monto indemnizatorio. El quantum de la condena es también el agravio alegado
por la actora. El decreto comentado, confirma en las consideraciones de fondo la sentencia recurrida,
modificando el monto de la condena.
La doctrina del fallo establece:
1. Que la demandada incurrió en una conducta lesiva de los derechos marcarios de la actora al planificar su
campaña publicitaria, omitiendo revisar las constancias del registro marcario, de signos con capacidad distintiva,
incluidos en su publicidad, puesto que se incumplió con el deber genérico de no vulnerar derechos ajenos y por
el de ejercer la labor profesional con un mínimo de responsabilidad, cita los antecedentes de la sala Nina Ricci
S.A.R.L. c/ Lagny S.A. y Asociación del Fútbol Argentino c/ Cencosud S.A." s/ cese de uso de marcas. Daños y
perjuicios".
2. Que la transgresión a un derecho marcario hace presumir la existencia de daño. Invoca el antecedente
Asociación del Fútbol Argentino c/ Cencosud S.A." s/ cese de uso de marcas. Daños y perjuicios.
3. Que a los efectos de determinar el quantum de la indemnización los jueces pueden recurrir a la fijación
prudencial que autoriza el art. 165, última parte, del Código Procesal en función de una delicada apreciación de
las condiciones de cada causa, entre las que cuentan la naturaleza de la mercadería en infracción, calidades del
público consumidor, concurrencia de mala fe, proximidad de los negocios, etc. (cita a . O. ETCHEVERRY, "La
reparación de daños en las infracciones de Marcas y de Nombres", en A.A.V.V, "Derechos Intelectuales", Ed.
Astrea, t. 3, págs. 13/20).
Temas considerados en el fallo:
Comentaré en relación al pronunciamiento, el uso indebido de la marca en materia publicitaria y lo atinente a la
determinación del rubro indemnizatorio.
A. Las funciones de la marca. El particular peso de la función publicitaria en la marca notoria:
La función de las marcas fue variando a lo largo de la historia. La institución del derecho marcario tiene una
función procompetitiva. Se incentiva el desarrollo de signos distintivos en el mercado, a través de la tutela de la
exclusividad de su prestigio, haciendo factible así la apropiación de la inversión en el desarrollo distintivo y el
flujo de clientela generado a través del posicionamiento de la marca en el mercado.
Originalmente la marca tenía una función de distinción permitiendo al mercado asociara determinados signos
con determinada fuente de producción. De aquí sigue su función de garantía respecto de esta asociación. El uso
de determinados signos distintivos, llevan a la presunción por parte del público-creada por la predisposición de
quien utiliza estos signos distintivos, de que los productos identificados con la marca, provienen de su titular, las
operaciones comerciales que se sigan, y los actos de consumo, estarán inmersos en ese marco. A tal punto
está reconocido por el derecho local el principio, absolutamente pacífico en la jurisprudencia y anterior a la
normativa, que la Ley de Defensa del Consumidor, otorga responsabilidad al titular de la marca por los daños
generados al consumidor, por las cosas o servicios, que portan su marca. A partir de la relación indisoluble entre
la fuente de origen de la marca y los productos o servicios relacionados, toda inversión desarrollada en publicitar
los productos o servicios marcados, y la marca en si, se reflejará en el goodwill -potencialidd de generar
utilidades-del titular marcario. Esta tercera es la función de publicidad. La marca por su sola presencia y sostén
en el mercado genera publicidad para su fuente de origen.
La función de publicidad de la marca ha crecido en los últimos tiempos, y es la base del conjunto de alternativas
actuales de generación de valor a través de contratos marcarios. Esponsoreos, campañas o actos de marketing
cruzado, franquicias, merchandising y muchos emprendimientos asociativos puntuales o de largo plazo se
generan para potenciar, desarrollar y aprovechar esta generación de valor. Esta posibilidad se habilita
particularmente para las marcas notorias.
Marca notoria es la conocida por "la casi totalidad de los compradores potenciales" MD DISTRIBUCIONES S.A.
c/ QUICK FOODS S.A. s/ CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA.fecha: 17/09/2002 Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal., Sala II.
Dentro de las marcas notorias, la marca renombrada es aquella que ha alcanzado notoriedad en todas las
clases y actividades, normalmente por los valores o cultura que evoca en el imaginario, por lo que supera la
barrera de la especialidad. Notoriedad y renombre se logran por un conjunto de concausas que confluyen o se
alternan: Un enorme esfuerzo publicitario, algún rasgo distintivo y propio del producto que se haya trasladado al
poder evocativo de la marca como la calidad, o el bajo precio o una combinación de ambos, o la calidad de
alguna inversión publicitaria que haya valorizado la marca al cargarla de poder evocativo favorable en el
público-caso de las marcas asociadas a la actividad futbolística, relacionadas con una serie de valores de la
comunidad. La jurisprudencia local ha reconocido reiteradas veces este principio, estableciendo que la
notoriedad de las marcas "obliga a una protección mayor con fundamento en la buena fe y en la necesidad de
evitar engaños al público consumidor. Es así que el artículo 6 bis del Convenio de París permite extender la
protección aun en el caso en que la aproximación se produzca con productos similares. Por su parte, la
jurisprudencia argentina ha ordenado la cesación de uso sobre la base de la notoriedad de la marca, con
sustento en el artículo 953 del Código Civil. Ha dicho: "...puesto que la marca es notoria, el principio de
especialidad consagrado en los incs. a) y b) del artículo 3° de la ley 22.362 no puede aplicarse en forma estricta"
(Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala I, autos "Christian Dior S.A. v. Mampar
SA", sentencia del 23/5/1986, confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 310: 712 con
fecha 31/3/87).
El uso de símbolos de competiciones deportivas en el packaging (presentación del producto) y en los productosproporciona un aumento del 50% en la intención de compra de los productos por parte de los consumidores.
Las prácticas publicitarias que indebidamente se apoyan en la marca notoria o renombrada "diluyen" para su
titular el potencial de generar nuevos contratos, lo cual debe reflejarse en la medición del lucro cesante y el daño
emergente. Las infracciones que traen como consecuencia la dilusión del valor marcario de las marcas notorias,
y renombradas, son particularmente lesivas a la lealtad comercial, y al público consumidor, tal la razón de la
protección extrema que el derecho internacional otorga a las marcas notorias -Adpic, Tratado de París- otorga a
las marcas notorias.
En tiempos de crisis económica, en que la inversión en publicidad se hace más riesgosa, el esponsoreo, y todos
los contratos publicitarios que se apalancan sobre marcas ya posicionadas, son un "refugio" para la inversión,
porque implican acotar a un segmento ya conocido, el riesgo del retorno de la comunicación publicitaria. Así los
contratos sobre marcas renombradas, de lujo y notorias, se tornan más vulnerables a la concurrencia desleal;
por lo que se ha reprobado la estrategia publicitaria que orienta su presencia en el mercado de manera de
suscitar la asociación de los propios productos con la combinación particular de signos marcarios sin la licencia
de su titular, en base a que:
"Esta forma de oferta, presentación y embalaje provoca el lazo conceptual que llega a las marcas notorias, lo
cual configura un cuadro que favorece la confusión del consumidor y redunda en un aprovechamiento indebido
del prestigio ajeno.CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS ASOCIACION CIVIL c/ SUPERBLANK SRL Y OTRO s/
CESE DE USO DE MARCA.Fecha: 23/09/2010.Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial
Federal., Sala 1 B. El daño resarcible en materia marcaria:
La dificultad probatoria en materia marcaria ha inducido a los tribunales a un criterio amplio en materia de
prueba del daño resarcible en los ilícitos marcarios. Desde que hay uso ilegítimo hay indemnización.
"La jurisprudencia actualmente dominante se ha inclinado por presumir que la infracción o uso de la marca ajena
ilegítimamente causa, normalmente, daños y perjuicios al titular del signo registrado; extremo que conduce a
fijar una reparación pecuniaria valorando -con particular afinación del juicio- todas y cada una de las
circunstancias que especifican el conflicto" CIENFUEGOS S.A. C/ DISTRISEGA S.A. S/ NULIDAD DE MARCA.
y acumulada: CAUSA N° 8804/99 DISTRISEGA S.A. C/ CIENFUEGOS S.A. S/ CESE DE USO DE MARCAS.
DAÑOS Y PERJUICIOS.Fecha: 15/03/2010 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.,
Sala 2, y la abundante jurisprudencia y doctrina citada en dichos autos: causa 7471 del 4.9.90: causa 4808/1998
del 27.10.05, entre otras); criterio que, encuentra apoyo en caracterizada doctrina (confr. J. OTAMENDI,
"Derecho de Marcas", 2da. ed., págs. 325 y ss.; E.O FARREL, "La indemnización debida por los usurpadores
marcarios", L.L: 1991-E, 327; O. ETCHEVERRY, "La reparación de daños en infracciones de nombres y
marcas", en "Derechos Intelectuales", ed. Astrea, t. 3, págs. 13 y ss). GRICORT S.R.L. C/ CENCOSUD S.A. Y
OTROS S/ CESE DE USO DE MARCAS. DAÑOS Y PERJUICIOS. Fecha: 13/04/2010. Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal., Sala 2., Dr. Alfredo Silverio Gusman - Dr. Ricardo Víctor Guarinoni
- Dr. Santiago Bernardo Kiernan.
En cuanto al daño emergente:
En relación al quantum indemnizatorio se han realizado contrucciones diversas fundadas en la atribución
conferida en el art. 386 y en especial en el art. 477, ambos del Código Procesal, "...agrego que lo que debe
ponderarse no es el beneficio bruto sino la utilidad neta adicional, tal como lo sostiene la jurisprudencia de este
fuero, descontando el costo de producción y comercialización (conf. esta Sala, 7/04/09, "Club Atlético Boca
Juniors c/ Afremov", con cita de OTAMENDI, Jorge, "Derecho de Marcas", págs. 333/334 y jurisprudencia citada
al pie de página). Por cierto, la merma en la facturación de la actora que informa el experto, no es idónea para
medir el perjuicio padecido -de hecho el propio perito se inclina por otro criterio a ese fin-; pues las bajas durante
los ejercicios 2000/2001 parecen propias de la aguda crisis que evidenciaba la economía argentina durante ese
lapso" .GRICORT S.R.L. C/ CENCOSUD S.A. Y OTROS S/ CESE DE USO DE MARCAS. DAÑOS Y
PERJUICIOS.Fecha: 13/04/2010. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal., Sala 2., Dr.
Alfredo Silverio Gusman - Dr. Ricardo Víctor Guarinoni - Dr. Santiago Bernardo Kiernan.
El fallo analizado establece "a los fines de establecer el resarcimiento, atender a la envergadura de los ingresos
que la actora obtiene a través del uso y explotación de sus marcas en contratos que guardan alguna similitud
con el indebido usufructo que se analiza en autos.... Desde el lado de la demandada, se observan las
cuantiosas sumas invertidas en publicidad, lo que da una pauta del beneficio que esperaba de su campaña..."
En cuanto al lucro cesante -tema no incluído en la litis resuelta por el fallo comentado:
La indemnización también tiene una función disuasiva, que vincula el lucro cesante de la damnificada con los
beneficios del infractor.
"Es una conclusión que deriva de las normas del Código Civil aplicables a la especie y del propósito que tiene la
indemnización: restablecer el equilibrio patrimonial roto por el incumplimiento o el hecho ilícito (Llambías, op. cit.,
tomo I, número 94 pág. 119). El accionado no puede pretender que dichos beneficios permanezcan intangibles
dentro de su patrimonio, dado el tipo de responsabilidad y el dolo que se le atribuyeron. En otras palabras, no es
razonable que quien es encontrado responsable de un acto ilícito doloso pueda conservar los frutos de
semejante conducta; tampoco que quien persigue la satisfacción por el menoscabo de su derecho en esa
hipótesis reciba del ofensor la misma cantidad de dinero (v.gr. las regalías) que habría percibido si hubiera
contratado con él. Para que la indemnización cumpla con el rol de ejemplaridad que tiene en este tipo de juicios,
debe ser disuasiva de la conducta ilícita juzgada con el propósito de afianzar las sanas prácticas comerciales
(Sala II, causa 497 del 4/9/81; esta Sala, causa nº 6246 del 30/3/90; Sala I, causa nº 20.131/95 del 19/9/02).
"Federation Internationale De Football Association c/ Carrefour Argentina SA s/ varios propiedad industrial e
intelectual", 8.07.2008, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal Sala III".