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La ProPiedad industriaL
universidad externado de Colombia
Juan david Castro García
La ProPiedad industriaL
isBn 978-958-710-393-9
© 2009, Juan david Castro GarCía
© 2009, universidad eXternado de CoLoMBia
 Calle 12 n.º 1-17 este, Bogotá
 teléfono (57 1) 342 0288
 www.uexternado.edu.co
 publicaciones@uexternado.edu.co
Primera edición: marzo de 2009
diseño de cubierta: departamento de Publicaciones
Composición: Precolombi
impresión y encuadernación: 
tiraje de 1 a 1.000 ejemplares
impreso en Colombia
Printed in Colombia
Prohibida la reproducción o cita impresa o electrónica total o parcial de esta 
obra, sin autorización expresa y por escrito del departamento de Publicaciones 
de la universidad externado de Colombia.
Christine, Alejandra, Pierre, Mauro: ¡Gracias!
9
contenido
Prólogo 21
Prefacio 29
Presentación de la obra 31
Índice de abreviaturas 35
introducción general al derecho de la ProPiedad industrial 37
título i. el derecho de los signos distintivos
sección 1. el derecho de marcas
1.1 introducción 43
1.2. reseña histórica 44
1.3. generalidades 48
1.3.1. Principios del derecho de marcas 48
1.3.1.1. el principio de independencia 49
1.3.1.2. el principio de territorialidad 52
1.3.1.3. el principio de especialidad 54
1.3.1.4. el principio del carácter facultativo 
de la marca 57
1.3.2. Fuentes del derecho de marcas 57
10
1.3.2.1. Fuentes nacionales 57
1.3.2.2. Fuentes internacionales 60
1.3.3. La relación de la marca con otros derechos 
de propiedad intelectual 61
1.3.3.1. relación con el derecho de autor 62
1.3.3.2. relación con los diseños industriales 63
1.3.3.3. relación con las patentes 64
1.3.4. La naturaleza jurídica del derecho de marcas 64
1.4. funciones de las marcas 66
1.4.1. Función clásica de la marca 66
1.4.2. Función esencial de la marca 67
1.4.3. otras funciones de las marcas 67
1.4.3.1. Función de defensa de la “imagen” 
 de la empresa 67
1.4.3.2. Función publicitaria o de comunicación 68
1.4.3.3. Función de garantía de buena calidad 68
1.5. tiPos de marcas 69
1.5.1. en razón de la forma de su percepción 69
1.5.1.1. La marca compleja (o mixta) 78
1.5.2. en razón del número de personas que se 
benefician de la protección de la marca 78
1.5.3. en razón del número de personas que conocen 
la marca en el mercado – La marca notoria 80
1.5.4. en razón de su alcance territorial 84
1.6. las condiciones de validez de la marca 85
1.6.1. el carácter distintivo 86
1.6.1.1. signos no distintivos 88
1.6.1.2. apreciación del carácter distintivo 
del signo 95
1.6.1.3. incidencia del uso en la distintividad 96
1.6.1.4. Pérdida del carácter distintivo. La marca 
genérica 98
1.6.2. La condición de licitud 100
1.6.2.1. el signo falaz o engañoso 101
1.6.2.2. La valoración de la ilicitud del signo 103
1.6.3. La condición de disponibilidad 104
1.6.3.1. signos distintivos anteriores 105
11
1.6.3.2. otros derechos anteriores 108
1.6.3.3. Los derechos anteriores y el principio de 
especialidad 110
1.6.3.4. Los derechos anteriores y el principio de 
territorialidad 111
1.6.4. La condición de la posibilidad de 
representación gráfica 112
1.6.5. efectos de la ausencia de las condiciones 
de validez 113
1.7. adquisición del derecho 115
1.7.1. introducción 115
1.7.2. Presentación de la solicitud 116
1.7.3. examen de forma y publicación 121
1.7.4. el incidente de oposición 122
1.7.5. examen de registrabilidad y otorgamiento 
del registro 124
1.7.6. duración del derecho y renovación del registro 125
1.8. derechos del titular 126
1.8.1. Prerrogativas derivadas del derecho de 
propiedad sobre la marca 126
1.8.2. el derecho de usar la marca 127
1.8.3. el derecho de prohibir el uso de la marca 129
1.8.4. Límites al ejercicio del derecho sobre la marca 130
1.8.4.1. el agotamiento del derecho 131
1.9. obligaciones del titular del derecho 134
1.9.1. Generalidades 134
1.9.2. La obligación de explotar la marca 135
1.9.3. La obligación de renovar el registro 138
1.9.4. La sanción por falta de explotación 139
1.9.4.1. Los justos motivos de no explotación 140
1.10. Pérdida del derecho 141
1.10.1. introducción 141
1.10.2. Pérdida voluntaria del derecho 142
1.10.2.1. renuncia 142
1.10.2.2. abandono (Caducidad) 143
1.10.3. Pérdida forzada del derecho 144
1.10.3.1. Cancelación del derecho 144
12
1.10.3.2. La nulidad de la marca 149
1.10.3.3. Venta forzada 151
1.11. la defensa del derecho 151
1.11.1. introducción 151
1.11.2. Los actos de infracción a la marca o al derecho 
de marcas 154
1.11.2.1. La reproducción ilícita de la marca 154
1.11.2.2. La imitación fraudulenta de la marca 157
1.11.2.2.1. el riesgo de confusión 158
1.11.2.2.2. La apreciación del riesgo de confusión 160
1.11.2.3. La supresión, modificación o alteración 
de la marca 162
1.11.2.4. otros usos infractores 163
1.11.3. La constitución material de la infracción 164
1.11.4. La sanción a la infracción al derecho de marcas 165
1.11.5. usos que no infringen el derecho de marcas 166
1.11.6. reglas para el cotejo de marcas 168
1.11.7. Los medios de defensa del derecho sobre la marca 172
1.11.7.1. La acción contra la infracción 173
1.11.7.2. La acción de reivindicación 174
1.11.7.3. La oposición 175
1.12. el derecho internacional de las marcas 175
1.12.1. introducción 175
1.12.2. el Convenio de París de 1883 176
1.12.3. el sistema de Madrid 178
1.12.3.1. el arreglo de Madrid relativo al registro 
internacional de Marcas de 1891 180
1.12.3.2. el Protocolo de Madrid relativo al registro 
internacional de Marcas de 1989 181
1.12.4. el arreglo de niza de 1957 185
1.12.5. el arreglo de Viena de 1973 186
1.12.6. el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de 
Propiedad intelectual relacionados con el Comercio 
(adPic) de 1994 186
1.12.7. el tratado sobre el derecho de Marcas –tlt– de 
1994 (“trademark Law treaty”) 187
1.12.8. el tratado de singapur de 2006 188
13
1.12.9. el derecho Comunitario europeo 189
sección 2. indicaciones geográficas y otros signos distintivos
sub-sección 2.1. las indicaciones geográficas 193
2.1.1. introducción 193
2.1.2. tipos de indicaciones geográficas 194
2.1.2.1. La indicación de procedencia 194
2.1.2.2. La denominación de origen 196
2.1.3. naturaleza jurídica de las indicaciones 
geográficas 200
2.1.4. adquisición del derecho sobre la indicación 
geográfica 203
2.1.4.1. a nivel nacional 203
2.1.4.2. a nivel internacional 206
2.1.5. La pérdida del derecho 207
2.1.6. La defensa de la indicación geográfica 208
2.1.6.1. el caso de la denominación de origen 
“Champaña” 210
2.1.7. el derecho internacional de la indicación 
geográfica 213
2.1.7.1. el Convenio de París de 1883 215
2.1.7.2. el arreglo de Madrid relativo a la represión 
de las indicaciones de Procedencia Falsas o 
engañosas en los Productos 216
2.1.7.3. el arreglo de Lisboa de 1958 218
2.1.7.4. el acuerdo sobre los adPic de 1994 219
2.1.7.5. otros instrumentos 222
sub-sección 2.2. otros signos distintivos 222
2.2.1. introducción 222
2.2.2. el nombre comercial 223
2.2.3. el lema comercial 229
2.2.4. La enseña 232
2.2.5. el nombre de dominio 234
14
título ii. la protección de la invención
sección 3. la Patente de invención
3.1. introducción 243
3.2. generalidades 245
3.2.1. Breve reseña histórica 245
3.2.2. Concepto 252
3.2.3. Clases de invenciones 254
3.2.3.1. La invención de producto 255
3.2.3.2. La invención de procedimiento 256
3.2.3.3. La invención relativa a los medios 
conocidos 256
3.2.3.4. La invención de dependencia 259
3.2.4. Fuentes del derecho de patentes 260
3.2.4.1. Fuentes nacionales 260
3.2.4.2. Fuentes internacionales 261
3.3. condiciones de validez de la Patente de invención 264
3.3.1. introducción 264
3.3.2. La novedad 265
3.3.2.1. el “estado de la técnica” 267
3.3.2.2. La destrucción de la novedad 269
3.3.3. el nivel inventivo 274
3.3.3.1. La “persona del oficio” 277
3.3.4. La aplicación industrial 278
3.3.5. Las exclusionesde patentabilidad 279
3.4. obtención del tÍtulo 285
3.4.1. Presupuestos 285
3.4.1.1. titularidad 286
3.4.1.2. oportunidad para el trámite 290
3.4.2. trámite de la solicitud 292
3.4.2.1. Presentación de la solicitud 292
3.4.2.2. examen formal de la solicitud 301
3.4.2.3. La publicación de la solicitud 304
3.4.2.4. el examen de fondo (o de patentabilidad) 305
3.4.2.5. Mantenimiento y vigencia del derecho 306
3.5. derechos del titular 307
15
3.5.1. el derecho de explotación 307
3.5.1.1. el agotamiento del derecho 308
3.5.2. el derecho de paternidad 312
3.6. obligaciones del titular 312
3.6.1. La obligación de explotar 312
3.7. limitaciones al ejercicio del derecho 314
3.7.1. introducción 314
3.7.2. Las licencias obligatorias 314
3.7.2.1. Licencia obligatoria por falta 
de explotación 315
3.7.2.2. Licencia obligatoria por razones de 
interés público o de seguridad nacional 317
3.7.2.3. Licencia obligatoria en razón de prácticas 
contrarias a la libre competencia 318
3.7.2.4. Licencia de dependencia 319
3.7.3. el derecho de posesión anterior 319
3.7.4. La pérdida del derecho 321
3.7.4.1. Por nulidad 321
3.7.4.2. Por caducidad 323
3.7.4.3. Por otras razones 324
3.8. la defensa de la Patente 325
3.8.1. introducción 325
3.8.2. acción de reivindicación 325
3.8.3. acción contra la infracción 326
3.8.4. Medidas cautelares 330
3.8.5. acción contra la competencia desleal 331
3.8.6. otros mecanismos de defensa 332
3.8.7. Competencia 333
3.9. el derecho internacional de la Patente de invención 334
3.9.1. introducción 334
3.9.2. el Convenio de París de 1883 334
3.9.3. el Convenio de estrasburgo de 1963 337
3.9.4. el arreglo de estrasburgo de 1971 338
3.9.5. el tratado de Budapest de 1977 339
3.9.6 el Convenio de Munich de 1973 340
3.9.7. el tratado de Cooperación en Materia de 
Patentes –Pct– de 1970 341
16
3.9.8. el acuerdo sobre los adPic de 1994 343
3.9.9. el tratado del derecho de Patentes –Plt– 
de 2000 (“Patent Law treaty”) 345
sección 4. la Patente de modelo de utilidad
4.1. introducción 349
4.2. generalidades 351
4.2.1. Breve reseña histórica 351
4.2.2. Concepto 352
4.2.3. relación del modelo de utilidad con otros 
derechos de propiedad intelectual 353
4.3. condiciones de validez del modelo de utilidad 355
4.3.1. novedad 356
4.3.2. aplicación industrial 358
4.3.3. altura inventiva 359
4.3.4. Mejora funcional 360
4.3.5. Carácter concreto 360
4.4. obtención del tÍtulo 361
4.4.1. trámite 361
4.5. limitaciones al ejercicio del derecho 363
4.6. extinción del derecho 364
4.7. la Protección internacional del modelo de utilidad 365
título iii. la protección del diseño industrial
sección 5. el diseño industrial
5.1. generalidades 369
5.1.1. introducción 369
5.1.2. Conceptos 372
5.1.2.1. diseño industrial 373
5.1.2.2. industria 375
5.1.2.3. arte 375
5.1.3. régimen legal 376
5.2. la Protección del diseño industrial 376
5.2.1. Condiciones de protección 376
17
5.2.1.1. La novedad 376
5.2.1.2. La apariencia particular 381
5.2.1.3. el carácter aparente 382
5.2.1.4. el carácter concreto 383
5.2.2. exclusiones de protección 384
5.3 vÍnculos del diseño industrial con otros derechos 
de ProPiedad intelectual 390
5.3.1. introducción 390
5.3.2. Vínculo del diseño industrial con el derecho 
de autor 391
5.3.2.1. La doble protección (la “teoría de la 
unidad del arte”) 394
5.3.2.2. La situación actual en Colombia 396
5.3.2.3. aproximación teórica (“tesis de la 
intención creativa”) 397
5.3.3. Vínculo del diseño industrial con el derecho 
de marcas (la marca tridimensional) 400
5.3.4. Vínculo del diseño industrial con el derecho 
de patentes 402
5.3.4.1. Consideraciones en relación con 
el modelo de utilidad 403
5.3.5. el diseño industrial y el derecho de la competencia 404
5.4. la obtención del tÍtulo de Protección 405
5.4.1. introducción 405
5.4.2. Procedimiento 406
5.4.3. Beneficiarios 410
5.4.4. duración del derecho 411
5.5. la defensa del derecho sobre el diseño industrial 411
5.5.1. Generalidades 411
5.5.2. Medios de defensa 412
5.6. lÍmites al ejercicio del derecho sobre 
el diseño industrial 414
5.6.1. Las excepciones al ejercicio del derecho 414
5.6.2. La nulidad del derecho sobre el diseño industrial 414
5.6.3. el agotamiento del derecho 415
5.7. el derecho internacional del diseño industrial 416
5.7.1. Generalidades 416
5.7.2. el Convenio de París de 1883 416
18
5.7.3. el arreglo de La Haya de 1925 417
5.7.3.1. el acta de Ginebra de 1999 418
5.7.4. el arreglo de Locarno de 1968 420
5.7.5. el acuerdo sobre los adPic de 1994 420
5.7.6. el Convenio de Berna de 1886 421
título iv. otros derechos de propiedad industrial
sección 6. la Protección del secreto emPresarial
6.1. generalidades 425
6.1.1. introducción 425
6.1.2. Vínculos del secreto empresarial con otros 
derechos de propiedad industrial 427
6.2. concePto 428
6.3. condiciones de la Protección 429
6.3.1. exclusión de la protección 431
6.4. fuentes legales de Protección del secreto emPresarial 431
6.4.1. Fuentes internacionales 431
6.4.2. Fuentes nacionales 433
6.5. duración de la Protección 433
6.6. transmisión del secreto emPresarial 434
6.7. la defensa del secreto emPresarial 435
sección 7. la Protección de la variedad vegetal
7.1. introducción 439
7.2. condiciones de validez 440
7.2.1. debe ser nueva 441
7.2.2. debe ser distinta 442
7.2.3. debe ser homogénea 443
7.2.4. debe ser estable 443
7.2.5. debe ser designada por una denominación 
apropiada 444
7.3. la relación entre la Patente de invención y la 
variedad vegetal 444
7.4. obtención del derecho 445
19
7.5. derechos y obligaciones del obtentor 446
7.6. Protección internacional de la variedad vegetal. 
la uPov 448
título v. el derecho internacional general de 
la propiedad industrial
sección 8. instrumentos internacionales
8.1. el convenio de ParÍs de 1883 451
8.2. el acuerdo sobre los adPic de 1994 456
8.3. otros instrumentos 460
título vi. la explotación comercial de 
la protección industrial
sección 9. los contratos de exPlotación de 
la ProPiedad industrial
9.1. introducción 463
9.2. condiciones de validez de contratación 466
9.3. contenido del contrato 469
9.4. contrato de cesión de derechos de ProPiedad 
industrial 472
9.4.1. Contrato de cesión de marca 472
9.4.2. Contrato de cesión de patente 475
9.4.3. Contrato de cesión del diseño industrial 478
9.5. contrato de licencia de derechos de ProPiedad 
industrial 479
9.5.1. Contrato de licencia de marca 479
9.5.2. Contrato de licencia de patente 482
9.5.3. Contrato de licencia de diseño industrial 485
9.6. otros contratos relacionados con los derechos 
de ProPiedad industrial 486
9.6.1. en relación con el derecho de marcas 487
9.6.2. en relación con el derecho de patentes 489
20
9.6.2.1. La explotación de la patente y el derecho 
de la competencia 489
9.6.3. en relación con el diseño industrial 490
21
prólogo
el Código Civil colombiano, después de definir el dominio 
o la propiedad como “el derecho real en una cosa corporal, 
para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo 
contra la ley o contra derecho ajeno”, señala en el artícu-
lo 670 que “sobre las cosas incorporales hay también una 
especie de propiedad”. algunos han considerado que al 
hacer mención a las “cosas incorporales”, andrés bello se 
refería al tema que se conoce hoy con el nombre de propie-
dad intelectual. sin embargo, ello no es así, en la medida 
en que lo que el gran codificador latinoamericano hizo fue 
recoger la renombrada distinción gayana res corporalis y 
res incorporalis, entendiendo por las primeras “las que tie-
nen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos”, 
y por las segundas, “las que consisten en meros derechos” 
como los créditos, las servidumbres activas, el derecho de 
usufructo, etc. es decir que para el mundo romano los de-
rechos eran res, cosas (hoy diríamos, porel contrario, que 
los derechos recaen sobre las cosas), y de ahí que el artículo 
664 del Código haya dicho que “las cosas incorporales son 
derechos reales o personales”. total, cuando el Código Civil 
habla de cosas incorporales no se refiere a los bienes o cosas 
protegidos por la propiedad intelectual sino a los derechos 
22
personales (llamados créditos) o a los derechos reales (do-
minio, herencia, usufructo, uso o habitación, servidumbres, 
prenda e hipoteca), por cuanto –se repite– para la experien-
cia jurídica romana el derecho –en una visión objetiva de 
éste– era una res. el mundo moderno, por el contrario, tiene 
una visión subjetiva del derecho, y éste, más que una res, es 
una facultad, una potestad, un poder que tiene el individuo, 
reconocido por el estado. 
La escueta mención que el Código de bello hace de otra 
clase de propiedad, diferente de la propiedad sobre una 
cosa corporal mueble o inmueble, que hoy llamaríamos 
intelectual, se halla en el artículo 671, según el cual “Las 
producciones del talento o del ingenio son una propiedad 
de sus autores. esta especie de propiedad se regirá por leyes 
especiales”. Y en el contrato de arrendamiento de servicios 
inmateriales el artículo 2063 señala que una obra inmate-
rial es aquella en donde “predomina la inteligencia sobre 
la mano de obra”. 
La propiedad intelectual ha sido reconocida constitu-
cionalmente y reglamentada en virtud de leyes especiales. 
esa es la razón por la cual juan david castro la presenta 
como una forma de propiedad especial y la califica como 
un derecho “joven”.
juan david castro le ofrece a la literatura jurídica de 
habla hispana un excelente trabajo sobre uno de los dos 
grandes capítulos de la propiedad intelectual –la propie-
dad industrial–, escrito en lenguaje sencillo y magistral, 
apoyado en su práctica administrativa y judicial europea y 
producto de las fecundas reflexiones que brotan en el tran-
quilo pueblo fronterizo de Crozet, entre Francia y suiza, 
en donde vive desde hace varios años. en ese ambiente de 
silencio se fortificó su talento para regalarnos esta calificada 
contribución que redundará en beneficio del desarrollo de 
la propiedad industrial en iberoamérica. 
23
del texto se destaca el tratamiento omnicomprensivo 
del tema. en él halla fecunda explicación cada uno de los 
derechos que conforman la propiedad industrial: el derecho 
de los signos distintivos (las marcas, las indicaciones geo-
gráficas, el nombre comercial, el lema comercial, la enseña 
y los nombres de dominio); las patentes de invención y de 
modelo de utilidad; el diseño industrial; el secreto empresa-
rial; las variedades vegetales; los principales instrumentos 
internacionales de reconocimiento y protección de la pro-
piedad industrial; y termina el libro con un capítulo sobre 
las modalidades contractuales o formas de explotación so-
bre los derechos de la propiedad industrial. todos los temas 
fueron febrilmente elaborados, con sustento en doctrina y 
jurisprudencia foránea y nacional relevante. 
en consonancia con una visión internacional de la pro-
piedad industrial, la cual, sin duda, ha presionado, para 
bien o para mal, ajustes normativos nacionales y regiona-
les, el texto se explaya en explicar la incidencia que tiene la 
regulación del tema en tratados internacionales y su influjo 
en el ámbito local y comunitario y la necesidad de que esos 
instrumentos internacionales sean conocidos. Para el autor, 
la actual tendencia de intercambio de mercancías a nivel 
mundial obliga a los empresarios nacionales a intervenir 
en mercados extranjeros en donde esos instrumentos se en-
cuentran en vigor; además, si se aprueba el tratado de libre 
comercio con estados unidos, muchos de esos instrumentos 
internacionales deberán ser ratificados por Colombia. 
el libro contiene reflexiones sobre los tratados más im-
portantes y sobre su incidencia en el mercado colombiano. 
a guisa de ejemplo, basta mencionar la incidencia laboral 
y de remuneración que tendría para los agentes de la pro-
piedad industrial la adopción del Protocolo de Madrid 
de 1989, el cual, al establecer un sistema internacional de 
registro, facilita que una persona interesada en obtener un 
24
registro de marca en diferentes países no tenga que acudir a 
cada uno de ellos para tramitar individualmente el registro. 
¿significará esto la desaparición de los diligentes abogados 
colombianos expertos en el registro de marcas ante la supe-
rintendencia de industria y Comercio? o ¿la adopción del 
Protocolo de Madrid implicará para los abogados la necesi-
dad de convertirse ya no en meros agentes de registro sino 
en agudos defensores ante estrados judiciales de los signos 
distintivos de sus clientes? esas preguntas surgen precisa-
mente por la influencia que la regulación internacional de 
la propiedad industrial tiene en mercados locales. iguales 
preocupaciones surgen para las patentes cuando se observa 
una fuerte tendencia a la implementación de tratados con 
el fin de aminorarles costos a las compañías utilizadoras 
del sistema de protección de derechos de invención y, por 
supuesto, en desmedro de la actividad de los tradicionales 
agentes locales encargados de trámites internos de registro 
de concesión de derechos. 
aparte del tratamiento nacional, comunitario e inter-
nacional de los derechos, se destaca, sobremanera, la pre-
sentación que el autor hace de todo el abanico de acciones 
que se abre cuando un derecho de propiedad industrial es 
infringido, lo cual fuerza al experto a ser particularmente 
diligente en el escogimiento de la mejor vía de protección, 
por cuanto esta materia está cargada de refinamientos 
dogmáticos y de sutilezas conceptuales. Como se sabe, 
los instrumentos de protección de la propiedad industrial 
se encuentran desperdigados en el ordenamiento jurídico 
patrio, a tal punto que la fuente se puede encontrar en el 
derecho comunitario, en el Código Penal, en el Civil, en sus 
respectivos códigos de procedimiento, en el derecho de la 
competencia, en el régimen de protección del consumidor 
e incluso en las normas de policía. 
25
el experto deberá analizar cuidadosamente si ejercita 
una acción civil, penal, de competencia desleal o de vio-
lación al derecho del consumidor. Por ejemplo, llama la 
atención el hecho de que, en punto del derecho de marcas, 
el autor afirme que la protección se puede orientar en dos 
sentidos, dependiendo de si se pretende defender el signo 
(o los productos o servicios que él designa y eventualmen-
te buscar la reparación de perjuicios por la explotación no 
consentida del signo) o defender el valor económico intrín-
seco de la marca que se deprecia por culpa de la utilización 
hecha por el infractor. si es lo primero, los mecanismos de 
defensa contra los actos ilícitos se encuentran en el dere-
cho de marcas, mediante el ejercicio de la acción contra la 
infracción y la acción reivindicatoria; y si es lo segundo, en 
el derecho de la competencia. “si bien en los dos casos el 
fundamento legal es el mismo (es decir la responsabilidad 
civil), en el primero se sanciona un atentado contra el dere-
cho de propiedad mientras que en el segundo se sanciona 
un comportamiento que busca apropiarse indebidamente 
de la clientela de un competidor, generando, de manera 
indirecta, no un atentado al derecho mismo sobre la mar-
ca sino un atentado al valor de la marca”. Pues bien, de la 
distinción entre el acto contra el derecho sobre la marca y 
el acto contra el valor de la marca es de donde se deriva 
también la diferencia entre la acción formulada con base en 
el derecho de marcas de la acción fundada con apoyo en el 
derecho de la competencia. Los expertos nacionales saben 
de la importancia de la diferenciación en la medida en que 
han sido muchas las veces en que la superintendencia de 
industria y Comercio (órgano administrativo con funciones 
jurisdiccionales para tramitar y decidir asuntos relaciona-
dos con la competencia desleal) no ha admitido demandaspor competencia desleal en razón de que el problema debe 
26
tramitarse por una acción de infracción marcaria en donde 
es competente el juez ordinario.
el libro desarrolla cada uno de sus temas tomando como 
punto de reflexión los principios generales de la propiedad 
industrial, esto es, el de la territorialidad y el de la inde-
pendencia, y descendiendo a los particulares de cada uno 
de los derechos como el de la especialidad y el del carácter 
facultativo en el caso de las marcas. también compara y 
deslinda cada uno de los derechos, de tal manera que al 
final de la lectura le son completamente claras al lector la 
estructura y la función de cada uno de ellos, no obstante 
su recurrente interrelación. es de la cosecha del autor en el 
tema de los diseños industriales la formulación de la tesis 
de la “intención creativa” como alternativa a la tradicional 
teoría de la “unidad del arte”. 
sobre otros derechos de propiedad industrial el autor ex-
pone el derecho de los secretos empresariales y el de los ob-
tentores de variedades vegetales, temas de suyo relevantes 
por el desarrollo que han tenido en nuestro contexto y por 
el valor que la actual economía basada en el conocimiento 
le ha otorgado a la información (knowledge-based economy). 
sobre el secreto se destacan sus formas de transmisión, es 
decir, mediante un contrato específico de comunicación de 
secreto empresarial o como parte accesoria de otro contrato; 
y en punto de los derechos de los obtentores se destacan 
las relaciones y diferencias entre la patente de invención y 
la variedad vegetal. 
el libro está acompañado de un anexo digital en donde 
aparecen los textos completos de las innumerables sen-
tencias que con destreza cita el autor, así como los textos 
completos de los tratados internacionales y la legislación 
nacional. 
sin exageración se puede afirmar que estamos en pre-
sencia de un gran libro, zurcido con curia y elegancia por 
27
el abogado colombo-francés juan david castro garcÍa. el 
departamento de Propiedad intelectual de la universidad 
externado de Colombia celebra el que uno de sus mejores 
estudiantes egresados de la especialización en derechos de 
autor, propiedad industrial y nuevas tecnologías, reciente-
mente vinculado como profesor de ella, haya preferido su 
universidad, de la cual también es egresado, para poner en 
circulación, sobre la base de su rica experiencia acumulada, 
la producción de su talento e ingenio, hoy materializada en 
este libro, de cuyo éxito editorial, por supuesto, no dudo. 
ernesto rengifo garcÍa
director
departamento de Propiedad intelectual
Febrero de 2009
29
prefacio
Las razones que dieron origen a esta obra son principalmen-
te dos. La primera, deriva del deseo de contribuir a la difu-
sión y conocimiento del derecho de la propiedad industrial; 
una disciplina de la que, a pesar de su importancia para el 
funcionamiento y desarrollo de la economía de nuestro país, 
se ha escrito relativamente poco. La segunda, tiene que ver 
con la realización de un viejo anhelo que ha sido el de de-
volver, de alguna manera, un poco de lo mucho que recibí 
de parte de la universidad externado de Colombia durante 
los años de estudio allí pasados. Considero que este aporte 
al fondo literario de la casa editorial de la universidad es 
una forma de lograrlo.
aunque esta obra, en su primera edición, no tiene una 
pretensión diferente a la de presentar, en forma concisa y 
clara, un panorama de la propiedad industrial de manera 
que el lector disponga, al final de su lectura, de conocimien-
tos completos –aunque no exhaustivos– en cada uno de los 
principales temas que componen la disciplina; esperamos 
que en futuras ediciones ella resulte enriquecida no sólo por 
la evolución de la jurisprudencia y la doctrina nacionales e 
internacionales sino también por las sugerencias, comenta-
rios y aportes de sus lectores. de manera que pueda reflejar 
30
la dinámica que ha hecho que el derecho de la propiedad 
industrial, con tan solo siglo y medio de historia, ocupe el 
lugar que el ocupa hoy en día. 
deseo agradecer a todas las personas que han contribui-
do a que esta obra sea realidad: a los amigos que la han leído 
y que gracias a sus comentarios y sugerencias han contri-
buido a mejorar su contenido, a los profesores que nos han 
estimulado en la idea y en el empeño, muy particularmente 
al profesor françois greffe y, de manera especial, al doctor 
ernesto rengifo por la acogida entusiasta que le dio a este 
proyecto desde sus inicios y quien lo apoyó constantemente 
durante su ejecución.
el autor
Febrero de 2009
31
presentación de la obra
este libro está compuesto de seis títulos, referidos ellos a: 
la protección de los signos distintivos, la protección de la 
invención, la protección de los diseños industriales, otros 
derechos de propiedad industrial, el derecho internacional 
de la propiedad industrial, y la negociación de los derechos 
de propiedad industrial. estos seis títulos están divididos a 
su vez en nueve secciones en las que se tratan, entre otros, 
las marcas, las indicaciones geográficas, el nombre comer-
cial, el lema comercial, la enseña, el nombre de dominio, 
las patentes de invención, las patentes de modelo de uti-
lidad, el secreto empresarial, las variedades vegetales, los 
instrumentos internacionales de protección de la propie-
dad industrial y la explotación comercial de la propiedad 
industrial por medio de contratos.
a lo largo de la obra se tratará de precisar cada uno de 
los mecanismos de protección del derecho de la propiedad 
industrial (marcas, patentes, diseños industriales, etc.) 
explicando las particularidades que hace que cada uno de 
ellos goce de cierta individualidad. sin embargo, y en razón 
a que todos hacen parte de un tronco común, existen aspec-
tos que se presentarán de forma dividida (y en ocasiones 
repetida) en las diversas secciones. es por esta razón que 
32
invitamos al lector a leer la obra en su conjunto o a buscar 
la respuesta a sus dudas en diversas partes del texto y a 
hacer las analogías que correspondan; lo anterior se refiere 
a temas como los principios de territorialidad y de indepen-
dencia del derecho de la propiedad industrial, al de espe-
cialidad de los signos distintivos, al tema del agotamiento 
del derecho, al de la prioridad unionista, al de la oposición 
andina, al de la naturaleza jurídica de los derechos de pro-
piedad industrial, al de las reglas de competencia o al de la 
defensa de los derechos de propiedad industrial.
en relación con la protección internacional de la propie-
dad industrial, es oportuno precisar que la presentación de 
los diferentes instrumentos internacionales se hará por dos 
maneras: aquellos que tratan de manera exclusiva un tema 
particular –como el tratado de Cooperación en Materia de 
Patentes– así como los aspectos particulares de los tratados 
generales de propiedad industrial referidos a este tema (por 
ej., las normas sobre patentes que aparecen en el Convenio 
de París), se encuentran en la sección correspondiente al 
tema tratado –en este ejemplo, en la sección 3 relativa a 
la patente de invención–; y los aspectos generales de los 
instrumentos internacionales de carácter general (como el 
Convenio de París o el acuerdo sobre los adPic), aparecen 
de manera separada en una sección particular, la número 
8 relativa al derecho internacional general de la propiedad 
industrial.
La dinámica del derecho de propiedad industrial es tal 
que, sin duda, luego de que este libro haya sido publicado, 
surgirán nuevas soluciones teóricas y prácticas destinadas 
a resolver algunos de los problemas que acá se plantean, o 
se adoptarán nuevas normas nacionales destinadas a regla-
mentar de la mejor manera posible la materia, o se firmarán 
nuevos tratados por medio de los cuales Colombia buscará 
mejorar la presencia de nuestra industria en el extranjero 
33
regulando, por la misma vía, la participación de empresas 
extranjeras en nuestropaís. es por esta razón que el presente 
libro dispone de un anexo digital en internet en donde se 
encontrarán vínculos que apuntan hacia las versiones más 
recientes de todos los textos legales y los tratados mencio-
nados en la obra, así como a la mayoría de las decisiones 
jurisprudenciales citadas y algunas referencias y comple-
mentos doctrinales. La dirección en internet del anexo di-
gital es: http://www.lapropiedadindustrial.net 
35
índice de abreviaturas
 ad texto completo disponible en el 
 anexo digital
 adPic acuerdo sobre los aspectos de los 
 derechos de Propiedad intelectual 
 relacionados con el Comercio
 cjce Corte de Justicia de la Comunidad europea
 oami oficina de armonización del Mercado 
 interno europeo
 omc organización Mundial del Comercio
 omPi organización Mundial de la Propiedad 
 intelectual
 sic-dPi delegatura para la Propiedad industrial 
 de la superintendencia de industria y 
 Comercio de Colombia
 tjca tribunal de Justicia de la Comunidad 
 andina de naciones
siendo el derecho comunitario andino la fuente principal 
de nuestro derecho de propiedad industrial, las referencias 
a sus normas son numerosas en esta obra. Para hacerlo de 
manera sencilla se ha utilizado la siguiente nomenclatura: 
la sigla da por decisión andina acompañada del número 
36
de decisión correspondiente (por ej 486) y el número de 
artículo particular que se desea citar. así, la indicación 
da486-155a se refiere al literal a) del artículo 155 de la de-
cisión andina n.º 486.
37
introducción general al derecho de la 
propiedad industrial
La gran mayoría de los productos que se comercializan hoy 
en día cuentan, en mayor o menor medida, con un valor 
agregado protegido por el derecho de la propiedad intelec-
tual, en general, y por la propiedad industrial en particular1. 
Valor agregado que se puede manifestar bajo la forma de 
una marca, de un lema comercial, de un diseño industrial 
o de una patente, por ejemplo.
esta realidad económico-jurídica que resulta evidente 
hoy en día no lo fue así durante mucho tiempo. en efecto, 
la propiedad intelectual fue considerada de manera muy 
somera por el derecho romano2 y la primera reglamenta-
1 el derecho de la propiedad intelectual se divide en dos ramas: el derecho de 
autor y la propiedad industrial. La característica principal de esta rama del 
derecho es la de otorgar un derecho exclusivo de explotación sobre las crea-
ciones intelectuales que protege. el contrapeso necesario para el control del 
buen uso de dicho monopolio se encuentra en el derecho de la competencia.
2 en las instituciones de Justiniano, Libro ii, título i, 34, en los siguientes térmi-
nos: Si quis in aliena tabula pinxerit, quidam putant tabulam picturae cedere: aliis 
videtur pictura, qualiscumque sit, tabulae cedere. sed nobis videtur melius esse, tabu-
lam picturae cedere: ridiculum est enim picturam Apellis vel Parrhasii in accessionem 
vilissimae tabulae cedere. Unde si a domino tabulae, imaginem possidente, is qui pinxit 
eam petat, nec solvat pretium tabulae, poterit per exceptionem doli mali summoveri: at 
38
ción de la que se tiene conocimiento en materia de propie-
dad industrial sólo ocurrió en 14793. Los siguientes pasos 
importantes en el campo legislativo fueron dados en 1623 
con el estatuto de los Monopolios en inglaterra y con las 
leyes norteamericanas en 1790 y francesas de 1790 y 1791. 
no obstante, estas manifestaciones no solo tuvieron sim-
plemente un carácter esporádico, sino que en ellas no se 
pueden encontrar todos los elementos necesarios que per-
miten reconocer la existencia de una disciplina que proteja 
la actividad creativa en el campo industrial, tal como la 
conocemos hoy en día.
el escollo más importante que hubo que superar fue el 
del reconocimiento en el mundo del derecho de la existencia 
de un nuevo derecho real de naturaleza incorporal y cuyo 
elemento preponderante era de contenido patrimonial. ese 
reconocimiento sólo fue posible en el contexto de aquel 
momento histórico en el que se dio el cambio de los modos 
de producción (ocurrido como resultado de la revolución 
industrial) y de la forma de entender las nuevas relaciones 
de intercambio comercial estimuladas por la teoría de libe-
ralismo económico que surgió a finales del siglo xix. uno 
de los pilares de esta teoría es el reconocimiento a la posi-
bilidad que tienen todos los individuos de gozar de la pro-
piedad privada. en particular, de aquella que surge como 
si is qui pinxit possideat, consequens est ut utilis actio domino tabulae adversus eum 
detur, quo casu, si non solvat impensam picturae, poterit per exceptionem doli mali 
repelli, utique si bona fide possessor fuerit ille qui picturam imposuit. illud enim palam 
est, quod, sive is qui pinxit subripuit tabulas sive alius, competit domino tabularum 
furti actio : “si se ha pintado sobre el lienzo de otro, algunos pensarán que el 
lienzo es accesorio de la pintura; otros pensarán que la pintura, sea cual sea, es 
el accesorio del lienzo: la primera idea nos parece más razonable. sería ridículo 
que las obras de pintura de appelle o de Parrhasius, sean considéradas como 
accesorias de los lienzos de precio irrisorio”.
3 a través de la “patente veneziana”. Ver infra 3.2.1.
39
resultado del trabajo y que es generadora de riqueza, como 
lo es la que resulta de las creaciones del intelecto.
es dentro de estas condiciones históricas en donde se 
convoca la reunión aprobatoria del Convenio de París para 
la Protección de la Propiedad industrial en 1883, que es el 
primer instrumento internacional de protección a la pro-
piedad industrial y que, en nuestra opinión, constituye el 
punto de partida del derecho de la propiedad industrial. el 
Convenio se ocupa de los derechos destinados a proteger 
creaciones intelectuales de carácter comercial y/o indus-
trial como, entre otros: los signos distintivos de productos 
o servicios, las patentes de invención y las creaciones de 
carácter ornamental con fin utilitario.
Los derechos que forman parte del derecho de la pro-
piedad industrial cuentan con rasgos comunes que los ca-
racterizan y que, también, los diferencian de la propiedad 
común. se destaca, en primer lugar, el carácter temporal de 
su vigencia. en efecto, desde su origen se ha buscado que 
estos derechos beneficien no solamente a su titular sino tam-
bién a la colectividad a la cual pertenece. interés colectivo 
que se expresa en la necesidad del progreso tecnológico, en 
la libertad de comercio y de industria o en la necesidad de 
la cultura o la enseñanza, y al que la propiedad industrial 
sólo puede contribuir limitando la duración de los derechos 
exclusivos que ella concede. así entonces, la duración de los 
derechos de propiedad industrial está limitada en el tiempo 
(con excepción de aquellos, como las marcas, que pueden 
prorrogarse una vez cumplido el término de su vigencia). 
Como características comunes se pueden citar, tam-
bién, la necesidad de acudir a un ente estatal para obtener 
su reconocimiento y el cumplimiento de reglas precisas 
40
para lograr su obtención, pues es el estado4 quien otorga 
el derecho luego de haber obtenido el registro del mismo 
ante la autoridad competente, así como la obligación de 
explotación (con excepción de los diseños industriales y las 
variedades vegetales) en contraprestación al otorgamiento 
del derecho exclusivo de explotación.
en Colombia la protección de los derechos de propiedad 
industrial estuvo, hasta la adopción del derecho comuni-
tario andino, asegurada por las disposiciones correspon-
dientes del Código de Comercio. sin embargo, el proceso 
de integración comercial andino implicó la adopción de 
normas de aplicación común para los países miembros de 
la Comunidad andina de naciones en los temas vinculados 
con dicha integración, como lo es la propiedad intelectual. 
estas normas comunitarias se manifiestan bajo la forma de 
“decisiones”, la primera de las cuales, en materia de pro-
piedad industrial, fue lada85 adoptada en 1974. Luego si-
guieron las da313, da344 y la actualmente vigente da486 
(adoptada en 2000).
4 Por medio de organismos especializados. en nuestro caso, la sic-dPi.
41
título i
el derecho de los signos distintivos
el derecho de los signos distintivos protege los signos que 
identifican a una empresa y a sus productos y/o servicios 
en el mercado. estos signos son, entre otros, la marca, el 
nombre comercial, el lema comercial, la enseña, el nombre 
de dominio y las indicaciones geográficas.
Los signos distintivos son el elemento más importante 
del vínculo entre el comerciante (productor, fabricante, 
empresario, distribuidor, etc.) y su clientela. ellos cumplen 
un rol primordial en el funcionamiento de la economía que 
consiste en permitir que dentro de un mercado se puedan 
distinguir y diferenciar productos o servicios (por medio 
de las marcas, de los lemas comerciales y de los nombres 
de dominio), establecimientos de comercio (por medio del 
nombre comercial y de la enseña), o el origen o las carac-
terísticas del modo de producción o de fabricación de un 
producto (a través de las indicaciones geográficas). 
en las secciones 1 y 2 de esta obra se verá cuáles son esos 
signos, cómo se adquieren, cómo se pierden, cuáles son los 
límites de los derechos que se adquieren y cuál es el marco 
jurídico que existe, a nivel internacional, para su protección. 
es necesario advertir que, de todos los signos distintivos, las 
42
marcas son aquellos que han recibido el tratamiento legal 
más amplio y que sirve, además, de guía o modelo para la 
reglamentación y/o protección de los otros signos distinti-
vos protegidos por el derecho de la propiedad industrial.
43
sección 1.
el derecho de marcas
1.1 introducción
Los signos distintivos, en particular las marcas, pueden 
llegar a representar el activo más importante para la em-
presa5-6. su elección constituye una decisión fundamental 
de política comercial, y es por esta razón que es necesario 
acompañar la protección jurídica de consideraciones rela-
tivas a la vida comercial del producto, de sus estrategias de 
mercadeo y de la interacción entre todos estos factores. así 
por ejemplo, una marca evocadora será fácilmente asocia-
ble a un producto, pero tal vez no estará disponible o será 
5 el valor de una marca varía no sólo en función de la aplicación de criterios 
como los relacionados con su imagen o con la calidad de los productos o ser-
vicios que ellas designan, sino también en función del sector de producción 
al que pertenecen. Por ejemplo, en el sector de los productos de lujo o en el de 
los automóviles la marca representa un mayor valor en el producto del que 
ella representa en sectores como el financiero o el de la alimentación.
6 La sociedad Brandz publica periódicamente la clasificación de las 100 marcas 
más importantes en el mundo. Las diez primeras en septiembre de 2008 eran: 
Google (con un valor de 85.000 millones de dólares), General electric (71.000 
millones), Microsoft (70.000 millones), Coca-Cola (58.000 millones), China Mo-
bile, ibm, apple, Mcdonalds, nokia y Marlboro. Fuente: www.brandz.com
44
difícil de proteger. Por el contrario, una marca de fantasía 
encontrará menos dificultades jurídicas para ser protegida, 
pero necesitará esfuerzos económicos y publicitarios más 
importantes para hacerse conocer por el público. 
1.2. reseña histórica
si bien la protección legal de las marcas (con las caracterís-
ticas del derecho de marcas que conocemos hoy en día) es 
de origen relativamente reciente7, la necesidad de marcar 
los productos ha existido desde tiempos remotos en la his-
toria de la humanidad. 
en efecto, en la edad antigua (en los inicios de la acti-
vidad mercantil) existía gran similitud entre los productos 
destinados a satisfacer una misma necesidad. aunque 
esos productos eran elaborados por diferentes personas, 
todos eran fabricados utilizando los mismos materiales, las 
mismas técnicas de producción y con el mismo estilo. esta 
uniformidad hizo que el rol inicial de la marca fuera el de 
permitir diferenciar el origen de los productos presentes en 
el mercado. esta necesidad de diferenciación existía tanto en 
el momento de la producción como en el del transporte, de 
la distribución y de la comercialización de los productos8.
en vestigios arqueológicos de la edad antigua descu-
biertos principalmente en vasijas y ánforas aparecen gra-
bados signos geométricos, que constituyen el ancestro más 
7 entendiendo por “relativamente” reciente el final del siglo xix.
8 esa posibilidad de identificación era también útil en aquellos casos en que 
varios comerciantes (trabajando de manera colectiva) fabricaban y vendían 
un mismo producto y en donde era necesario, al momento de la distribución 
de la utilidad (o de la pérdida), saber qué comerciante había fabricado cuáles 
productos.
45
antiguo de las marcas9. Para entonces, esos signos tenían 
principalmente una vocación de identificación y también 
eran utilizados como medio de defensa contra el robo. La 
razón por la cual esos signos son considerados como marcas 
es que aparecen repetidos de manera idéntica en productos 
similares. se cree que su uso no estaba relacionado tanto con 
la competencia entre comerciantes en un mercado como 
con la necesidad de evitar confusiones, al poder identificar 
a cuál productor o grupo de productores correspondía un 
objeto determinado.
se piensa también que ya en aquella época los consu-
midores comenzaron a identificar (a través de las marcas) 
cómo los productos de un artesano o de un taller de produc-
ción eran de mejor calidad que los de otro taller o artesano 
o productor, al gozar de características como, por ejemplo, 
su solidez o su impermeabilidad. Lo que significa que ya 
desde entonces la marca comenzó a ser utilizada también 
como un símbolo de calidad. 
de la época del imperio romano se tienen pocas refe-
rencias escritas en relación con la utilización de las marcas. 
se destacan entre ellas las que aparecen en las sátiras de Ju-
venal (55-140 d.C.) y en las odas de Marcial (40-104 d.C.)10. 
sin embargo no se ha encontrado ninguna alusión hecha 
sobre el tema por ningún jurisconsulto de entonces.
en la edad media el jurista post-glosador bartolo de 
sassoferrato (1313-1357) sugirió la regla según la cual la 
marca de un artesano no podía ser tomada ni usurpada 
9 Vestigios de las culturas griega y romana principalmente, aunque ese tipo de 
signos también han sido encontrados en vestigios de las culturas egipcia y 
china. en la cultura egipcia bajo la forma de jeroglíficos y en la cultura china 
bajo la forma de ideogramas que representan al emperador que gobernaba al 
momento de la fabricación del objeto.
10 jean christoPhe galloux, en Droit de la propriété industrielle. ed. dalloz 2000, 
p. 307.
46
por otro11, y el poeta iacobus balde (1604 - 1668) enunció 
el principio según el cual la prioridad en el uso hacía nacer 
un derecho12,13. en esta época de la historia el uso de las 
marcas fue frecuente. Primero en las guildas14 y luego por 
las corporaciones15 bajo la forma de privilegios16 que son 
considerados como el antecedente inmediato de las prime-
ras leyes en materia de marcas, puesto que frecuentemente 
estaban acompañados de edictos reales que reprimían la 
infracción a los derechos que derivaban de ellos17. 
el siguiente gran paso en la evolución del derecho de 
marcas se dio a finales del siglo xviii como consecuencia de 
la revolución industrial y con ocasión del establecimiento 
de la economía de mercado18. este fenómeno implicó cam-
11 Traductio de insigniis et armis, § 12. Ibidem, op. cit. por Galloux op. cit.
12 Opera omnia, pars xi, n.º 12. Ibidem op. cit. por Galloux, op. cit.
13 Principios estos que continúan siendo parte del derecho de marcas.
14 Las guildas de comerciantes existieron a partir del siglo xi y duraron hasta el 
siglo xiii. Consistían en agrupaciones de comerciantes que trabajaban en diver-
sos tipos de comercio y que se creabancon el propósito de poder controlar, en 
beneficio de sus miembros, el comercio en una área geográfica determinada. 
Los derechos detentados por la guilda eran otorgados por el señor feudal. 
15 Las corporaciones de oficios surgen en europa en el siglo xii. ellas reagrupaban 
artesanos en el mismo campo de actividad (orfebres, ebanistas, talabarteros, 
etc.) que se asociaban con el propósito de defender sus intereses comunes. 
Las corporaciones pudieron surgir y perdurar durante casi tres siglos gracias 
a los privilegios otorgados por los reyes. estos privilegios consistían en mo-
nopolios que favorecían, de manera restringida, una actividad o un sector de 
producción. así, un artesano o productor que no hacía parte de la corporación 
no podía obtener un privilegio y, por ende, no podía ejercer su profesión. Las 
corporaciones utilizaban marcas con dos propósitos: identificar el artesano 
que había fabricado el artículo y garantizar al cliente que dicho artículo ha-
bía sido creado por un miembro de la corporación respetando los métodos, 
reglamentos y tradiciones de la corporación misma.
16 en la manera en que se utilizaba la marca por parte de la corporación se puede 
ver el origen de la marca colectiva.
17 en algunos de estos edictos, por ejemplo, se asimilaba la falsificación de una 
marca a la falsedad en una escritura privada.
18 se conoce como “economía de mercado” aquel sistema de intercam-
47
bios en los modos de producción al pasar de la producción 
de productos primarios a la fabricación en masa de pro-
ductos resultantes de tareas automatizadas y con un nivel 
de calidad homogéneo, lo que implicaba que los productos 
así fabricados no se diferenciaban los unos de los otros19. 
La homogeneización de los resultados de la producción 
hizo que se perdiera el vínculo del productor con el consu-
midor, y fue entonces cuando se necesitó un elemento que 
permitiera, nuevamente, diferenciar los productos en el 
mercado: la marca.
este nuevo sistema de producción (y los cambios que 
él produjo) estimularon la aparición de las primeras leyes 
nacionales en materia de marcas en Francia (en 1857), in-
glaterra (en 1862) y estados unidos de norteamérica (en 
1870), entre otras.
Las legislaciones nacionales, por su parte, fueron el 
antecedente de las primeras leyes internacionales que tra-
taron las marcas: el Convenio de París sobre la Propiedad 
bio de bienes y servicios en el que se deja que las decisiones relativas 
a dicho intercambio se tomen por los actores que en ella participan 
–productores, intermediarios, consumidores, etc.– sobre la base de la relación 
existente ente la oferta y la demanda. el sistema de economía de mercado se 
diferencia de otros sistemas económicos, como el de la “economía autorita-
ria” en donde las decisiones se toman por los agentes de poder estatales (y 
en donde tanto los bienes como los mecanismos de producción pertenecen 
al estado), o el de los sistemas de economía mixta en donde el mercado toma 
las decisiones bajo la dirección, control y vigilancia de organismos estatales. 
en la economía de mercado el signo distintivo es un elemento que contribuye 
a que el consumidor haga libremente la elección de los productos que desea 
consumir.
19 La producción en masa de productos manufacturados se dio por la invención y 
la utilización de máquinas cuyo movimiento no dependía de la fuerza humana 
o animal, como, por ejemplo, las máquinas a vapor.
48
industrial de 188320 y el arreglo de Madrid sobre el registro 
internacional de Marcas de 189121.
Posteriormente, durante la primera mitad del siglo xx 
–en particular luego del fin de la Primera Guerra Mundial– 
ocurrió una explosión del consumo de masa que provocó 
nuevas transformaciones en el sistema económico, esta vez 
a escala mundial. el consumidor comenzó a interesarse en 
adquirir productos que satisfacían necesidades diferentes a 
sus necesidades básicas, lo que generó una mayor demanda 
que, para ser satisfecha, necesitó de esfuerzos en el campo 
de la investigación, de la invención y de la innovación22. se 
empezó también a desarrollar la “comunicación” alrededor 
de los productos y servicios a través del mercadeo y de la 
publicidad. es en este momento en el que la marca se con-
vierte en un instrumento utilizado por el comerciante para 
transmitir mensajes que, aunque están relacionados con el 
producto, son externos a él, como la imagen del empresa-
rio, su reputación u otros valores socioculturales como la 
moda, por ejemplo. 
1.3. generalidades
1.3.1. Principios del derecho de marcas
el régimen legal de las marcas reposa sobre cuatro prin-
cipios fundamentales: el de independencia, el de territo-
rialidad, el de especialidad y el del carácter facultativo de 
la marca. Los dos primeros son principios generales del 
20 Ver infra 1.12.2.
21 Ver infra 1.12.3.1.
22 Los términos innovación e invención tienen dos alcances diferentes. Inventar es 
crear algo nuevo o no conocido, e innovar consiste en mudar o alterar algo, introdu-
ciendo novedades.
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derecho de la propiedad industrial y los dos últimos son 
particulares del derecho de los signos distintivos.
1.3.1.1. el principio de independencia
el principio de la independencia de la marca se manifiesta 
de diversas maneras, ya sea en relación con la naturaleza 
del producto o servicio que lleva la marca, con la calidad 
de los productos que la utilizan, con la condición de la per-
sona que es titular del derecho, con el alcance territorial de 
la protección conferida por el derecho y con respecto a la 
relación que exista entre el derecho de marca y otros dere-
chos de propiedad intelectual.
el principio de independencia de la marca en relación 
con la naturaleza del producto o servicio implica que las 
características de un producto o servicio no pueden ni fa-
vorecer ni ser obstáculo para el registro de una marca que 
sirva para distinguirlo en el mercado23. esas características 
eventualmente podrán impedir que el producto sea ex-
plotado comercialmente o que lo sea parcialmente, pero 
no afectarán la validez del signo. esto sucede cuando, por 
ejemplo, se registra una marca destinada a identificar armas 
o municiones, o cuando se registra una marca que deberá 
identificar un producto farmacológico. en ambos casos se 
trata de productos cuya comercialización está restringida24. 
23 La independencia de la marca en relación con la naturaleza del producto 
encuentra su origen en el artículo 7.º del Convenio de París que dice: “La na-
turaleza del producto al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse 
no puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca”.
24 Las limitaciones o la prohibición de fabricación o de comercialización podrán 
constituir, sin embargo, un justo motivo de no explotación para escapar a la 
pérdida del carácter distintivo por falta de explotación previsto en la da486-
165.
50
en el primer caso por razones de orden público y en el se-
gundo por razones de salud pública.
La independencia de la marca en relación con la calidad 
de los productos significa que el signo distintivo no puede 
implicar necesariamente una garantía de la calidad de los 
productos que ella distingue. La marca podrá, eventual-
mente, ser un “indicador” de la calidad de los productos 
o servicios, como en el caso de las marcas de certificación, 
pero su existencia o validez no dependerá de que los pro-
ductos conserven dicha calidad25-26.
en relación con la persona que solicita el derecho sobre 
el signo distintivo, el principio de independencia de la mar-
ca significa que su otorgamiento no podrá estar condiciona-
do al cumplimiento de condiciones individuales por parte 
del solicitante. así, no se podrá exigir, por ejemplo, que el 
solicitante del registro de una marca destinada a identificar 
medicamentos o productos farmacológicos sea ingeniero 
químico o químico farmaceuta.
en caso de que se necesiten cualidades especiales para 
poder ejercer una actividad profesional, la persona que no 
las tieney solicita la marca podrá, en todo caso, obtenerla 
y transferirla con posterioridad para que ella sea explotada 
por la persona jurídicamente apta para ello27. no obstante, 
el titular de la marca, aunque no pueda explotarla, podrá, en 
25 inclusive en el caso de las marcas de certificación y de las indicaciones geo-
gráficas.
26 un producto que se identifica con este tipo de signos distintivos no pierde 
automáticamente el derecho de utilizarlos por el hecho de haber perdido la 
calidad superior (o particular) que justificaba su utilización.
27 ejemplo de esto es el artículo 24 del decreto reglamentario 677 de 1995, por el 
cual se reglamenta parcialmente el régimen de registros y Licencias, el Con-
trol de Calidad, así como el régimen de Vigilancia sanitaria de Medicamentos, 
Cosméticos, Preparaciones Farmacéuticas a Base de recursos naturales, 
Productos de aseo, Higiene y Limpieza y otros Productos de uso doméstico 
y se dictan otras disposiciones sobre la materia, que exige que el interesado