Apostilla respecto de marcas y patentes - Morena Caparrós (more)

Vista previa del material en texto

Apostillas respecto de Marcas y Designaciones
y 
Patentes de Invención[footnoteRef:1] [1: Bernardo Marcos Diez. Auxiliar Letrado del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Docente invitado de la cátedra “Derecho Comercial y del Transporte” en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. ] 
MARCAS Y DESIIGNACIONES
	La marca es el signo que distingue un producto de otro, o a un servicio de otro. 
Juega un papel preponderante en el proceso competitivo, permitiendo al consumidor distinguir productos y servicios, elegir qué comprar. Eso llevará al dueño de la marca a vender más, aumentar sus ganancias y tal vez lo incentivará a mejorar aún más la calidad de sus productos o servicios; todo lo cual redunda en un beneficio de la sociedad.
 Podemos decir, en este punto, que la marca es el vehículo de la competencia. 
El marco legislativo fundamental que las rige es el siguiente:
a) Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), aprobado por la ley 24.425.
b) Convención de Montevideo sobre marcas de fábrica y de comercio.
c) Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
d) Ley de Marcas y Designaciones 22.362.
e) Resoluciones del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)
¿Cuáles son las funciones de la marca?
 
1) Indicación del origen del producto: esto es, que el consumidor sepa quién es el verdadero fabricante del producto. Hoy en día este concepto ha quedao superado, dado que la mayoría de los consumidores que adquieren los productos ignoran quienes los fabrican. 
2) La verdadera función es la DISTINTIVA, es decir distinguir un producto o servicio de otros dentro de la misma especie. 
3) Otra función es la GARANTÍA de su calidad o cualidades. 
4) PUBLICIDAD. Es que sin una marca que distinga el producto, es casi imposible desarrollar una publicidad del mismo. La marca es un nexo entre el consumidor del producto y su titular. Incluso, la marca puede informar sobre ciertas características del producto o servicio. Ej. “Nescafe”, “Laverap”, “Coca Cola”.
El sistema atributivo. La marca no registrada.
	Nuestro ordenamiento jurídico ha estipulado el sistema atributivo[footnoteRef:2] para la adquisición del derecho exclusivo sobre la marca: el sistema “atribuye” el derecho a quien obtiene el registro de la marca (art. 4° de la ley 22.362). [2: El sistema declarativo, como contrapartida, es aquel donde el derecho exclusivo nace con el uso de la marca; y después se efectúa el depósito de la misma. ] 
	Cabe preguntarse entonces si la marca no registrada se encuentra completamente desprotegida. La respuesta es negativa.
	Es criterio de excepción reconocer valor a la marca no registrada frente a una registrada con posterioridad; siempre que se demuestre el uso intenso de la primera, siendo contestes nuestros tribunales en proteger a aquel sujeto que uso la marca frente a aquel que se quiere aprovechar del “goodwill” o buen nombre ganado por quien uso la marca durante mucho tiempo[footnoteRef:3]. [3: No siempre se han valido nuestros Tribunales de la ley de Marcas para ello, sino que han recurrido a los Principios Generales del Derecho como el de buena fe, moral y buenas costumbres. ] 
	Incluso dicho uso sin registro muchas veces ha sido tomado por el INPI como motivo fundado para oponerse al registro de una marca solicitada con posterioridad al mismo; o bien para anular una marca ya registrada. 
	Igualmente, siempre es recomendable registrar nuestra marca con anterioridad a comenzar a comercializar un producto o servicio; o bien en forma contemporánea a este último accionar. 
	
¿Qué es una marca colectiva?
	Una marca colectiva es una marca que es propiedad de muchos. O más bien, de una organización o cooperativa. 
	La ley de Marcas no prevé el registro de este tipo de marcas, que sí está previsto por el art. 7 bis del Convenio de París; motivo por el cual se acepta su registro en nuestro país.
¿Qué es una marca evocativa?
 	Es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o aún de la actividad que desarrolla su titular. Ej. Se han declarado registrables marcas como “Lechsur” para lechería o “Masticandy” para productos alimenticios.
 	Son macas débiles, porque su titular no puede impedir que otros usen o evoquen las mismas propiedades o características, salvo que induzcan a confusión.
¿Qué derechos confiere el registro de una marca y hasta dónde se extienden?
	La marca registrada confiere el derecho exclusivo de su uso. Eso implica la posibilidad de excluir a otros en uso de esa marca o de cualquier otra que pueda producir confusión.
	Es propiedad de su titular y puede disponer de ella como de cualquier otro bien, pudiendo ser transferida o ser objeto de licencias. 
	Dura diez años y puede ser renovada indefinidamente siempre que se acredite su uso dentro de los Cinco (5) años previos a cada vencimiento, en la comercialización de un producto, en la prestación de un servicio, o como parte de la designación de una actividad. 
	El valor de la marca, el derecho exclusivo que su registro otorga, se circunscribe al ámbito territorial argentino.
¿Qué puede registrarse como marca? (art. 1°)
 	Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad.
¿Qué materias no son registrables? (art. 2° y 3°)
	Podemos sintetizar en dos causas las que hacen que un signo no sea registrable: que carezca de poder distintivo o que la ley prohíba su registro a pesar de tener característica distintiva. 
	Así, no se consideran marcas y no son registrables:
a) los nombres, palabras y signos que constituyen la designación necesaria o habitual del producto o servicio a distinguir, o que sean descriptos de su naturaleza, función, cualidades u otras características;
b) los nombres, palabras, signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso general antes de su solicitud de registro;
c) la forma que se dé a los productos;
d) el color natural o intrínseco de los productos o un solo color aplicado sobre los mismos.
Por otra parte, no podrán ser registrados:
a) una marca idéntica a una registrada o solicitada con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios;
b) las marcas similares a otras ya registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos o servicios;
c) las denominaciones de origen nacional o extranjeras.
	En este punto, es útil remarcar que se entiende por denominación de origen el nombre de un país de una región, de un lugar o área geográfica determinado que sirve para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades y características se deben exclusivamente al medio geográfico. También se considera denominación de origen la que se refiere a un área geográfica determinada para los fines de ciertos productos.
d) las marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen de precio u otras características de los productos o servicios a distinguir;
e) las palabras, dibujos y demás signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres;
f) las letras, palabras, nombres, distintivos, símbolos, que usen o deban usar la Nación, las provincias, las municipalidades, las organizaciones religiosas y sanitarias;
g) las letras, palabras, nombres o distintivos que usen las naciones extranjeras y los organismos internacionales reconocidos por el gobierno argentino;
h) el nombre, seudónimo o retrato de una persona, sin su consentimiento o el desus herederos hasta el cuarto grado inclusive;
i) las designaciones de actividades, incluyendo nombres y razones sociales, descriptivas de una actividad, para distinguir productos. Sin embargo, las siglas, palabras y demás signos, con capacidad distintiva, que formen parte de aquéllas, podrán ser registrados para distinguir productos o servicios;
j) las frases publicitarias que carezcan de originalidad.
El Registro de la Marca
	Deben reunirse determinados requisitos para el registro de una marca: 
a) Novedad o carácter distintivo. Debe señalarse que cuanto más novedoso es el signo, más distingue el producto o servicio, teniendo por ende estrecha relación la novedad con la distintividad en esta materia cambiaria. 
b) Especialidad- El signo debe ser inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad. Debe estar disponible, es decir, no haber sido registrada por otra persona. 
c) Licitud. 
Toda persona con capacidad puede solicitar el registro de una marca, no siendo necesario ser empresario para ello; debiendo constituirse domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dicha persona debe tener un interés legítimo, es decir, debe tener la intención de usar la marca o bien defenderla. Ello tiene como objetivo evitar el registro de marcas que no son o van a ser usadas, sino vendidas. Es decir, se trata de evitar la especulación con ello. Sin embargo, dicho interés no debe ser probado al momento de presentar la solicitud de registro, sino en caso de que lo exija el INPI o bien se oponga otra persona a su registración.
La solicitud de registro se presenta en el INPI, recomendándose la realización de una búsqueda de antecedentes previa a ello, a los fines de determinar si la marca ya existe o puede haber alguien que se oponga a su registración (de esta manera evitamos pérdida de dinero y tiempo).
Puede registrase tanto la marca como su logo, en forma separada o conjunta, debiendo determinarse en que clase se solicita el registro (es decir, para que tipo de servicio o producto se solicita la marca).
Abonada la tasa correspondiente, el INPI procederá al análisis del cumplimiento de los requisitos de procedencia; pudiendo observar la presentación, rechazarla o bien publicar la misma en el Boletín Oficial propio de dicho organismo por un día. 
	 Dentro de los treinta (30) días de efectuada la publicación, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial efectuará la búsqueda de antecedentes de la marca solicitada y dictaminará respecto de la registrabilidad. Idéntico plazo tienen los terceros para oponerse al registro de la marca, corriéndose traslado al solicitante. 
	Realizado el dictamen por el INPI, la marca se registra y no, y en este último caso puede recurrirse a la Justicia en lo Civil y Comercial para impugnar el dictamen en cuestión.
	Para una mayor información, puede consultarse https://www.argentina.gob.ar/inpi
Extinción y nulidad de las marcas
 
El derecho de propiedad de una marca se extingue:
a) por renuncia de su titular;
b) por vencimiento del término de vigencia, sin que se renueve el registro;
c) Por la declaración de nulidad o caducidad del registro. 
En este sentido, son nulas las marcas registradas:
a) En contravención a lo dispuesto en esta ley;
b) Por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero;
c) Para su comercialización, por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto.
PATENTES DE INVENCIÓN
Concepto y Régimen Jurídico
	Una patente es un título otorgado por el Estado a través del INPI al creador de una invención siempre que reúna los requisitos exigidos por la ley y que no se encuentre entre las causales de exclusión o prohibición de patentabilidad (arts. 6 y 7).
 	Dicho título le otorga a su titular el derecho de impedir que terceros realicen, sin su previa autorización, las acciones relativas a la producción, utilización, comercialización o importación del producto en todo el territorio del Estado donde se solicitó la protección, durante el término de 20 años contados a partir de la fecha de la solicitud. 
 	Dicho título se otorga a cambio de que el inventor realice una publicación clara y detallada de la invención que pretende proteger, de manera que la información divulgada puede ser aprovechada para avanzar en el estado del arte. 
	El régimen jurídico de las patentes no sólo se encuentra regulado por la ley 24.481, sino también por el Acuerdo TRIPS, el Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial.
	Y es nuestra Constitución Nacional en sus artículos 17 y 75 inc. 18 las que, conforme el primero “todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que acuerde la ley”; y según el segundo (conocido como la cláusula del progreso) que dispone “Corresponde al Congreso….18. Proveer lo conducente a la prosperidad el país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración…la introducción y establecimiento de nuevas industrias…por concesiones temporales de privilegios..:” (aludiendo a la propiedad industrial en forma clara y precisa). 
 	Es en cumplimiento de estos preceptos constitucionales que la ley 24.481 crea o reconoce las patentes y los certificados de modelos de utilidad; los cuales si bien presentan diferencias entre sí, comparten una estructura común: son en términos generales derechos de propiedad intelectual que atribuyen a su titular la facultad de explotar temporalmente y con carácter exclusivo la invención industrial que constituye su objeto. 
Requisitos para obtener una patente:
Se pueden resumir en tres: invenciones que presenten novedad, altura inventiva y aplicación industrial.
Es el articulo 4° (coincidente con el art. 27.1 del TRIPS) el que se encarga de precisar las definiciones de cada concepto:
a) Invención es toda creación humana que permita transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre,
En una definición un poco más clara, podemos decir que una invención es la indicación de una solución (medio) a un problema (resultado a conseguir).
b) Novedosa es toda invención que no este comprendida en el estado de la técnica (con carácter internacional)
En este punto, la novedad resulta destruida si el conocimiento se hizo público antes de la fecha relevante, es decir, divulgado fuera del ámbito privado.
Se entiende por fecha relevante la de su presentación a registro en el INPI, u oficina de patentamiento extranjera.
Sin embargo, en el art. 5 se establece un plazo de gracia al normar que no incorpora una invención al estado de la técnica, la difusión de la invención por cualquier medio de comunicación o por su exhibición en una exposición -local o extranjera- realizada por el solicitante o causahabientes durante el año anterior a la fecha de presentación de la solicitud, si es que dicho plazo se invoca en la solicitud correspondiente.
c) Por estado de la técnica se entiende al conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente, en el país o en el extranjero. 
No importa si el solicitante tenía conocimiento si la invención estaba o no en el estado de la técnica: es un parámetro objetivo. 
d) Hay actividad inventiva cuando el proceso creativo o sus resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para una persona versada en la materia técnica correspondiente, 
e) Hay aplicación industrial cuando el objeto de la invención conduzca a la obtención de un producto industrial, entendiendo a la industria como comprensiva de la agricultura, industria forestal, ganadería, pesca, minería o industrias de transformación y los servicios. 
Régimen de exclusión de patentabilidad (artículos 6 y 7)
Los artículos citados contienen supuestos dispares, donde no siempre encontramos invenciones que a pesar de satisfacer los requisitos de patentabilidad, no resultan patentables.
El artículo 6 contiene aquellos supuestos que no se consideran invenciones para la ley,mientras que el 7 directamente contiene aquellos supuestos que no son patentables.
Así, encontramos que no se consideran invenciones:
a) Los descubrimientos, teorías científicas o métodos matemáticos.
En este punto, la diferencia entre invención y descubrimiento es fina, considerando que este último implica tomar conocimiento de algo que ya existía (no hay creación por el hombre); pero nada impide el patentamiento de procesos o productos que deriven de ellos si cumplen con los requisitos propios de patentabilidad. 
b) Obras literarias, artísticas o científicas (protegidas por el régimen de derechos de autor).
c) Planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales (aplicación meramente intelectual)
d) Programas de computación (protegidos por la ley 11.723)
e) Formas de presentación de la información
f) Yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, o variación de forma, dimensiones o materiales de invenciones conocidas (salvo que ello redunde en un resultado de aplicación industrial no conocido).
g) Métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y relativo a los animales (sí son patentables los productos farmacéuticos, que anteriormente si se encontraban excluídos para evitar un monopolio de la salud publica)
h) Materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza.
Asimismo, no son patentables:
a) Invenciones cuya explotación deba prohibirse en el ámbito de la República Argentina para proteger el orden público y la moralidad, la salud pública o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales, o evitar daños graves al medio ambiente.
b) La totalidad del material biológico y genético preexistente en la naturaleza o su réplica, en los procesos biológicos implícitos en la reproducción animal, vegetal y humana. 
c) Plantas y animales, excepto microorganismos sin perjuicio de la protección contenida en la ley 20.247.
Tomando estos dos últimos incisos, así como el inc. g del art. 6, cabe realizar las siguientes consideraciones:
a) Microorganismos. Si se cumplen los requisitos de patentabilidad del art. 4, son patentables (en igual sentido arts. 27.1 y 27.3 del acuerdo TRIPS). No son patentables los microorganismos preexistentes en la naturaleza. 
b) Vegetales. Cabe preguntarse que pasa con las plantas no preexistentes en la naturaleza? A primera vista, la respuesta es negativa, dado que la respuesta contraria iría en contra de lo dispuesto por el Acuerdo Trips y Convenio UPOV 1978.
c) Animales. En este caso, la prohibición a su patentabilidad no está contenida ni en el TRIPS ni en el Convenio UPOV, y ha sido incorporada a la ley por un Decreto Reglamentario, por lo que se duda de la constitucionalidad de este último. 
¿Qué es el ius excluendi?
 	Es el derecho que posee el inventor o sus causahabientes para excluir a otro del uso de la invención; es el derecho exclusivo que posee su titular para el uso o explotación de la patente. 
	En este sentido, debemos diferenciar el derecho a la patente, del contenido de la misma.
	En cuanto al primero, la ley establece que le corresponde tanto al inventor como a sus causahabientes. Estos tienen dos derechos fundamentales: a) la protección del régimen de confidencialidad, b) puede solicitar el otorgamiento de una patente de invención. Pueden transferirse por cualquier medio, en forma total o parcial (cesión, licencia, etc.).
 	Respecto del contenido de la patente, se concede a su titular el derecho a impedir a terceros la realización de una serie de actos respecto del producto o del procedimiento patentado. Así, los terceros que realicen actos sin contar con la autorización de su titular, incurrirán en comportamientos ilícitos (ya sea fabricación, uso o venta o importación del producto objeto de la patente). 
	En idéntico sentido respecto de los actos sin autorización respecto del procedimiento de la patente. 
	Esto tiene relación con la teoría del agotamiento del derecho de patentes (válido también para el supuesto de las marcas).
 	Este instituto ha tenido recepción en el art. 36 de la ley de patentes, y lo que hace es limitar el derecho de exclusividad del titular de una patente para que el mismo no sea absoluto. En este sentido, podemos conceptualizar dicho instituto en que las facultades que tiene el titular de una patente respecto de un determinado producto se extinguen una vez que el mismo ha sido comercializado lícitamente.
	En su virtud, el titular no puede ejercer el ius excluendi con posterioridad al momento en que el producto fue puesto lícitamente en el comercio. 
	En este sentido, existen tres sistemas de agotamiento del derecho: uno nacional, otro regional y el último internacional, habiendo optado nuestro país por este último. Esto quiere decir, que el derecho se agota tanto si el producto ha sido puesto en el comercio en nuestro país o en el extranjero. 
	El agotamiento nacional significa que el derecho del titular de la marca se agota cuando el producto marcado es introducido lícitamente en el mercado nacional, conservando la facultad el titular de impedir que otros productos marcados introducidos desde mercados extranjeros sean importados al mercado nacional. En consecuencia, esa primera puesta en el comercio por parte del titular en el territorio de un Estado, sólo agota sus derechos en el territorio respectivo, 
	Finalmente, cabe mencionar que el derecho que confiere una patente no produce efecto alguno contra:
a) Un tercero que en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice actividades de investigación científica o tecnológica experimentales, de ensayo o enseñanza,
b) Preparación de medicamentos en forma habitual por profesionales habilitados,
Titularidad de la patente
 	Brevemente, debe diferenciarse entre: 
a) Desarrollo Libre: el desarrollo se desarrolla de manera independiente, y pertenece siempre a su creador.
b) Desarrollo en relación laboral: 
-El principio general, es que las invenciones pertenecen al empleador, teniendo el trabajador derecho a una remuneración suplementaria por su realización si su trabajo excede el objeto para el cual ha sido contratado;
-Se presume que una invención es realizada durante la ejecución de un contrato de trabajo cuando la solicitud de patente ha sido presentada hasta un año después de la fecha en que el inventor dejó el empleo
-Si no hay relación de dependencia o contrato con fin específico o no se valió de los elementos o conocimientos de la empresa, la invención pertenece a su creador.
-Será nula renuncia anticipada del trabajador a los derechos que estipula la ley de patentes en su artículo 10.
Trámite de concesión de la patente.
	Debe realizarse una presentación en el INPI por escrito y abonar la tasa correspondiente.
	Previamente debe realizarse una búsqueda de antecedentes internacional a los fines de corroborar que la invención no exista en el estado de la técnica.
	Es importante la fecha de presentación de la solicitud, dado que confiere una prioridad temporal: el derecho va a pertenecer a quien primero presentó la solicitud, para el caso de varias solicitudes sobre la misma invención.
	La solicitud no puede comprender más de una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí (a diferencia de lo que sucede con las marcas), y debe contener:
a) Denominación y descripción de la invención,
b) Planos o dibujos técnicos que se requieran para comprender la descripción,
c) Resumen de la descripción de la invención,
d) Constancia del pago de los derechos
e) Documentos de cesión si existieran
Deben cumplirse en el plazo de 90 días de la fecha de presentación, de lo contrario se deniega la inscripción automáticamente. 
Posteriormente, se publica la solicitud dentro de los 18 meses, pudiendo ser observada tanto por otra persona como por el INPI, corriéndose vista al interesado por el plazo de 60 días, para que haga las aclaraciones pertinentes o acompañe la documentación que se requiera. 
Posteriormente,el INPI resuelve la concesión o no de la patente, debiendo ser publicada en el Boletín Oficial del INPI, debiendo constar su número de concesión, clases donde se incluye y nombre dl titular, así como el resumen de la invención y plazo por el que se otorga. 
Las patentes de invención tienen una duración de 20 años improrrogables, a partir de la fecha de presentación de la solicitud; una vez vencido el cual pasan al dominio público. 
Existe una obligación para el titular de la patente de explotarla efectivamente, por sí o por terceros. 
MODELO DE UTILIDAD
 	Puede definirse a un modelo de utilidad como el certificado que otorga el INPI para aquellas invenciones que consistan en mejoras o nuevas formas obtenidas o introducidas en herramientas, instrumentos de trabajo, utensillos, dispositivos u objetos conocidos en cuanto importen una mejor utilización en la función a la que estén destinados.
Sólo se confiere el derecho a la explotación de la nueva forma o disposición tal como se la define.
Tiene una vigencia de diez años improrrogables, desde la presentación de la solicitud.
Son requisitos objetivos para su concesión la novedad en el país y su aplicación industrial. 
Pueden carecer de actividad inventiva o haber sido divulgados en el exterior.
En cuanto al trámite de solicitud, debe acompañarse con esta última el título que designa el invento, la descripción de la mejora, los dibujos necesarios y el pago de los tributos correspondientes. 
Caducidad de las patentes y modelos
a) Al vencimiento de su vigencia
b) Por renuncia de su titular
c) Por no cubrir el pago de las tasas anuales de mantenimiento a los que están sujetos
d) Por la no explotación de los mismos, salvo justificación debida
e) Cuando por razones de salud pública, vida humana, animal o vegetal o para evitar perjuicios para el medio ambiente, la autoridad de aplicación declarará la caducidad de oficio o a petición de parte. 
Nulidad de patentes y modelos: serán nulos todos aquellos que se otorgaren contravención a la ley de patentes, pudiendo ser total o parcial.