ARTÍCULO ACCIÓN REIVINDICACIÓN MARCARIA

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“La Acción de Reivindicación Marcaria en el Derecho Argentino. Comentario al Fallo 
“Grupo Anderson ´s SA c/ Ricco Leonardo José s/ Cese de Oposición Registro de 
Marca” (CNCyC Sala III, marzo 2006) 
 
Ab.Rodrigo Hernán Cataldo
1
 
Ab. Bernardo Marcos Diez
2
 
 
 La acción de reivindicación marcaria resulta ser un tema controvertido en nuestra 
doctrina, atento la naturaleza de nuestro sistema marcario y no existir una regulación clara 
y concreta que regule el asunto. En una primera aproximación al tema, podemos definir a la 
misma como la acción tendiente a la transferencia a favor del efectivo titular de una marca, 
de un registro marcario efectuado con anterioridad por parte de otra persona, a sabiendas de 
la existencia y uso anterior de dicho signo distintivo. 
 No es fácil, como se ve, comenzar a desarrollar un tópico en el que no solo 
prestigiosos tratadistas no se ponen de acuerdo acerca de la existencia de la acción de 
reivindicación de marcas, sino que es la propia legislación marcaria la que con sus 
ambigüedades genera la confusión a la que aludimos. 
El presente trabajo ha sido elaborado tomando como punto de partida el análisis del fallo 
“GRUPO ANDERSON ´S SA C/ RICCO LEONARDO JOSE S/ Cese Oposición Registro 
de Marca”, de la Cámara Nacional Civil y Comercial, Sala III, de Marzo del año 2006, 
donde en fallo dividido se procedió a rechazar el progreso de la acción de reivindicación 
entablada por la actora, atento el registro de la marca “Señor Frog´s” por parte de un 
particular. 
 En tal sentido hemos decidido efectuar un raconto de aquellos precedentes 
judiciales mas renombrados como así también pasar una revista de las opiniones vertidas 
desde la doctrina autoral para tratar de desembrollar esto que ha provocado no solo dudas, 
sino también diferencias conceptuales y de criterio en un vasto sector de aquellos 
conspicuos seguidores del derecho marcario. Se plantearán como factores críticos de 
análisis dentro de la temática, la aceptación o no de la mencionada acción en nuestro 
sistema jurídico, a la luz de la normativa nacional e internacional vigente; por otro lado 
también se determinará el papel que tiene el art. 6 del Convenio de Paris en la temática; y 
cuál es el alcance de los conceptos de marca notoria y renombrada dentro ámbito de nuestra 
legislación. 
 
A.-Fallo “Señor Frog´s” 
 
 “SEÑOR FROG´S” es una empresa Mexicana que nace en el año 1960 en Mazatlán 
(Sinaloa) México, teniendo más de 50 restaurantes en diversas partes del mundo. El diseño 
emblemático de esta cadena de restaurants es la figura de una ranita acompañada por la 
denominación propiamente dicha. 
 
1 Abogado Facultad de Derecho Universidad Nacional de Mar del Plata. Ayudante de Primera Cátedra 
Derecho Comercial Facultad Derecho UNMdP. Postgrado Derecho Comercial Universidad Salamanca, 
España. Integrante Grupo de Investigación “New Technologies”. 
2 Abogado Facultad de Derecho Universidad Nacional de Mar del Plata. MBA “Administración de Negocios” 
en curso, Facultad Ciencias Económicas UNMdP. Integrante del Grupo de Investigación “New 
Technologies”. 
 El 26 de agosto de 1997, el actor solicito ante el Instituto Nacional de la Propiedad 
Intelectual ( INPI ) de Argentina el registro de la marca “Señor Frog´s”, para distinguir los 
servicios de la clase 42 del Nomenclador Marcario Internacional. 
 A su concesión se opuso el Sr. Ricco, basándose en que tenía un idéntico signo 
registrado en la misma clase 42. El Grupo Anderson´s S.A. entendió que el Sr. Ricco 
copió en forma evidente la forma de reproducción de su marca, tipo de letra y aún el diseño 
de la rana que la acompaña. 
 A fin de remover el obstáculo que representaba la oposición del Sr. Ricco, la actora 
inició acciones legales requiriendo que se reivindicará la marca y se ordenara la 
transferencia del registro de la marca a nombre de la accionante, planteando 
subsidiariamente la nulidad del registro involucrado. 
 En primera instancia se resolvió hacer lugar a la acción subsidiaria y no a la 
principal, declarando la nulidad del registro del Sr. Ricco, e infundada su oposición al 
registro que intentaba Grupo Anderson´s S.A. En esta instancia, el juez consideró que la 
acción de reivindicación ( art. 6 del Convenio de Paris) no procedía, por cuanto se trataba 
de un caso de piratería marcaria, distinto al de la causa. 
 El Dr. Anderson consideró que el sub lite encuadraba en un caso de piratería que 
ameritaba la nulidad del signo más no su reivindicación. Agregó que el caso “Bonamite c/ 
Bernstein” resuelto por él no guardaba analogía con esta causa debido a que en dicho 
precedente el demandado se había allanado a la pretensión como representante del titular de 
la marca que había inscripto nomine propio. 
 La sentencia fue recurrida por actora, tomando intervención la Sala III de la Cámara 
Nacional Civil y Comercial. La recurrente plantea que la nulidad admitida no preserva 
todos los derechos de su parte, manifestando además que el sentenciante reconoció que su 
marca es anterior a la registración constitutiva. Por esto pretende la reivindicación para que 
se opere la cesión directa del registro del reivindicante y para adquirir no solo el título sino 
todos los derechos referentes a él, y provenientes de una solicitud anterior, siendo esto de 
importancia también para terceros. Expresa que ha habido mala fe por parte del Sr. Ricco, 
ya que con posterioridad ha detectado la inscripción de otros registros en la misma clase 42, 
como ser “ Sr. Frog´s “ y “Frog´s Hot Dog´s”. 
 
B.-Naturaleza del Sistema Marcario Argentino 
 
 En primer lugar, antes de analizar nuestro sistema marcario, creemos necesario 
conocer el panorama mundial del derecho marcario. En el mundo se conocen tres sistemas 
marcarios: 
 
• Declarativo: es el que da prioridad a la marca sobre el registro. En caso de conflicto 
de prioridad de uso, éste sistema protege la realidad de mercado, es decir, da 
preeminencia al que ha usado la marca durante mucho tiempo o la tiene como 
propia. Su desventaja es su inseguridad por la falta de publicidad. 
• Atributivo: reconoce el derecho marcario desde su inscripción registral. Su ventaja 
es la seguridad que otorga el registro público; su desventaja son las inscripciones 
especulativas o de mala fe de marcas de hecho, así como también el no 
reconocimiento de derechos a aquel que posee una marca y no la inscripto. 
• Mixto: no es un sistema puro, teniendo características de los dos sistemas anteriores 
y teniendo como característica saliente el reconocimiento de la existencia de la 
marca notoria. 
 
Nuestro país ha acogido el sistema atributivo, con reconocimiento a de la marca 
notoria excepción y con acatamiento de las normas internacionales sobre el tema. La 
consagración de este sistema la encontramos en el art. 4 de nuestra ley de Marcas 22.632 
dice que: 
“La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro. 
Para ser titular de una marca o para ejercer el derecho de oposición a su registro o a su 
uso, se requiere un interés legítimo del solicitante u oponente” 
 En concordancia con lo expuesto por el citado artículo, también encontramos el art. 
8 de la ley 22362, que dice que: 
“El derecho de prelación para la propiedad de una marca se acordará por el día y 
hora en que se presente la solicitud sin perjuicio de lo establecido en los tratados 
internacionales aprobados por la República Argentina”. 
Como bien lo menciona el artículo, esto también se conoce en doctrina como 
“derecho de prelación marcario”: “el derecho a la marca se adquiere el día de la 
inscripción en el registro, independientemente de su uso”3. 
 Bertone y Cabanellas4 afirman que la legislación marcaria adjudica al derecho del 
titular de un registro marcario el carácter de propiedad. Pero a continuación, estos autores 
afirman que los derechos marcarios no nacen exclusivamente del registro, afirmando que el 
uso anterior de una marcapuede ser eficaz para anular un registro. 
 El uso de una marca no puede ser equiparado a la inscripción registral del signo, 
aunque en algunas oportunidades, en situaciones especiales se han protegido signos 
distintivos no registrados frente a actos desleales de apropiación, falsificación o imitación, 
haciendo aplicación de la legislación específicamente marcaria (art. 24 inc. b) ley 22362, 
art. 6° Convenio de Paris y art. 16.2 ADPIC) y también de normas generales del derecho 
civil ( art. 953 Código Civil) y de aquellas otras que previenen de actos de competencia 
desleal ( ley 22802 y art. 159 Código Penal). 
 En conclusión, podemos afirmar que existe un principio –el registro- para la 
adquisición de la propiedad de las marcas, que reconoce excepciones ( no existe un doble 
principio de adquisición –uso y registro-) Quien registra una marca ajena, de acuerdo con el 
principio atributivo, no desposee al propietario sino que, lo privaría de la titularidad del 
derecho5. 
La única excepción que puede admitirse en sede administrativa al principio de 
registrabilidad de marcas, está dada por la existencia de marcas notorias o renombradas 
iguales o similares a la solicitada. En este caso, si el examinador juzga que la marca 
anterior no registrada es notoria y que existe confusión con la solicitud, deberá correr una 
vista con fundamento en el art. 6 del Convenio de Paris y el art. 16.3 del ADPIC. La 
notoriedad suple en cierta medida la ausencia de registro6. Nos ocuparemos de este tema en 
el punto siguiente. 
 
3 Voto Dra. Graciela Medina, fallo cit. 
4 BERTONE-CABANELLAS, Guillermo “Derecho de Marcas”, T.I, pag. 208 y ss. Ed. 2000 
5 PAPAÑO, Ricardo José. “Acción Reivindicatoria y Propiedad Intelectual” Ed. Astrea, año 2006. 
6 MARTINEZ MEDRANO-SOUCASSE, “Derecho de Marcas”, pag. 59, Ed. La Rocca.- 
 
 C.-Marca Renombrada; Notoria 
 
 Como ya hemos expresado, el sistema atributivo reconoce límites, que protegen la 
marca de hecho, la marca notoria y marca renombrada. La marca notoria es aquella 
conocida por los consumidores del producto o servicio de que se trate; en cambio la marca 
renombrada es conocida por todos sean o no consumidores o usuarios del producto. Nos 
encontramos con que esta última esta jurídicamente protegida más allá del principio de la 
especialidad, es decir, está resguardada con independencia del bien que se quiere registrar 
(a diferencia de la marca notoria que se protege dentro de la especialidad marcaria), siendo 
su fundamento la protección de la reputación de la marca. 
Coincidiendo con lo expuesto, señala Bercovitz Rodríguez Cano que “…Marcas 
notorias son aquellas que son ampliamente conocidas en el sector del mercado al que 
pertenecen los productos o servicios distinguidos por ellas; mientras que las marcas 
renombradas son conocidas por el publico en general y no solo dentro de un sector 
determinado del mercado. Por lo tanto todas las marcas renombradas son notorias; pero 
no todas las marcas notorias son renombradas. Las marcas renombradas son mas 
ampliamente conocidas por el publico que las marcas notorias…” 
El factor decisivo por tanto para considerar a una marca como notorias o 
renombrada es exclusivamente el grado o difusión de su conocimiento entre el publico. Si 
la marca es conocida con carácter general por el público de un determinado sector del 
mercado, se tratara de una marca notoria. Si la marca es conocida con carácter general por 
todo el público y no solo por el de un sector del mercado, entonces estaremos ante una 
marca renombrada. El único dato relevante en ambos casos es el conocimiento generalizado 
entre el publico, sin tener que considerar si ese conocimiento generalizado se debe o no a la 
buena calidad de los productos o servicios”.7 
Asimismo, el autor citado expresa que “…la protección de las marcas registradas 
que son notorias o renombradas es una protección mas ampliada frente a la que se otorga 
con carácter general a las marcas registradas. Esa protección ampliada se manifiesta en 
diversos aspectos; pero se destacan dos facetas fundamentales: por una parte se juzga con 
mayor rigor el riesgo de confusión con las solicitudes de marca posteriores o con los 
signos utilizados por los terceros en el mercado; y por otra parte, al establecer ese riesgo 
de confusión no es aplicable el principio de especialidad de la marca.”8 
Continuando lo expuesto en el primer párrafo de este punto, es dable poner de 
resalto que “…la especialidad en la protección de las marcas notorias o renombradas que 
están registradas radica fundamentalmente en que no rige para esa protección el principio 
de especialidad de la marca”. 
Sin embargo, la especialidad en la protección de las marcas notorias o renombradas 
que no están registradas radica en el hecho mismo de que se las protege a pesar de no estar 
registradas. En este caso la notoriedad o el renombre suplen la exigencia del registro para la 
adquisición del derecho exclusivo”.9 
 
7 BERCOVITZ RODRIGUEZ CANO, Alberto; Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el 
Trafico Económico; pag. 169, ed. Aranzadi, 2002. En igual sentido puede consultarse del mismo autor la obra 
“Apuntes de Derecho Mercantil”, pag. 482, 3ra. Ed., ed. Aranzadi, 2002. 
8 BERCOVITZ RODRIGUEZ CANO; op. cit. pag. 174. 
9 Autor citado, Pág. 177, hacienda especial referencia al art. 2.1 de la Ley de Marcas española de 2001y al art. 
6 del Reglamento de Marca Comunitaria. 
Otro autor español ha sostenido en alusión al tema en comentario que “…el derecho 
no puede penalizar la fama o notoriedad de las marcas al evaluar su semejanza con otros 
signos distintivos”10, convalidando de este modo la postura del celebre maestro español 
Fernández Novoa, el que sostenía que se debía extremar la severidad al confrontar la marca 
notoria y mas antigua con una marca mas reciente que contiene uno o varios elementos 
característicos de la marca notoria.11 
El catedrático de la Universidad de La Coruña continúa su trabajo haciendo una cita 
de un fallo del Court of Appeals Feredal Cricuit (CAFC)12, en el que se sostuvo que “…el 
denominado quinto factor duPont –esto es, la fama de la marca prioritaria- juega un papel 
dominante en los casos a una marca famosa o fuerte…”.13. 
Del análisis de la doctrina y la jurisprudencia, existen dos maneras de ataque a la 
marca renombrada que devienen de la pérdida de unicidad (llamada blurring) y e ataque a 
la reputación ( llamado tarnishment). “El blurring se produce cuando se utiliza la marca 
renombrada en productos distintos de los originarios de modo tal que, de persistir la 
situación, la marca perderá su unicidad, es decir que el consumidor dejará de asociar 
únicamente esa marca con los productos originales”14 El tarnishment se produce cuando 
 
10 AREAN LALIN, Manuel; “Tres Apuntes sobre la notoriedad y el prestigio de las Marcas”, en Estudios en 
homenaje al Prof. Broseta, vol I, pag. 175, Valencia, 1995. 
11 FERNANDEZ NOVOA; El relieve juridico de la notoriedad de la marca (con especial referencia al riesgo 
de confusion), trabajo publicado en la Revista de Derecho Mercantil, n 112, abril junio de 1969, pags. 
169/208. 
12 In re “Kenenr Parker Toys Inc. v. Rose Art Industries Inc.”; 22USPQ 2d I 453, del 5 de abril de 1992. 
13 Cabe acotar en esta oportunidad que la sentencia recaida en el caso “E.I. DuPont de Nemours and Company 
(177 USPQ 563 [CCPA 1973} constituye una obra maestro de la jurisprudencia norteamericana de marcas, 
porque en la misma se formula un catalogo completo de las circunstancias que han de ser tomadas en 
consideracion al determinar la existencia o inexistencia del riesgo de confusion .Estas circunstancias son las 
siguientes: 1. La semejanza o falta de semejanza de las marcas consideradas en su totalidad y en relacion con 
su aspecto exterior, sonido, significado e impresióncomercial. 
2. La semejanza o falta de semejanza y la naturaleza de las mercancías os ervicios tal y como se describen en 
una solicitud o registro, o con respecto a los cuales se utiliza una marca mas antigua. 
3.La semejanza o falta de semejanza de los canales de comercialziacion que existan en la actualidad y en un 
futuro previsible. 
4. Las condiciones en las que se realizan las ventas y los compradores participantes en las mismas, esto es, , 
las compras impulsivas frente a las compras cuidadosa y refinadas. 
5. La fama de la marca antigua (cifra de ventas, publicidad y duracion del uso). 
6.El numero y naturaleza de las marcas semejantes que se usan en relacion con mercancías similares. 
7. La naturaleza y alcance de una actual confusion. 
8. La duracion y las condiciones en las cuales se ha realizado un uso concurrente sin producirse de hecho una 
confusion. 
9. La variedad de las mercancías con respecto a las cuales una marca es o no es usada (marca de la empresa, 
familia de marcas, marca de producto). 
10. La relacion en el mercado entre el solicitante y el titular de una marca mas antigua: a) una simple 
autorización para registrar o para usar. b) clausulas contractuales orientadas a evitar la confusion, esto es 
limitaciones relativas al uso ulterior de las marcas por cada una de las partes. C) cesion de la marca, de la 
solicitud, del registro y del goodwill de la correspondiente empresa y d) actos propios imputables al titular de 
la marca mas antigua y que indican la existencia de confusion. 
11. El ambito dentro del cual el solicitante tiene derecho a prohibir a otros el uso de su marca en sus 
mercancías. 
12. el alcance de la confusion potencial, esto es, sustancial. 
14 MARTINEZ MEDRANO, Gabriel “ La protección de la marca de alto renombre en la jurisprudencia 
argentina” LA LEY 2003-B, 763, comentando el fallo Sala III CNCyC 2002/03/21 –Stanton & Cía S.A. c. 
I.N.P.I. 
se utiliza una marca reputada en productos de baja calidad, dañándose la reputación de la 
marca renombrada. 
 En el marco normativo internacional, la marca renombrada se protege por el art. 6 
bis del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, y el art. 16 inc. 3°) 
del Acuerdo de los ADPIC, y por los principios que emanan del art. 953 de nuestro Código 
Civil. 
 La norma fundamental es el art. 16 inc. 3° del ADPIC, aprobado por la ley 24.425 
que protege a la marca renombrada más allá de la especialidad, que dice: 
 “ El art. 6 BIS del Convenio de Paris se aplicará mutatis mutandi a bienes o 
servicios que sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio 
ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o 
servicios, indique una conexión entre dichos bienes o servicios, y el titular de la marca 
registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de 
la marca registrada”. 
 Dentro del fallo en análisis, una de las cuestiones analizadas es saber si la marca 
“Sr. Frog´s” es una marca notoria o una marca renombrada, dada la reputación que posee la 
misma en el circuito comercial y gastronómico. El voto de la Dra. Medina afirma que la 
misma es renombrada; en sentido contrario se expresaron los votos de los Dres. Antelo y 
Recondo. Adelantamos nuestra conclusión en el orden de que la misma reviste el carácter 
de notoria, más no de renombrada. 
 En este punto cabe destacar que la cuestión radica en determinar si basta la nulidad 
marcaria como forma de protección o si corresponde hacer lugar a la acción de 
reivindicación intentada, que resulta en nuestro país un remedio excepcional, contemplado 
en la ley de marca y muy poco utilizado. Pero primero cabe preguntarse: ¿ Es lo mismo la 
acción de reivindicación que la de restitución en derecho marcario? 
 Otamendi15 y Breuer Moreno16 no distinguen entre las acciones de restitución y 
reivindicación de marcas. La primera es calificada como una acción personal derivada de 
un contrato y dirigida contra quien se apoderó ilegítimamente del signo. 
 Aracama Zorraquin17 afirma que el art. 6° del Convenio de Paris en realidad 
establece la acción de restitución de marcas pero no la de reivindicación, pues para que ésta 
proceda es menester que su propietario haya tenido la posesión de la marca en la Argentina 
y la hubiera perdido, requisito éste que no es exigido por el mencionado art. 6° pero sí por 
el art. 2758 del Código Civil. Por lo demás, en opinión del citado autor, este artículo 
contendría una solución especial, la relación entre el propietario de una marca y su agente o 
representante en relación con el registro o uso de la marca por el último, por lo tanto, no se 
ocupa de la acción de reivindicación. 
 
E.-Acción Reivindicación 
 
Nuestro Código Civil 
 
 
 
15 OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Ed. Lexis Nexis, 2003.- 
16 BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y Comercio”, pág. 498 y ss. 
17 ARACAMA ZORRAQUIN, Ernesto “La acción de reinvidicación de marcas en el derecho argentino”, ED 
16-1235) 
 La acción de reivindicación se extiende a todos los Derechos Reales que se ejercen 
por posesión18. El art. 2759 (cosas particulares) dicen que el objeto de la acción de 
reivindicación son las cosas susceptibles de ser poseídas (art. 2400 y ss.). Recordemos que 
el art. 2311 excluye los bienes que no sean cosas (art. 2762 –“no se reivindican los bienes 
que nos sean cosas”-). 
En efecto, siguiendo el art. 2311 son “cosas” los objetos materiales susceptibles de 
tener valor, sean muebles o inmuebles. Las cosas son objeto de derechos. Los “bienes” son 
el género, las cosas y los derechos son las especie. Según el art. 2312 los bienes son objetos 
inmateriales susceptibles de tener valor. Los objetos inmateriales y las cosas forman lo que 
conocemos como “Patrimonio”. 
 Más adelante, el artículo 2313 dice que “ las cosas son muebles e inmuebles por su 
naturaleza o por accesión, o por su carácter representativo”. El art. 2317 dispone que “Son 
inmuebles por su carácter representativo los instrumentos públicos de donde constare la 
adquisición de derechos reales sobre bienes inmuebles, con exclusión de los derechos reales 
de hipoteca o anticresis”. Para el art. 2319 son muebles “todos los instrumentos públicos 
donde constare la adquisición de derechos personales” a los que hay que agregar los 
públicos que porten actos de constitución de los derechos reales de hipoteca y anticresis ( 
arg. art. 2317 in fine) y los públicos o privados que constaten la existencia de derechos 
reales sobre cosas muebles ( art. 2317 a contrario sensu). 
 Por lo tanto, podemos concluir, en concordancia con Papaño19, que no existen las 
cosas por su carácter o valor representativo. Los instrumentos son cosas (art. 2311), a su 
vez serán muebles o inmuebles por su carácter representativo (art. 2313), según se den las 
condiciones establecidas en la ley ( arts. 2317 y 2319). El argumento de Aracama 
Zorraquin20, por lo tanto, es descartable por considerar a las marcas como cosas a los 
efectos de hacer viable respecto de ellas a la acción de reivindicación. 
 Tampoco las condiciones de procedencia de la acción reivindicatoria del Código 
Civil en nada se acomodan al supuesto de los bienes inmateriales. Tal posibilidad queda 
descartada por al art. 2762 (“no son reivindicables los bienes que no sean cosas”), que 
imposibilita la recuperación del registro de una marca pueda obtenerse por esta vía. 
 Por otra parte, no puede imaginarse la pérdida de posesión de una marca, porque las 
marcas no pueden ser poseídas y no se puede perder lo que no se puede tener. En el Código 
Civil, si no se pierde la posesión, no se puede intentar la acción de reivindicación. 
 
Derecho Marcario Argentino 
 
La acción de reivindicación en el derecho marcario, tutela la posición jurídica de un 
signo queha visto vulnerado su derecho a la obtención de la titularidad registral de dicho 
signo con motivo de una actuación fraudulenta o violación de una obligación legal o 
contractual por parte de terceros. Se persigue la obtención de una resolución judicial, a 
través de la cual se modifíquela titularidad del asiento registral que consta en el INPI, a 
favor del demandante, quien a partir de ese momento se subrogará en la posición jurídica 
 
18 HIGHTON, Elena-AREAN, Beatriz. “Código Civil Comentado”, Arts. 2758 y ss. 
19 PAPAÑO, Ricardo José, ob. Cit. 
20 Recordemos este autor, siguiendo el art. 2759 del Código Civil, afirma que la acción de reivindicación 
procede respecto de las cosas por su valor representativo, incluyendo entre estas cosas a las marcas. Incluyo 
llega a asignarle el carácter de propiedad, es decir, un bien susceptible de tener valor. 
del demandado. La pretensión, por lo tanto es constitutiva, pues persigue la modificación 
del registro. 
Bajo la orbita de la vieja ley 3975 no se preveía la existencia de una acción de 
reivindicación de marcas y tanto la doctrina como la jurisprudencia eran contestes en 
coincidir que tampoco podía tener andamiaje jurídico una pretensión real de esa naturaleza 
–v. gr. Reivindicación- por considerar que una interpretación exegeta de nuestra legislación 
civil solo preveía la posibilidad de ejercerla como consecuencia derivada del derecho real 
de dominio, el que solo podía ser ejercido sobre cosas y no sobre otros bienes del 
patrimonio. 
Con la sanción de la ley 22.362 aparece redactado el articulo 11 en los siguientes 
términos: 
“El domicilio especial a que se refiere el art. 10, constituido por una persona 
domiciliada en el extranjero, es valido para establecer la jurisdicción y para notificar las 
demandas judiciales por nulidad y reivindicación o caducidad de esta marca y para todas 
la notificaciones a efectuarse con relación al tramite del registro”. 
Esa es la única mención que aparece en la legislación actual y si uno recurre a la 
lectura de la nota al Poder Ejecutivo que acompañó al proyecto de ley y a la exposición de 
motivos, solo se indica que la norma (v. gr. Art. 11) “Receptan las normas y practicas 
vigentes”, sin aludir específicamente a cuales eran aquellas”.21 
Asimismo, en ningún otro numeral o articulo del texto legislativo se alude, siquiera, 
a la existencia, reglamentación y procedibilidad de la acción de reivindicación marcaria. 
Por otra parte, lo curioso del tema es que en los comentarios exegéticos que se han 
efectuado de la ley 22.362 no se menciona la discusión doctrinaria y jurisprudencial 
existente, los que nos convence de que subyace en el tema propuesto una suerte de “taboo” 
que muy pocos han decidido tratar. 
Una primera aproximación de la cuestión abordada puede inferirse del tratamiento 
que efectúa Marcos Satanowsky en su “Tratado de Derecho Comercial” al referirse a la 
reivindicación de la hacienda comercial. En efecto, el autor citado concluye que “…la 
reivindicación debe ser por lo tanto con relacion a las cosas determinadas que integran la 
universalidad de hecho.”22 
Lo expuesto nos hace pensar que en tanto las marcas forman parte de la 
universalidad de hecho que conforma el fondo de comercio no como una cosa corporal sino 
como un intangible, la acción reivindicatoria seria improcedente. 
Sin perjuicio de ello a renglón seguido indica el renombrado comercialista que 
“…no obstante todo ello, la jurisprudencia ha admitido la reivindicación, no de los 
elementos determinados y materiales de la hacienda comercial o fondo de comercio, sino 
 
21 ADLA XLI-A, pags. 58 a 66. 
22 SATANOWSKY, Marcos; Tratado de Derecho Comercial, t 3, pag. 146; ed. TEA, 1957. Allí el autor 
señala que “..la determinación de la naturaleza jurídica de la hacienda comercial o fondo de comercio, en su 
unidad, se halla vinculada con su posesión y especialmente con su posible reivindicación, que como derecho 
real solo procede sobre cosas, y no respecto a bienes inmateriales. En efecto, la reivindicación de una 
universalidad de cosas era conocida en el derecho romano, vindicatio gregis, como una sola cosa, como un 
solo dominio. Por su contenido, la universalidad era rex corporales, la Grez era una universalidad de cosas. 
Pero no ocurría lo mismo con el peculium, universalidad de derecho, un bien incorporal, incapaz de dominio 
y por ende reivindicación.” (Pág. 145). 
de este, como unidad”, citando como referencia una decisión de la Cámara Comercial de 18 
de mayo de 1951 in re “Sademi v Martin y Nespal”.23 
Esto nos hace pensar, contrariamente a lo expuesto, que las marcas podrian llegar a 
ser reivindicadas no individualmente sino como parte componente de un fondo de comercio 
o establecimiento comercial, a pesar de que no se trata de una cosa. 
 Breuer Moreno24, hace más de sesenta años aludía a dicha acción, expresando que 
“la única acción que tendría el propietario desposeído, y eso en base de contratos 
celebrados con el aparente titular, sería la de reivindicación marcaria” 
 Graciela Medina, dentro del fallo en análisis, expresa que para otorgar la acción 
reivindicatoria no es decisiva la circunstancia de que el Código Civil sólo acuerde la acción 
reivindicatoria para defender el dominio y no la propiedad de bienes inmateriales, porque 
de leyes especiales puede resultar lo contrario, como en el caso de las Patentes de 
Invención, Modelos industriales y ley de marcas. 
El Dr. Antelo, dentro del mismo fallo, se pronuncia contrario a la procedencia de la 
acción reivindicatoria, centrando su análisis en los artículos de nuestro Código Civil que 
regulan las acciones reales, en particular la hipótesis del art. 2758. Expresa que las 
acciones reales suponen la preexistencia del derecho real que se intenta defender. Se 
pregunta Antelo, como podría hablarse de ius possidendi de la una persona respecto de una 
marca que nunca registró ni explotó dentro de nuestro país. En este caso, no se estaría 
hablando de reivindicación, sino de apropiación. 
Concluye Antelo, que entre la acción civil y la de la Ley de Marcas no puede haber 
una simetría completa debido a la diferencia de objetos que se quiere proteger: en la 
primera es una cosa, en el segundo caso es un bien. El presupuesto común es la existencia 
de algo propio a reivindicar, y o de algo ajeno más o menos parecido a lo propio. Por lo 
tanto, la nulidad del signo marcario declarada en el contexto no lleva a la reivindicación 
peticionada en la causa en análisis. 
Otamendi25 en primer lugar destaca una analogía entre el derecho marcario y el 
derecho de patentes y modelos industriales, por lo que la acción de reivindicación no sería 
inviable, coincidiendo en esto con Graciela Medina. Pero posteriormente diferencia la 
acción de reivindicación y los casos de piratería marcaria26. En palabras del autor, 
corresponde la acción de nulidad del art. 24 b) para sanear el acto. En cambio la 
reivindicación procedería cuando se ha registrado una marca con autorización de su titular, 
para luego negarse a transferir la misma27. 
 
23 SATANOWSKY enfatiza, incluso, que dicho criterio fue citado y reiterado el 28 de Julio de 1954 en La 
Ley, t 76, pag. 695 y transcribe el voto de Colmo, el que expresa: “Lo que se entiende reclamar no son dichas 
cosas singulares sino el conjunto de las mismas, esto es, el negocio, que es una cosa en si perfectamente 
individualizable, y del cual los muebles, útiles, etc., no son mas que accesoriosy parte integrante cabalmente 
reemplazable. Más aun: en la ciencia comercial un negocio es un patrimonio de afectación, una entidad y en 
algún caso hasta persona jurídica, como ocurre con el de varias sociedades mercantiles, con el de los bancos. 
En nuestro mismo derecho civil se reconoce esa individualidad: un negocio puede ser dado en usufructo cabal 
y perfecto,no obstante lo fungible y consumible de las mercaderías que contenga, precisamente porque el 
negocio estriba en una identidad de que las mercaderías son apenas una parte (art. 2809)”. 
24 BREUER MORENO, ob citada, pag 498. 
25 OTAMENDI, Jorge, ob. Citada. 
26 Esta es definida por el autor como la acción de registrar una marca sin autorización de su titular, pero 
sabiendo que la misma era de un tercero. 
27 Se pregunta el autor si debe optarse entre ellas. En principio dice que pueden intentarse juntas, ya que 
quien pide la nulidad –dueño o titular marcario- querrá luego tener el registro a su nombre. Pero en el caso de 
Consideramos equivocado el concepto de acción reivindicatoria de este autor, ya 
que la reivindicación no se da para recuperar el dominio de una cosa. La subsistencia del 
derecho real en cabeza del actor es un presupuesto ineludible para la procedencia de esta 
acción. Si se lee el art. 2758, lo que se ha perdido es la posesión, que es lo que se busca 
recuperar, pero de ninguna manera el derecho. 
El supuesto del art. 24 inc b) castiga una conducta ilícita o de mala fe, pero al 
mismo tiempo tipifica esta conducta, que no puede ser cualquiera reprochable, sino aquella 
que consista en solicitar el registro de una marca, conociendo o debiendo conocer que ella 
perteneciera a un tercero. Esto quiere decir que la ley reconoce que el registro no es la única 
fuente de propiedad de la marca – si bien constituye el principio general- y que, 
excepcionalmente, puede ser adquirida con prescindencia de su registración. En muchos 
casos, los jueces anularon registros de marcas sin que se hubiera justificado por el actor la 
formación de clientela28. 
 
F.-Jurisprudencia Nacional 
 
 Creemos necesario citar algunos casos fallados por nuestra jurisprudencia, a los 
fines de ampliar la temática en análisis. Estos son: 
 
• Fallo “Iglesias, Concepción Rey de y otras c/ Venet, María E. Gómez de” (Con 
voto del Dr. Ortiz Basualdo, Juzg. Fed Cap., 26/12/47, confirmada por 
Cámara Federal 2/8/48- JA 1948-IV-86) 
 Se trata de una demanda de reivindicación fundada en disposiciones del Código 
Civil. Se intenta la reivindicación de la marca de fábrica“El Rey” para empanadas y otros 
productos. La defensa de prescripción liberatoria opuesta por la demandada y la respuesta 
de la actora de que la acción reivindicatoria de las cosas no está sujeta a tal tipo de 
prescripción como consecuencia del carácter perpetuo de propiedad, y que tal derecho sólo 
se extingue por prescripción adquisitiva, hace que el magistrado vea necesario dilucidar 
previamente el género del derecho en que la actora funda su demanda. 
 El voto del Dr. Ortiz Basualdo, en primer lugar, expresa que el Código Civil sólo 
reconoce en el patrimonio dos clases de derechos: personales y reales. El dominio se refiere 
exclusivamente a cosas muebles e inmuebles, es decir, “objetos corporales”. Continua 
expresando que las marcas de fábrica no caben en la clasificación de derechos reales y 
personales, no son objetos corporales ni cosas; formarían parte de una rama especial del 
derecho. Sería una propiedad inmaterial basada en un hecho económico. 
 La acción reivindicatoria está dada como remedio de garantía para los derechos 
reales, nace del dominio en sentido específico sobre cosas corporales (art. 2762) y no la 
propiedad en sentido genérico (art. 2758 y 2759). Las marcas están fuera del régimen del 
dominio de las cosas y de los derechos reales. Las acciones civiles de confusión, nulidad y 
de resarcimiento, y las penales de imitación, usurpación o falsificación, que la ley 3975 
 
piratería marcaria, no pueden intentarse juntas, porque el demandante debe pagar los gastos de registro al 
demandado, cosa que es contradictoria con la acción reivindicatoria. Asimismo, si seguimos literalmente la 
letra del art. 6 del Convenio de Paris, este es claro en que debe optarse entre ambas acciones. 
 
28 Caso “La vaca que ríe” fallado en causa “Fromageries Bel SA c/ Ivaldi Enrique –CN Fed, Sala CivCom, 
28/2/61, LL 107-70; CSJN 23/7/62, LL 110-471- 
otorga al titular de una marca, cubren todas las posibilidades de riesgo y defensas de esa 
propiedad, sin que se eche de menos ni tenga cabida, una acción reivindicatoria. 
 Las marcas no pueden ser poseídas, ni aún en los sistemas declarativos. La acción 
de reivindicación, definida por el art. 2758, reconoce como presupuesto esencial la pérdida 
de la posesión, lo que la hace totalmente inaplicable en esta materia. 
 
• “T. Oertli A.G. c/ Ibáñez y Rosón SRL” ( Voto Dr. Belluscio, Juzg.Fed.Cap, 
28/3/69) 
 “La acción entablada no es una acción reivindicatoria, la que no puede tener lugar 
en materia de marcas....las acciones civiles de confusión, nulidad y resarcimiento, y las 
penales de imitación, usurpación y falsificación de la marca, previstas por la ley 3975, 
cubren todos los riesgos y defensa de la propiedad marcaria, lo que excluye la acción 
reivindicatoria, que el Código Civil acuerda al propietario de cosas más no al de bienes que 
no son cosas (art. 2758 y 2762).” 
 “A mi juicio no es decisiva la circunstancia de que el Código Civil sólo acuerde la 
acción de reivindicación para defender el dominio y no la propiedad de bienes inmateriales, 
pues de leyes especiales puede resultar lo contrario, tal es así que se reconoce la acción de 
reivindicación en materia de patentes de invención”. 
“Pero existe una diferencia fundamental entre el supuesto de las patentes y las 
marcas; en aquellas, la propiedad deriva de la propia invención (art. 17 Const. Nacional), en 
tanto que en éstas, ella sólo resulta del registro (ley 3975, art. 6, 8 y 12). Por lo tanto 
carece de sentido la acción de reivindicación, ya que si la propiedad deriva del registro que 
es temporario aunque renovable, es imposible que un tercero entre en posesión de la marca 
y sea necesario excluirlo mediante tal acción, o registrará un marca igual, en cuyo caso 
corresponde la acción de nulidad; o la usará sin registro, en cuyo supuesto la acción que 
cabe es la de cesación de uso de marca.” 
 
• -VAIL ASSOCIATES Inc C/ RENAVER SRL” ED 177-341 (CNCyCom Sala 
III 11 de febrero de 1997). 
 Se habían demandado la reivindicación de dos registros marcarios, planteándose su 
nulidad en forma subsidiaria. En primera instancia se hizo lugar a la acción de nulidad y se 
rechazo la de reivindicación. La demandada no pudo ignorar la existencia de la marca 
VAIL que la actora tenía registrada y venía usando desde el año 1967, por lo que resulta 
indudable al nulidad de las marcas registradas por la demandada atento aplicación del art. 
24 inc. b ley 22362. (voto Dr. Bonifati) 
 
• DE RIGO SPA C/ RODRÍGUEZ JORGE ED 177-330 (CNCyCom Sala III 6 
de noviembre de 1997). 
 Se entablo la acción de reivindicación como principal y la de nulidad en subsidio. 
En primera instancia de rechazo la demanda. Intevino la Cámara. Se considero probado el 
factum de que la demandante solictó la inscripción de la marca STING de origen italiano 
para anteojos de sol y armazones para anteojos en la clase 9 y se encontró con que dicho 
signo había sido solicitado por el demandado, con anterioridad para distinguir productos de 
la misma clase. El tribunal considero que se hallaba frente a un caso de copia servil de la 
marca extranjera y concluyo que el signo STING era propiedad de la actora en Italia y otros 
países con anterioridad a la solicitud del demandado en el país. Este último no pudo ignorar 
la existencia de la marca del demandante. (Voto Dr. Bonifati) 
 
• NOTOX AGROQUÍMICA SA C/ NORTOX SRL (CNCyCom Sala III, Año 
2002). 
 
• FUNDACIÓN AMIGOS DE LA TIERRA ARGENTINA C/ TARRAUBELLA 
( Sala II Cámara Federal Civil y Comercial 16 de diciembre de 2003). 
 Se promovió demandada de reivindicación como principal y nulidad en subsidio. 
Los signos de actora y demandadaeran idénticos, no respondiendo esto a una casualidad. 
La conducta del imitador servil encuadraba dentro del art. 953 del Código Civil y no podía 
dar lugar a un título marcario válido. Se declaro la nulidad. Primera instancia rechazo la 
reivindicación y acepto la nulidad. La Cámara revocó la sentencia y estimo la demanda en 
cuanto a la acción de reivindicación, usando argumentos ya acogidos por doctrina y 
jurisprudencia con anterioridad: 
1. -Se acepta la acción reivindicatoria en el terreno de las patentes de invención 
y sobre modelos y diseños industriales, no siendo estas cosas en el sentido 
del art. 2758 C.C. 
2. -El Acta de Lisboa incorporo al Convenio de Paris el art. 6 septies, en el que 
para el caso del mandatario, relacionado comercialmente y otras figuras 
infieles, prevé que el agente o el representante del titular tendrá derecho...a 
reclamar –si la ley del país lo permite- la transferencia a su favor del citado 
registro. 
3. -La inconsecuencia del legislador no se presume en el caso del art. 11 de la 
ley de marcas, y que la inclusión del vocablo “reivindicación” no pudo 
obedecer a un descuido o inadvertencia – sobretodo porque era un tema 
conocido por todos los especialistas de derecho industrial- es de buena 
hermenéutica estimar que la ley la intercalo entre las acciones de nulidad y 
caducidad. 
4. -Aracama Zorraquin admite dos acciones de funcionamiento más o menos 
similar pero no iguales: una de reivindicación (marca de hecho adquirida por 
el uso que es registrada por un tercero a su nombre) y otra de restitución ( 
registro espurio de representante de la marca del titular, a su propio nombre, 
se entiende efectuado por el representado a quien esta obligado a transferirle 
la marca, arts. 1904 y concs C.C.). 
 
G.-Conclusiones 
 
 Luego del análisis realizado, es necesario esbozar las conclusiones del presente 
trabajo. 
• En la ley de marcas simplemente se menciona la acción de reivindicación en 
dos oportunidades, pero en un mismo artículo-el 11- y a un solo efecto: el de 
tener por válido para notificar una demanda judicial el domicilio constituido 
para solicitar una marca, cuando se trata de personas domiciliadas en el 
extranjero y para ampliar el plazo de traslado de la demanda en tal caso. 
Estas menciones, despojadas de otra consideración, no resultan suficientes 
para admitir que la ley mencionada ha regulado esta acción. 
• En tales condiciones, coincidiendo en este punto con Papaño29,se abren las 
siguientes alternativas: 1) la acción de reivindicación no es procedente en 
materia de marcas, 2) la acción de reivindicación es viable con fundamento 
en las normas del Código Civil (arts. 2758 y concs), 3) no son aplicables a 
las marcas los artículos del Código Civil que regulan la acción 
reivindicatoria. Adelantamos nuestra opinión favorable a esta última, por la 
distinta naturaleza de los derechos reales e intelectuales, la diferenciación en 
su objeto y lo dispuesto por el art. 2762 en el sentido de que “no son 
reivindicables los bienes que no sean cosas”. 
• No obstante, pensamos que quien es considerado por la ley como propietario 
de marca no debe quedar limitado a demandar la nulidad del registro 
obtenido indebidamente de quien conocía o debía conocer el signo que le 
pertenecía a aquél. Si la ley lo reconoce como propietario, no se justifica que 
sólo lo autorice a pedir la nulidad y se lo vede de la posibilidad de reclamar 
en justicia lo que les propio mediante la transferencia a su nombre del 
registro obtenido de mala fe. 
• Por lo tanto, consideramos procedente la acción de reivindicación de marcas 
tomando como base un régimen autónomo “sui generis”, basándonos para 
ello en el art. 11 ley 22362, art. 6 Convenio de Paris y Art. 16.3 del ADPIC, 
con el objeto de no dejar desamparado al titular marcario original. 
• La acción de reivindicación sería procedente si mediasen dos requisitos, a 
saber: 1) Existencia de solicitud de registro o de un derecho de marcas ya 
inscripto, cualquiera sea el territorio; 2) Que la marca haya: a.-Sido inscripta 
con fraude de los derechos de su legítimo propietario, o b.-Con violación de 
una obligación legal o contractual. 
 
 
 
29 PAPAÑO, Ricardo José, ob. Citada.