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UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor. A Dulce Paulina y Luis Ernesto Mis hijos con orgullo. Esperando sea este un ejemplo de trabajo y entrega para ellos Las medidas cautelares en materia de Propiedad Industrial INDICE. Pag. CAPÍTULO PRIMERO.- PROBLEMAS ACTUALES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MATERIA DE MEDIDAS PROVISIONALES I. INTRODUCCIÓN: LA REFORMA DE LA LPI DE 1994 EN MATERIA DE MEDIDAS PROVISIONALES 1 II. IMPACTO DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE INFRACCIÓN O DELITOS 3 III. EL IMPACTO DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES EN LA PROPIA LEY 6 IV. REGISTRAR PARA EXCLUIR, PARA EVITAR LA COMPETENCIA DESLEAL 8 V. ¿POR QUÉ SI EL REGISTRO ES CONSTITUTIVO DE DERECHOS EL TITULAR DEBE DEMOSTRAR Y GARANTIZAR SU ACCIÓN EN UN RECURSO ADMINISTRATIVO DE INFRACCIÓN? 10 VI. LA CONTRA FIANZA COMO MEDIDA DE SUSPENSIÓN DEL RECURSO Y SUS CONSECUENCIAS EN LOS DERECHOS CONSTITUIDOS CON EL REGISTRO 22 VII. ¿LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LA LPI CONTRIBUYEN REALMENTE A PROTEGER EL DERECHO DE EXCLUSIVIDAD QUE CONCEDE EL REGISTRO? 27 VIII. ¿LA MEDIDA CAUTELAR IMPUESTA AL TITULAR EN UNA DEMANDA DE INFRACCIÓN CUESTIONA LA VALIDEZ DE SU REGISTRO? 29 IX. LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPALES ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES DE LOS QUE MÉXICO ES PARTE 31 CAPÍTULO SEGUNDO.- LAS MEDIDAS CAUTELARES I. DEFINICION 34 II. CLASIFICACIÓN 35 1. Primera categoría 36 2. Segunda categoría 36 3. Tercera categoría 36 4. Cuarta categoría 36 5. Quinta categoría 37 III. CARACTERÍSTICAS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 38 1. La instrumentalidad 38 2. La provisionalidad 39 3. La urgencia 40 4. La funcionalidad 41 IV. PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA 41 1. Autoridad competente o incompetente 41 2. Verosimilitud del derecho 44 3. El peligro en la demora 44 4. Interés social y orden público 45 5. La cautela y la contra cautela: la garantía 46 V. TIPOS DE MEDIDAS CAUTELARES 47 1. Conservativas Innovativas 47 2. Nominadas e innominadas 48 3. Según su objeto y finalidad 49 A. Para asegurar bienes 49 B. De aseguramiento de pruebas 50 C. Sobre personas 51 4. La suspensión del acto reclamado 51 CAPITULO TERCERO. PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN I. COMPETENCIA DEL IMP 58 II. EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN Y LA DEFINICIÓN DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES A APLICAR 60 III. LOS PRESUPUESTOS DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES APLICABLES 63 IV. LA EXISTENCIA DE VIOLACIÓN A UN DERECHO 64 V. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA IMPOSICIÓN DE ALGUNA DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 199 BIS DE LA LPI 69 A. Imposición de medidas provisionales 72 B. El artículo 213 de la LPI como sustento de las medidas cautelares 75 C. La visita de inspección en la declaratoria de infracción 80 D. Cuando se aplica en la práctica la medida provisional de la fianza 81 E. Las bases jurídicas y orgánicas sobre las cuales los servidores públicos del IMPI determinan las medidas provisionales a aplicar y el monto de la fianza 82 F. La costumbre y los precedentes como sustento en la aplicación de las medidas provisionales 87 CAPÍTULO CUARTO. LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LA PRÁCTICA EXPLICACIÓN PREVIA 95 I. EL PROCEDIMIENTO DE VISITA DE INSPECCIÓN COMO FUNDAMENTO DEL DICTADO DE MEDIDAS CAUTELARES 96 II. DE ACUERDO CON LA LPI COMO SE EJERCITAN LAS MEDIDAS PROVISIONALES 103 III. LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LA PRÁCTICA A LA LUZ DE SUS CARACTERÍSTICAS 1. La Instrumentalidad 105 2. La provisionalidad 109 3. La urgencia 111 4. La funcionalidad 112 IV. PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA 1. Autoridad competente o incompetente 117 2. Verosimilitud del derecho 120 3. El Periculum In Mora. 122 4. El Fumus Boni Iuris. 125 5. Interés Social y orden Público 127 6. La Cautela y la Contra cautela, La garantía 131 BIBLIOGRAFIA 140 CAPÍTULO PRIMERO PROBLEMAS ACTUALES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MATERIA DE MEDIDAS PROVISIONALES I. INTRODUCCIÓN: LA REFORMA DE LA LPI DE 1994 EN MATERIA DE MEDIDAS PROVISIONALES El tema de la protección y defensa efectiva de los derechos de propiedad intelectual en México, adquiere relevancia particular a partir de las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), de agosto de 1994. Dichas reformas consistieron, principalmente en materia de protección de derechos, en la introducción de la figura conocida como “Medidas Provisionales” y en el establecimiento de las bases para el posible cobro de daños y perjuicios, incluyendo la determinación de un porcentaje mínimo para el cálculo de estos. En aquel momento, la figura de las Medidas Provisionales, que no habían estado del todo ausentes en las leyes anteriores a la LPI, se consideró que literalmente “revolucionaron a la Propiedad Industrial” en nuestro país, pues dotaron a los titulares de Derechos de Propiedad Intelectual, léase derechos de autor, marcas y patentes, de herramientas prácticas y concretas para hacer valer sus derechos frente a presuntos infractores (artículo 213 LPI) o delincuentes, según el artículo 223 de la LPI, en una franca actitud de competencia desleal, pues previo y durante el desahogo del recurso administrativo o litigio judicial, según la vía más conveniente, ha permitido al titular accionante contar con la instancia procesal de ley que impida al posible infractor o delincuente evadir la justicia por la invasión y violación de tales derechos, así lo expresaría en su momento Mauricio Jalife Daher en su libro “Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial”. Este precepto (el artículo 199 bis de la LPI), constituye una de las más significativas aportaciones de la reforma de agosto de 1994 a la LPI, cuya implementación es la respuesta más esperada por parte de los titulares de derechos para hacer frente de manera pronta a los eventos de competencia desleal regulado por esta normativa. La existencia de medidas provisionales que permitieran tomar acciones al inicio del litigio para impedir la continuación de la violación fue un reclamo permanente para contar con herramientas procesales para defender derechos elementales de quien posee un registro.1 Pues como sucedía previo a la reforma de 1994, y continua sucediendo en la actualidad aunque en menor escala, el demandado en un procedimiento de infracción podía y tenía la audacia de continuar con las actividades de producción, distribución y comercialización del producto o la prestación de los servicios objeto de la infracción, por el cual se le había hecho sujeto de la acción de infracción o se le estaba iniciando una averiguación previa ante el ministerios público federal. Con la aplicación de alguna de las medidas provisionales señaladas en el artículo 199 bis 1 de la LPI, el accionante podía y puede solicitar la mas conveniente a la naturaleza de la infracción y la autoridad considerar y conceder la mas adecuada, dada la naturaleza de la acción iniciada, el demandado en muchos casos inhibía o cesaba definitivamentesus actividades infractoras, principalmente en el caso de aquellos que desconocían la existencia de derechos de propiedad industrial por parte del titular afectado; sin embargo, quienes en forma cotidiana tienen en la violación de esos derechos un modo de vida, un “modus operandis”, lo han convertido y asumido como parte de los riesgos y perdidas de su negocio; como es el caso de competidores desleales que asumen un riesgo calculado con productos idénticos (caso de piratería) o de copias de productos y servicios que 1 Jalife Daher, Mauricio, “Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial”, p. 419. hacen pasar como originales mediante argucias en las marcas con que las identifican e imágenes con cierto parecido. II. IMPACTO DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE INFRACCIÓN O DELITOS Estos cambios de 1994 en la LPI, junto con otros eventos que influyeron de manera positiva en animo y la necesidad de seguridad y certeza jurídica de los titulares de derechos de Propiedad Industrial en México, se cree que impacto de manera importante en el desarrollo posterior a los mismos, que ha experimentado esta materia de marcas y patentes en nuestro país. Pues a catorce años de entrada en vigor de las reformas de 1994 a la LPI, sucedió un incremento general en las actividades del IMPI cercano al ochenta por ciento superior al registrado en ese año, tanto en la cantidad de solicitudes presentadas como en registros concedidos, sea en marcas o en patentes; siendo por ejemplo, en el caso de patentes que de 4,367 otorgadas durante 1994 se pasó a 9,797 en el 200723; Esto es, se otorgaron 80,135 registros, un promedio de 5,700 por año. En 1994 el IMPI llevaba un registro total, desde el nacimiento de la institución y la promulgación de la primer ley de alrededor de 170,000 patentes otorgadas para pasar al registro 250,000 aproximadamente en 2007. El panorama predominante en el mercado nacional y en la situación social y económica que se vive actualmente en el país, hecho evidente por los medios de comunicación, hacen suponer que los titulares derechos tienen poca confianza en el sistema de protección. De donde cabe cuestionarse si ¿esto es un claro indicador de que en casi una década y media los propietarios de marcas y patentes – sin importar nacionalidad- ganaron confianza en la protección que brinda la LPI y el IMPI a partir de las reformas de 1994 o es la tendencia natural del crecimiento de una demanda, que podría calificarse de normal a menor teniendo en cuenta el tamaño de país y su gran apertura comercial? 2 IMPI en cifras 2008, página de internet 3 Ibidem. Buscando ser mas objetivos en el presente análisis, se revisaron las cifras que el propio IMPI ha puesto en su página de Internet en materia de defensa de derechos4, esto es, solicitudes de declaraciones administrativas de infracción, de caducidad, de nulidad, de cancelación de registro y dictámenes emitidos para la integración de averiguaciones previas, y las cifras nos indican que durante 1994 los titulares de derechos de propiedad industrial presentaron 1,250 solicitudes, emitiéndose 890 resoluciones; mientras que durante 2007 se presentaron 2,207solicitudes y se obtuvieron 2,035 resoluciones; sin que por el momento se considere relevante aclarar si en sentido positivo para el titular de los derechos registrados. De nueva cuenta surge la pregunta de si tal incremento es debido a la inercia propia del crecimiento de la demanda en el mercado mexicano dominado por las grandes empresas y las trasnacionales, o bien a que los titulares- sin importar nacionalidad sienten mayor confianza en el sistema administrativo de impartir justicia en la materia, o bien a que el titular siente realmente que podrá hacer valer los derechos que le otorga el registro; o bien a un efecto de la cultura jurídica que traen consigo las grandes empresas que se han venido estableciendo en nuestro país. Esto último resulta más evidente ante cualquier análisis que se haga, pues son los titulares de derechos con más recursos para la defensa, causahabientes de registros de alta rentabilidad – las marcas más prestigiadas, las patentes más rentables (véase Viagra por ejemplo), o los discos musicales y de películas de mayor impacto publicitarios o los artistas- cantantes y actores-, de mas impacto del momento, cuyas ventas y publicidad promueve y atrae el mayor número de infracciones, esto es la “piratería”. Pero pocas son las empresas nacionales que inician procedimientos para la defensa de sus derechos constituidos por el registro. La impresión que flota en el medio (abogados litigantes y de las propias empresas) es que la cultura jurídica de las empresas extranjeras y los altos presupuestos que las mismas destinan a la defensa legal de sus bienes 4 Ibidem intangibles impacta directamente en las cifras dadas a conocer por el IMPI en materia de defensa de derechos, más no porque el sistema en si sea eficiente y genere la confianza suficiente. No se tiene a la mano un desglose del tipo de titulares y de la nacionalidad de quienes inician esos procedimientos administrativos, pero principalmente son ese tipo de empresas las que más acciones llevan a cabo; un ejemplo claro es que en conciertos musicales de algún grupo extranjero de moda, sus representantes legales no solo piden la aplicación de medidas provisionales sino que inclusive presentan querellas ante el MP. y solicitan el uso e intervención de la fuerza pública para asegurar mercancía, aquella considerada pirata y que no está autorizada su venta en los alrededores de estadios y centros de espectáculos. Más adelante se hablará de la agilidad de este tipo de trámites y algunas de sus limitaciones. Lo cierto es que comparado con cifras de hace más de una década, se observan incrementos importantes en materia de registros, pues por ejemplo en el caso de marcas se registraron un poco mas de 500 mil marcas entre 1994 y 2007, cuando solo se habían registrado en casi 100 años de existencia del sistema jurídico que protege estos derechos apenas las primeras 500 mil; mas sin embargo, ello no refleja necesariamente que los titulares de derechos de propiedad intelectual (derechos de autor- marcas – patentes), tenga mayor confianza en el sistema; pues si se contextualizan dichas cifras, principalmente las correspondientes a las acciones administrativas en contra de infractores presentadas año con año con el crecimiento descomunal de la duplicación de marcas, de mercancías- por patente o marca- y la venta abierta de productos no legítimos (“piratas” diría la vox populi) en el mercado informal y muchas veces en el mismo mercado formal, la percepción es de que el IMPI y las reformas de 1994 instrumentadas a la LPI no están teniendo buenos resultados. Véase sino, pues el incremento en el rubro de recursos administrativos paso de 1250 recursos presentados en 1994 a 2,207 en el 2007, esto es apenas 76% mas, cuando la cantidad de registros se duplico, en el caso de marcas; y en el caso de patentes tuvo un incremento del 48%. Los comentarios y la percepción de los abogados litigantes en esta materia es de que la LPI debe ser reformada y el IMPI modificada su estructura de operación; si del procedimiento administrativo se habla se debe reformar para hacerlo realmente ágil para que el titular de los derechos pueda actuar; y en materia de medidas cautelares, cuatro son las principales críticas que se hacen al sistema: a) a la rapidez con que se tramita el procedimiento administrativo que se debe cumplir, que afecta principalmente la oportunidad de la acción intentada b) a la validez y credibilidad que la propia autoridad le da a los registros y por tantoa la constitución de derechos, que ella misma otorga, pues el titular actor debe cumplir con una serie de requerimientos además de garantizar su acción si quiere tener efectos reales sobre el posible infractor; c) la obligación de cubrir una fianza que la autoridad impone al titular de los derechos para poder asegurar mercancías o clausurar negociaciones o detener mercancías en los almacenes fiscales en las aduanas donde se presume se están violando derechos constituidos de propiedad industrial; y d) la obligada visita de inspección que tiene como único propósito que la autoridad se percate de manera directa y objetiva de la o las violaciones alegadas por el actor. Visita que para programar su realización en la agenda del área encargada de efectuarlas en el IMPI debe enfrentar problemas y resistencias adicionales. Actualmente la autoridad publicita y trata de influir en la percepción de los titulares de derechos y en la opinión pública, manifestando que las cifras estadísticas que publica periódicamente son consecuencia de tal reforma de 1994 a la LPI. Podría ahondarse aún más en los cuestionamientos de las cifras oficiales pero ello es un ámbito que no interesa al propósito de este trabajo. III. EL IMPACTO DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES EN LA PROPIA LEY En lo que hace a los procedimientos administrativos que prescribe el artículo 187 de la LPI, que da fundamento a las infracciones determinadas 213 de la propia ley, en apariencia estos se vieron reforzados en su aspecto procesal por la inclusión de las medidas provisionales, no solo por el incremento en la cantidad de demandas presentadas sino principalmente por la capacidad de actuación procesal de que dota al titular de derechos para hacer efectivos el ejercicio de sus derechos: Artículo 187.- Las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa que establece esta Ley, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala este capítulo y las formalidades que esta Ley prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles. Se podría afirmar que no solo se definió y otorgo al IMPI de una lista detallada de actividades calificadas de “competencia desleal” que pueden ser actualizadas dentro de los tipos de cada una de las infracciones indicadas en el artículo 213 y dentro de los delitos tipificados en el artículo 223 de la propia LPI, sino que además se le doto de “dientes” con los cuales prevenir o incluso asegurar que el supuesto infractor no pueda evadir la acción del procedimiento administrativo iniciado en su contra. No obstante, a casi década y media de la entrada en vigor de la reforma en la cual se redefinió la institución de las Medidas Provisionales, artículo 199 bis 1, se pueden documentar un sin número de casos en los que tanto las medidas provisionales como la posibilidad de recuperar daños y perjuicios que prescribe la actual LPI, no sólo han resultado insuficientes e ineficaces para la defensa de los derechos de propiedad industrial por parte de sus titulares, sino que se han convertido en un obstáculo largo y tedioso que deberá recorrerse antes de que el titular de los derechos pueda actuar en contra del infractor o el probable delincuente. Y ello suscita controversias tanto de carácter académico como en los resultados reales que día con día viven los titulares de derechos, que van desde la definición misma del listado de medidas provisionales en el artículo 199 bis 1 que no considera a la visita de inspección como medida sino como parte del procedimiento administrativo mediante el cual el IMPI verifica, mientras que Carlos Viñamata5 que la considera como parte de las medias provisionales; hasta 5 Viñamata Paschkes, Carlos, La Propiedad Intelectual, México, Editorial Trillas 4ª. Ed. 2007, P. 475 la frustración que el titular de derechos que decide actuar, vive cuando a pesar del procedimiento iniciado y la o las visitas de inspección realizadas el infractor continua de facto violentando sus derechos. IV. REGISTRAR PARA EXCLUIR, PARA EVITAR LA COMPETENCIA DESLEAL El artículo 28 constitucional es claro en definir aquellos monopolios comerciales permitidos, tanto en materia de derechos de autor como de propiedad industrial, marcas y patentes: Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. … Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora. Por su parte la LPI en su artículo 2º. detalla la forma en que esos monopolios son concedidos y la forma en pueden y deben operar para su protección y defensa ante terceros y evitar de esa manera la competencia desleal en el mercado mexicano: Artículo 2o.- Esta ley tiene por objeto: I.- Establecer las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del país, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos; … V. Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales; VI. Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos, y A su vez, y por ser parte correlacionada en el ataque a las prácticas de competencia desleal en el mercado nacional, la Ley Federal del Derecho de Autor en sus artículos 1 y 5 determinan los alcances de ese monopolio a que tienen derecho los sujetos de los derechos de autor Artículo 1o.- La presente Ley, reglamentaria del artículo 28 constitucional, tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación; protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual. … Artículo 5o.- La protección que otorga esta Ley se concede a las obras desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión. … De ello se deduce que de la solicitud de registro que se presente y otorgue por el IMPI se constituyen derechos de marca y de patente por un determinado tiempo (10 años en caso de marcas y 20 años en el de patentes), y espacio: dentro de la República Mexicana. En el caso de los derechos de autor, no es obligado el registro pues el derecho de autor se constituye a partir del momento mismo en que la obra se fija en un medio material, según el párrafo segundo del artículo 5: Artículo 5º. … El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no requiere registro ni documento de ninguna especie ni quedará subordinado al cumplimiento de formalidad alguna. Su protección tiene una duración de, en cuanto a los derechos morales según el artículo 18, de perpetuo; mientras que los derechos patrimoniales de la obra misma estarán vigentes durante la vida del autor y cien años mas a partir de su muerte, según prescribeel artículo 29: Artículo 18. El autor es el único, primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación. Artículo 29. Los derechos patrimoniales estarán vigentes durante: I. La vida del autor y, a partir de su muerte, cien años más. Cuando la obra le pertenezca a varios coautores los cien años se contarán a partir de la muerte del último, y II. Cien años después de divulgadas. Si el titular del derecho patrimonial distinto del autor muere sin herederos la facultad de explotar o autorizar la explotación de la obra corresponderá al autor y, a falta de éste, corresponderá al Estado por conducto del Instituto, quien respetará los derechos adquiridos por terceros con anterioridad. Pasados los términos previstos en las fracciones de este artículo, la obra pasará al dominio público. Mientras que la defensa de esos derechos, sea en D.A. o marcas y patentes, se determina a partir del artículo 213 de la LPI, en sus fracciones 1 y 19, que es claro en definir sus principales propósitos en la defensa de ese monopolio que se le concede a los titulares de derechos de autor y de propiedad industrial: Artículo 213.- Son infracciones administrativas: I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula. … XXVI. Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. El uso de tales elementos operativos y de imagen en la forma indicada constituye competencia desleal en los términos de la fracción I de este mismo artículo, y V. ¿POR QUÉ SI EL REGISTRO ES CONSTITUTIVO DE DERECHOS EL TITULAR DEBE DEMOSTRAR Y GARANTIZAR SU ACCIÓN EN UN RECURSO ADMINISTRATIVO DE INFRACCIÓN? En primer lugar, es importante dejar claro la forma en que los derechos exclusivos, los derechos de monopolio, pueden ser adquiridos por los propietarios de marcas y patentes, personas físicas y morales, por medio del registro de las mismas; sea por los artículos 9 y 10 para el caso de las patentes; y el artículo 87 para el caso de las marcas de la LPI: Patentes.- Artículo 9o.- La persona física que realice una invención, modelo de utilidad o diseño industrial, o su causahabiente, tendrán el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta Ley y su reglamento. Artículo 10.- El derecho a que se refiere el artículo anterior se otorgará a través de patente en el caso de las invenciones y de registros por lo que hace a los modelos de utilidad y diseños industriales. Marcas: Artículo 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto. En una interpretación literal, el registro es constitutivo de derechos pues el IMPI legitima su validez al someter las solicitudes a un procedimiento de registro; pero en el caso de las marcas no es la única forma en que el propietario de una marca constituye un derecho pues como lo señala el artículo 92, en una interpretación a contrario sensu, pone de manifiesto que el simple uso ininterrumpido de un signo distintivo por parte del propietario, con el cual identifica sus productos y/ o servicios en el mercado nacional le permite adquirir derechos; como se contempla y señala en las fracciones I y III. Artículo 92.- El registro de una marca no producirá efecto alguno contra: I.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste, y II.- Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien le haya concedido licencia. Queda comprendida en este supuesto la importación de los productos legítimos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México, en los términos y condiciones que señale el reglamento de esta ley, y III.- Una persona física o moral que aplique su nombre, denominación o razón social a los productos que elabore o distribuya, a los servicios que presente, o a sus establecimientos, o lo use como parte de su nombre comercial, siempre que lo aplique en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo distingan claramente de un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial. La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción administrativa o delito en los términos de esta Ley. Claro está que para adquirir derechos exclusivos por diez años prorrogables, para poder excluir a otros del mercado o ejercer su monopolio, dicho tercero deberá ejercer su derecho a registrar su marca dentro del plazo de los tres años contados a partir de que el titular con iniciativa solicito el primer registro que señala la fracción I, de lo contrario pierde su opción a ser el titular exclusivo de la marca y deberá permitir y aceptar compartir su uso y explotación con otros usuarios; de igual forma se requiere para poder iniciar acciones en contra de terceros por la copia de su signo distintivo o el uso de signos semejantes en grado de confusión, el usuario original deberá no solo registrar su marca sino que demostrar un mejor derecho de uso. Mientras que en el caso de la patente, el registro es la única forma de constituir el derecho y por tanto que el titular pueda tener acceso a su derecho de explotación monopólica durante 20 años. Esto último deja en claro que el inventor o causahabiente de los derechos de explotación deberá solventar, como lo señala el artículo 16, los tres requisitos o premisas que le permiten al Estado otorgarle el monopolio de explotación exclusiva: la patente deberá ser Nueva, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial. Por otro lado, es de relevancia analizar cómo es que el IMPI legitima y otorga seguridad jurídica al solicitante de un registro primero, y luego al titular de los derechos concedidos; solo basta mencionar que de acuerdo con la LPI es el IMPI la autoridad competente para tal propósito; de igual forma esa misma ley establece, tanto para el caso de las marcas como las patente, el procedimiento mediante el cual el solicitante, una vez cumplidas las formalidades de forma y fondo, logra obtener la seguridad jurídica de su propiedad que le otorga la Ley. Artículo 121.- Si en el momento de presentarse la solicitud satisface lo requerido por los artículos 113 fracciones I, II y IV, 114, 179 y 180 de esta Ley, esa será su fecha de presentación; de lo contrario, se tendrá como tal el día en que se cumpla, dentro del plazo legal, con dichos requisitos. La fecha de presentación determinará la prelación entre las solicitudes. El reglamento de esta Ley podrádeterminar otros medios por los cuales se puedan presentar las solicitudes y promociones al Instituto. Artículo 122.- Concluido el examen de forma, se procederá a realizar el examen de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en los términos de esta Ley. Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios; si existe algún impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas. Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud. En el caso de las marcas, los artículos 121 y 122 son un indicador determinante del procedimiento de forma y fondo que cada solicitud debe solventar para que el IMPI conceda un registro; esto es cumplidas las formalidades que señalan los artículos 113 fracciones I, II y IV, 114, 179 y 180 se da por aprobado el examen de forma; mas sin embargo, el examen de fondo es el que determinará si el signo distintivo propuesto a registro reúne las condiciones establecidas por artículo 89 para ser considerada una marca y que las causales de invalidez de registro que señala el artículo 90 se superan suficientemente por la solicitud sometida para que los derechos que el IMPI concederá no afecten derechos constituidos de terceros ni recaen dentro de los derechos otorgados a otros registros, como bien lo determina el párrafo segundo del artículo 122; visto esto en su conjunto, el sustanciamiento del examen de forma y del examen de fondo que realiza el IMPI, se puede decir que el registro concedido, lo cual se prueba mediante un titulo que reúne ciertas formalidades, es un derecho pleno y legítimamente otorgado. Ambos exámenes no son cosa menor, pues su realización por parte del personal del IMPI, personal capacitado para tales propósitos, además de otorgar legitimidad por el examen probatorio que se efectúa lleva al examinador a revisar la gran base de datos de marcas registradas y solicitudes en trámite que, bajo ciertas condiciones de análisis, son un factor que puede determinar, por la existencia o no de registros previos, que se conceda o niegue un registro. Esto es, el otorgamiento de un registro es indicador de que el IMPI ha tenido cuidado de no violentar derechos constituidos previamente y que por tanto el titular del nuevo derecho tendrá en su favor “herramientas” de defensa en su favor, como por ejemplo la fecha de primer uso; que en caso de un posible litigio le serán de pleno valor jurídico para defenderse frente a terceros o para ejercer acciones cuando sus derechos son invadidos o violentados, sea o no de manera dolosa. En el caso de la patentes, el examen de forma tiene formalidades parecidas a las del examen de marcas, datos conformes con el formato oficial de solicitud; mas sin embargo, el examen de fondo reúne elementos técnicos de mucha mayor trascendencia, que demanda del solicitante reunir y cumplir con requisitos técnicos que rebasan las fronteras del país y se anclan en los acuerdos internacionales en materia de patentes de los cuales México es parte. De manera resumida, superadas las formalidades jurídicas, la oficina de examen correspondiente, pues el área de patentes que se encarga de los exámenes de fondo esta subdividida a su vez por áreas de conocimiento, en las cuales cada solicitud es sometida a un examen comparativo contra las patentes concedidas y solicitudes en trámite a nivel mundial, para determinar que las condiciones a que alude el artículo 17 de novedad, actividad inventiva y la posibilidad de aplicación industrial realmente se cumplen y de esa manera el inventor contribuye efectivamente a dar a conocer conocimiento nuevo a favor del Estado, del comúnmente llamado estado de la técnica (lo que existe sobre la mesa en esa especialidad del conocimiento a nivel internacional) y de la sociedad, a cambio de un monopolio en la explotación de ese conocimiento en su favor por 20 años. Dicho examen de fondo conlleva la intervención de técnicos en la materia de la oficina que lo realiza, quienes analizan detenidamente el documento de patente propuesto, lo comparan contra los documentos de patentes y solicitudes hasta ese momento conocidos y más cercanos y determinan que la aportación nueva es o no susceptible de otorgamiento de un registro, con todo y lo que ello representa; parece cosa sencilla pero el procedimiento se lleva un promedio de tiempo para realizar esa tarea de 5 años, en México y la gran mayoría de los países parte del Convenio de París; solo a manera de dato relevante, el conocimiento aportado por la solicitud o por la patente concedida en nuestro país, como sucede en cualquier otro país que sea parte del sistema de patentes a nivel mundial, entra a ser parte de ese gran sistema internacional, a ser un peldaño más en la construcción de la gran pirámide que representa el conocimiento tecnológico y científico a nivel mundial; pero ese análisis comparativo no solo se efectúa contra las patentes y solicitudes presentadas sino también contra el conocimiento divulgado en revistas y medios especializados por los mismos inventores e investigadores, que muchas veces deciden no patentar pero si darlo a conocer públicamente. Como puede verse, el registro otorgado a una marca o a una patente por parte del IMPI no es de un simple trámite de registro, de un registro otorgado bajo protesta de decir verdad y buena fe, sujeto a ser probado por su titular en momento dado, sino de un registro que, cumplidos los requisitos establecidos por la LPI, efectivamente constituyen un derecho; esto es, cuando el titular exhibe su titulo de registro no está sujeto a probar que el derecho le pertenece sino que por el contrario cuando se le ha otorgado el derecho es porque ha quedado demostrada bajo certeza jurídica la legitimidad del mismo. Claro que puede haber errores humanos en el procedimiento de otorgamiento, pero ellos son los mínimos; lo cual se confirma al momento en que, si un tercero se siente afectado en sus intereses con el registro, la ley le brinda la faculta para poder actuar en contra del mismo mediante un procedimiento administrativo en que la parte demandada será el propio IMPI por el otorgamiento del derecho constituido al través de la figura administrativa del registro; y el IMPI por tanto deberá demostrar que el registro concedido lo fue conforme a ley y habiendo el solicitante cumplido con todos los requisitos de forma. Es pertinente reiterar que los derechos que otorga el IMPI mediante el registro a las marcas y patentes, no es un simple trámite, como muchos creen ni como suele suceder, por ejemplo, en el caso del registro de una obra en el INDAUTOR, quien una vez cumplidos por parte del solicitante con los requisitos que establece la LFDA procede a otorgar un registro de buena fe y bajo protesta de decir verdad y guardar un ejemplar material mediante el cual se hace constar la existencia de la obra, mas no efectúa, como lo hace el IMPI, un examen de fondo que investigue la existencia de otros derechos anteriores al registro que se solicita y que pudieran verse afectados. Si el titular de un registro, de acuerdo con la LFDA, se siente afectado en su derecho este deberá recurrir a los tribunales para actuar en contra del infractor, mas no en contra del INDAUTOR como suele suceder en el caso del IMPI, de registro que se considere mal otorgado y que afecta derechos anteriores. Aclarado el punto de cómo es que se constituyen los derechos de los titulares de marcas y patentes, corresponde preguntarse por que los titulares deben cumplir con los requisitos señalados en los artículos190 y 192 bis, en los que se señala que el actor debe fundar, probar su acción y ofrecer pruebas para poder iniciar acciones en contra de usuarios no autorizados o presuntos infractores. Suena lógico y razonable que el titular del derecho agraviado deba presentar pruebas u ofrecer la visita de inspección para que la autoridad por si misma verifique la comisión de la infracción o la existencia de los productos que afectan su derecho, sean de marcas o patentes, pero, como señala el artículo 190 en su primer párrafo: Artículo 190.- Con la solicitud de declaración administrativa deberán presentarse, en originales o copias debidamente certificadas, los documentos y constancias en que se funde la acción y ofrecerse las pruebas correspondientes. Las pruebas que se presenten posteriormente, no serán admitidas salvo que fueren supervenientes. Asimismo, deberá exhibir el solicitante el número de copias simples de la solicitud y de los documentos que a ella se acompaña, necesarios para correr traslado a la contraparte… Luego entonces, si el IMPI con el otorgamiento del registro, previo examen de fondo, legitima el mismo dando certeza jurídica al registro y legitimidad a la titularidad del derecho, cabe preguntarse ¿Por qué el titular del derecho debe fundar su acción y ofrecer pruebas ante la misma institución que le otorgó el derecho? Y más aún, ¿por qué el titular debe garantizar su acción y además iniciar al menos dos medidas provisionales: la visita de inspección, de acuerdo con Viñamata6 refiriéndose al artículo 211 de la LPI, y el otorgamiento de una fianza para garantizarle daños a quien está presuntamente violando sus derechos? El razonamiento nos lleva a pensar en la situación absurda y por tanto hipotética del dueño de un automóvil el cual le ha sido robado y que una vez localizado el mismo en posesión del ladrón la autoridad le exigiera al propietario garantizar mediante fianza la posible violación de algún derecho del ladrón. Pues a esa situación aparentemente absurda ha llevado la interpretación de la LPI por parte de la autoridad competente; luego entonces cabría preguntarse qué sentido tiene constituir el derecho exclusivo mediante el registro. 6 Viñamata, Carlos, Ibidem, pag. 475 Iniciar una acción en contra de un presunto infractor tiene dos vías según el grado de urgencia en que se encuentre el titular del derecho: a) mediante una visita de inspección urgente, “en caliente” para lograr el efecto de “In flagrancia”, de oportunidad que se requiere para sorprender al infractor en la producción, almacenamiento y distribución de volúmenes de consideración importante, para luego con las pruebas en las manos y el acta circunstanciada de los inspectores comisionados en un plazo de no más de 9 días hábiles, decidir o no presentar la solicitud de declaración administrativa de infracción; esta visita de inspección puede solicitarse con o sin aseguramiento de las mercancías presuntamente ilegales, maquinaria de producción o clausura del local donde se prestan los servicios o se venden tales mercancías, según sea la naturaleza de la infracción; o b) iniciar el procedimiento de solicitud de declaración administrativa de infracción, artículos 187 y 188 de la LPI, con visita de inspección previa a que sea notificado el posible infractor; también con la opción a que el actor decida o no el aseguramiento de mercancías o maquinaria o la clausura misma. c) de forma similar ocurre en el caso de mercancías de importación violatorias de derechos en que se decide “actuar en frontera”, solicitando el titular del derecho a la administración de aduanas detenga la entrada de las mismas hasta bien el importador demuestre la legalidad de los productos, sean marcas con que se etiquetan los productos o que el contenido de los producto retenidos no viola la patente en cuestión. Hasta aquí la descripción del procedimiento de declaración administrativa mas recurrido y el cual mejor permite entender la forma en que suele actuar el IMPI ante una situación de violación de derechos constituidos y a petición de la parte afectada, pues cabe aclarar que aunque el IMPI puede y debería actuar de oficio como lo faculta el artículo 196 de la LPI no se tiene conocimiento de acciones de su parte en ese sentido y no es el tema que nos ocupa; claro está que puede haber otras tantas variantes como medidas determina el artículo 199 Bis, pero en la practica el procedimiento recién descrito es al que más se recurre por parte de los abogados de los titulares de derechos afectados, pues es el que mayor certeza jurídica otorga y el que menos riesgos representa. Por ejemplo, llevar a la práctica para ejecutar el retiro y evitar la circulación de mercancías que se indican en las fracciones I y II de dicho artículo 199 Bis, representa graves riesgos jurídicos y económicos para el actor, sea en gastos para retirar dichas mercancías o los posibles daños que se pudieran ocasionar a terceros ajenos; esto es la probable violación de derechos de terceros que nada tienen que ver en el procedimiento iniciado, por ejemplo un supermercado; sin contar con la falta de disposición y recursos que pudiera tener la autoridad para una acción de esa naturaleza. Sin embargo, es pertinente conocer primero cuantas medidas provisionales determina la LPI, para de manera hipotética y somera intentar un análisis de la viabilidad de las mismas ante casos concretos de defensa de derechos; sobre todo si se considera que la medida provisional “Reina” a la cual recurre el IMPI para evitar sean dañados derechos de terceros o mantener el estado de cosas inamovible para salvaguardar los derechos alegados mientras transcurre el procedimiento administrativo, y que ni siquiera se encuentra señalada en ese artículo 199 Bis, sino en el artículo 199 Bis I en su fracción II: La Fianza, caracterizada como una parte del procedimiento que describe el mismo artículo mas no como una medida precautoria. Continuando con el razonamiento anterior, cabe preguntarse por que el titular debe con anticipación otorgar dicha fianza por posibles daños y perjuicios al posible infractor si ha debido cumplir y sustanciar con los requisitos indicados en el mismo artículo 199 Bis I. La LPI en su reforma de 1994 determinó un grupo de seis medidas provisionales en el artículo 199 Bis: Artículo 199 BIS.- En los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege esta Ley, el Instituto podrá adoptar las siguientes medidas: I.- Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por esta Ley; II.- Ordenar se retiren de la circulación: a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente; b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley; c) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley; y d) Los utensilios o instrumento destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a), b) y c), anteriores; III.- Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por esta ley; IV.- Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo que se practicará conforme a lo dispuesto en los artículos 211 a 212 BIS 2; V.- Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de esta Ley, y VI.- Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores, no sean suficiente para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por esta Ley.Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique la resolución. Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio Reiterándose que hay tres medidas provisionales más que no se contemplan en ese listado del artículo 199 bis: la visita de inspección, la inmovilización de mercancías de importación en aduanas y la fianza. Cada una de esas medidas a su vez representa una problemática particular para su interpretación y por consecuencia para su instrumentación y aplicación efectiva; problemática que no es propósito de análisis del presente trabajo; sin embargo, se considera que es de interés académico poder revisar de manera somera algunas de ellas para conocer sobre la viabilidad de la aplicación de cada una de ellas, su efectividad y los beneficios jurídicos que trae al titular de derechos, si se decide a actuar jurídicamente en defensa de sus derechos. Por ejemplo, las medidas señaladas por las fracciones I y II, “I.- Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta…” y “II.- Ordenar se retiren de la circulación:” ambas, analizadas con detenimiento cada problema a resolver para su aplicación, se antojan medidas casi imposible o muy difícil de llevarse a cabo, si se considera que el IMPI además de no tener jurisdicción para ordenar una acción de ese tipo, su naturaleza jurídica no le da competencia para ordenarla, ni mucho menos cuenta con los medios. Es de imaginarse con su poco personal, aun con el apoyo de la fuerza pública, sustentando una medida provisional para retirar las mercancías, la publicidad, los empaques y demás objetos que acompañan a un CD “pirata” de moda, en una serie de tiendas ubicadas (hablamos de tiendas formales sin siquiera pensar en los puestos callejeros), en las calles de El Salvador, en el centro de la Ciudad de México, con todas violaciones a garantías y leyes secundarias que ello representaría y sus consecuencias jurídicas. Pues bien lo que se intenta señalar es que, sin referirse a problemas de técnica legislativa en la redacción de tales preceptos, las medidas ponen al titular de los derechos ante verdaderos callejones sin salida en donde los problemas que se ocasionarán por violación a derechos de terceros y daños resultarían mas gravosos que los propósitos que se busca atacar. Ni que hablar de la fracción III que nos lleva a la situación hipotética de preguntarnos si es posible que al ciudadano común se le pueda prohibir el …o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por esta ley;... del pantalón de marca pirata que recién compro a un precio mucho más accesible para su bolsillo. Los problemas que conlleva la instrumentación administrativa lenta y a veces absurda por parte del IMPI, falta de fundamentación debida para la determinación y aplicación de las medidas provisionales previstas, se ha vuelto práctica común que solo se aplican por parte del IMPI las referidas a las fracciones IV, V y VI; las cuales, por su propia naturaleza solo podrán ser ejecutadas siempre y cuando se actualicen y vayan acompañadas de otras dos medidas precautorias; una, la cual no está definida como tal por la LPI, pero si en el código de procedimientos civiles en sus artículos 19, 20, 50, 51, 240, 241, 244, 245, 262, 456, 487, 501,644, 699, 763, 771, 919, 951, 957 relativos al otorgamiento de una fianza por parte del actor y/ o titular del derecho violado, como lo señala el artículo 199 Bis 1 fracción II, para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida; y dos, del deber del actor de sustanciar una visita de inspección al presunto infractor para corroborar los hechos denunciados, de conformidad con los artículos 208 y 216 de la misma LPI; la cual de acuerdo con Viñamata no es parte del procedimiento administrativo sino una medida provisional mas. Sin entrar en detalles de trámite administrativo, el panorama es complicado para poner en marcha el procedimiento administrativo de infracción, para ejercer una acción por medio del IMPI en defensa de derechos de propiedad industrial; y ¿qué hay entonces de los daños y los perjuicios que el infractor está cometiendo en contra del titular de los derechos violados al suplantar con productos de calidad desconocida la marca en cuestión o la copia y venta no autorizada de productos que violan una o varias patentes?. Claro está que, previamente a que el titular de los derechos violados decida actuar, éste deberá cumplir con los cuatro presupuestos señalados en el mismo artículo 199 Bis 1: Artículo 199 Bis- 1. Para determinar la práctica de las medidas a que se refiere el artículo anterior, el Instituto requerirá al solicitante que: a) La existencia de una violación a su derecho b) Que la Violación a su derecho sea inminente c) La existencia de la posibilidad de sufrir daño irreparable; y d) La existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren. Procedimiento administrativo que contiene en su accionar otro problema mas relevante para el actor, el de la oportunidad de la toma de decisiones de los servidores públicos responsables de las áreas competentes en el IMPI, que muchas veces inmersos en su dinámica propia, terminan por convertir una acción de defensa en inaplicable, pues las pruebas objetivas para probar las violaciones desaparecen, ocultan, destruyen o pierden por el infractor, que está ya de por si preparado a perder el monto del valor de las mercancías que se le llegan a asegurar. El tema de los daños y perjuicios en los procedimientos de declaración administrativa previstos en el artículo 187 de la LPI, adquiere relevancia para el titular que actúa no por las posibilidades reales que pudieran derivarse de los mismos para recuperar económicamente parte de esos daños causados; sino por ejemplo el daño al prestigio de la marca violada, el daño que ocurre, muchas veces de manera irreparable, a la marca desde que se tiene conocimiento de la infracción y hasta que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa confirma la infracción, incluido todo el tiempo transcurrido durante el procedimiento ante el IMPI; suelen pasar dos años o más en que el probable infractor puede continuar con la comercialización sin mayor problema, bien porque el titular no pudo o no quiso presentar la fianza para el aseguramiento de la mercancía o bien porque el probable infractor presentó su contrafianza y por tanto pudo seguir comercializando. En resumen, lo que al titular de los derechos le interesa no es tener en su haber una resolución firme del TFJFA en su favor para llevársela a un juicio civil y hacer efectivos los daños y perjuicios sino todo lo contrario, que los derechos de exclusividad que le otorga la LPI y que corresponde tutelar y cumplir al IMPI, le brinden la seguridad jurídica de exclusividad; que sea un autentico escudo protector de sus derechos y de su inversión; pues como ya ha quedado señalado en párrafos anteriores, el infractor, el pirata, el profesional que se dedica a copiar productos y marcas legítimas, ha encontrado vacíos en la ley y en la actuación del IMPI que le permiten hacer negocios ilegítimos con un amplio margen de probabilidad de que el brazo de la ley no lo alcanzará; o bien cuando ello sucede, las sanciones, con el tiempo transcurrido, quedaran como multas que van directo a las arcas de la federación más no a resarcir los daños causados al titular del derecho; o bien dicho infractor las podrá considerar como parte de los gastos de operación o como los márgenes de pérdida de su negocio.Y entonces la pregunta no es en torno a los daños y perjuicios a recuperar sino que hay de la exclusividad que el Estado dice otorgar al través del registro. Pues si el registro constituye un derecho es de suponer que el titular del derecho subjetivo espera del Estado una respuesta objetiva y concreta a su derecho y desde luego a la exclusividad que se deriva de tal regsitro. VI. LA CONTRA FIANZA COMO MEDIDA DE SUSPENSIÓN DEL RECURSO Y SUS CONSECUENCIAS EN LOS DERECHOS CONSTITUIDOS CON EL REGISTRO Las lagunas en la LPI, “la tramitología” a que se debe someter el titular para poder accionar la tutela del IMPI en si favor para proteger su derechos y la falta de oportunidad de parte de la autoridad competente alienta y promueve no solo entre los infractores eventuales sino también con mucha más fuerza entre los infractores cotidianos y delincuentes el ejercicio de las infracciones y delitos contemplados por la propia LPI, por la falta de eficiencia y eficacia de las acciones del IMPI ante las demandas presentadas por los propios titulares de los derechos violentados. Mención aparte, es de señalar que el IMPI en sus más de 15 años de existencia, de su época moderna, no se tiene conocimiento de que haya iniciado de oficio una acción de declaración administrativa en contra de infractores ni mucho menos en contra de sujetos de delitos tales como la piratería, como lo señala y da atribuciones el artículo 188 de la LPI. Comportamiento institucional común que en conocimiento de los infractores y delincuentes cotidianos y a gran escala y de los abogados que los defienden, favorecen la comisión reiterada de dichas conductas ilegales. Resulta evidente que los infractores se han beneficiado de los errores en la concepción y puesta en práctica de estas medidas provisionales, por cuanto que les permiten comercializar sus productos por años, con un riesgo casi nulo, y sin que exista ninguna medida efectiva que se los impida. Podemos incluso llegar a pensar que tanto las medidas provisionales como la posibilidad de cobrar daños y perjuicios, en la forma en que se encuentran actualmente reguladas, se presentan como un incentivo y como una forma de motivación para el desarrollo de actividades que implican la violación de los Derechos que tutelan tanto la Ley de la Propiedad Industrial como la Ley Federal del Derecho de Autor. La experiencia que han dejado los años en que estas reformas a la Ley se han invocado en los distintos procedimientos, indica que los titulares de los Derechos de Propiedad Intelectual están muy lejos de ser los más beneficiados con las mismas. Por el contrario, la experiencia pareciera indicar que la concepción de estas reformas, y sobre todo, de las “Medidas Provisionales”, tuvo en mente intereses claramente contrarios a los que mayoritariamente persiguen los titulares de Derechos de Propiedad Industrial. Tomemos como ejemplo un escenario no sólo común sino muy frecuente, que involucre una Marca Registrada. Digamos que el titular de una Marca Registrada, vigente y en uso, de conformidad con la Ley, se entera que será lanzado al mercado un nuevo producto, que ostenta una marca virtualmente idéntica a la que tiene registrada, y que tal producto “nuevo” es claramente una copia del suyo. Las consecuencias inmediatas se presentan sombrías para el titular de tal derecho, entre otras cosas, porque como es normal en estos casos, el nuevo producto infractor se ofrecerá en venta a un precio al del producto legítimo y por tanto su venta y desplazamiento será mas rápida. El interés fundamental del titular del Registro de Marca se centra entonces en evitar a toda costa que el producto presumiblemente infractor llegue al mercado, pues una vez disponible al público, se toma básicamente imposible revertir los efectos negativos que esto causará al titular del Registro. En términos de la actual LPI, el titular de la Marca Registrada decide promover una solicitud de medidas provisionales, con el objeto de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ordene al presunto infractor se abstenga de utilizar la marca que se presume es semejante en grado de confusión a la Marca Registrada, en relación con productos iguales o similares a aquellos amparados con el Registro correspondiente. Al efecto, y siempre en términos de la legislación aplicable, el titular del Registro debe ofrecer una fianza para garantizar los posibles daños y perjuicios que le pueda causar al presunto infractor, como resultado de la medida provisional, claro si quiere ver que efectivamente la mercancía encontrada en la (s) visita (s) de inspección, es inmovilizada. De igual forma, el titular del Registro deberá demostrar, entre otras situaciones, que la violación a su derecho es inminente. Ante el cumplimiento por el titular del derecho de tales presupuestos, el IMPI rápidamente concede y ordena la imposición de la medida provisional solicitada, y habilita al personal a su cargo para que realice la notificación de estilo, al término de la cual se consideran implementadas y vigentes las medidas impuestas. En el oficio que contiene la imposición de la medida, la autoridad, en cumplimiento de las garantías constitucionales que se le imponen, informa al presunto infractor que puede levantar los sellos del aseguramiento si ofrece contra garantía a favor del titular del Registro, por el doble de la cantidad que hubiese ofrecido el citado titular al solicitar la medida; claro está, si este con capacidad económica suficiente lo hubiere ofrecido; pues habrá que recordar que el procedimiento prevé la visita de inspección sin aseguramiento, solo para que el inspector corrobore la existencia de la mercancía o las evidencias de violación del o los derechos. Si el presunto infractor decide ofrecer la contra garantía a que tiene derecho, la medida provisional impuesta será inmediatamente levantada por el IMPI y, por tanto, el presunto infractor podrá comercializar o seguir vendiendo sin problema alguno su producto, cuando menos durante todo el tiempo que tome obtener una resolución firme que declare que se ha cometido una infracción en contra de la Marca Registrada. El titular del Registro de Marca no cuenta con recurso jurídico alguno para revertir los efectos del ofrecimiento de la contra garantía; aunque si puede, apoyado en el artículo 199 bis 2 párrafo segundo y en la visita de inspección, solicitar al IMPI la ampliación de la medida provisional, la fianza. El titular del Registro, en la mayoría de las veces que inicia un procedimiento de declaración administrativa, enfrenta una situación de enorme frustración, al tomar conciencia de que su Registro de Marca, de primera impresión y ante los requisitos que deberá cumplir, que el registro no sirvió para evitar que un tercero utilizara su marca o una parecida en grado de confusión; y mucha mas si los productos o servicios que esta intentado sacar del mercado (léase principalmente las fracciones I, II y III), resulta un verdadero vía crucis de problemas por resolver para poder accionarlas. La certeza de que las actividades ilícitas del presunto infractor están parcialmente garantizadas con una fianza, no hace más que incrementar la sensación de frustración, toda vez que el objetivo primario que se persigue con un Registro de Marca, no es recuperar daños y perjuicios cuando el mercado ya ha sido normalmente arruinado, sino el de ejercer con contundencia el derecho de exclusividad que se obtiene con la concesión de estos registros. Si a esta situación se añade que para recuperar daños y perjuicios se debe iniciar un procedimiento civil cuando la resolución que emite el IMPI quede firme (aproximadamente 5 años), la situación del titular del Registro se vuelve simplemente insostenible. El caso de las Patentes, es un panorama peor al que enfrentan las marcas; por el contrario, puedetener repercusiones aún mayores en sentido negativo al titular de las mismas, por cuanto que los derechos que se conceden para las Patentes encuentran un límite fatal en el tiempo. En el caso de una Patente que ampara un novedoso producto farmacéutico, P.ej., ante la inminente salida al mercado de un producto normalmente idéntico, el titular de la Patente promueve, el mismo procedimiento de medidas que ya se ha descrito; pues el presunto infractor seguramente ejercerá su derecho, ofreciendo contra garantía que levanta de inmediato las medidas provisionales que le habían sido impuestas. Una vez levantadas las medidas, el presunto infractor está tácitamente autorizado a vender su producto y, por tanto, puede ganar licitaciones públicas o lograr ventas importantes, con base en el precio más bajo de su producto, violentando de forma irreparable el derecho del titular de la Patente a la explotación exclusiva de la invención. La afirmación de “tácitamente autorizado”, es una expresión que busca enfatizar que si bien no será fácil demostrar el dolo en la comercialización del o los productos infractores, el tiempo que transcurre en la acción administrativa (dos años o mas hasta que quede firme), o la acción jurisdiccional que se inicie, obra en todo momento a favor del presunto infractor; pues hay que recordar que la declaración de infracción- P.ej.- una vez firme, es motivo de una multa, la mayoría de las veces irrisoria comparada con el monto de los recursos que implica la comercialización del producto infractor, de la cual solo se beneficia el fisco mas no el titular del derecho. La promesa de derecho, en el mejor de los casos muy lejana y verdaderamente incierta de poder recuperar algo de lo perdido, con la contra garantía exhibida por el infractor, nunca satisface el titular de la Patente, que lo único que desea es no perder su mercado. Si se toma en cuenta que la vida efectiva de una Patente es de quince años en promedio (considerando que el derecho real sobre la invención sólo puede ser ejercido a partir de la concesión de la Patente), el procedimiento de registro y concesión tal cual se practica en el IMPI priva de forma irremediable al titular de la Patente, cuando menos de un tercio del término de vigencia efectiva de la misma. Los titulares de Patentes desean poder ejercer con contundencia y efectividad los derechos exclusivos de explotación que les son concedidos con las Patentes que obtiene; por tanto la protección “efectiva” que ofrece la Ley se torna muy cuestionable. El trámite básico que sigue una solicitud de medidas provisionales en el IMPI, haciendo hincapié fundamentalmente en el requisito de las fianzas, es el papel claramente relevante que estas juegan en el procedimiento de declaración, y en cómo afectan los resultados de los mismos, para destacar lo trascendente que es el derecho de exclusividad para uso o explotación que se concede mediante Registros de Marcas y Patentes que contemplan nuestra legislación. El interés principal que persiguen los titulares de Marcas y Patentes es el de garantizar la exclusividad en el uso o explotación de sus creaciones, invenciones y marcas en el monopolio de mercado. Los titulares de estos Derechos de Propiedad industrial no invierten recursos económicos y de tiempo para ver sus derechos invadidos, sino por el contrario, para que se les garantice la exclusividad en el uso y la explotación de sus derechos en el mercado para el cual obtuvieron previamente un registro, un derecho de monopolio. Ante este panorama se hace necesario pensar en una nueva reforma a la LPI, que garantice que los titulares de derechos de Propiedad Intelectual puedan ejercer con efectividad la exclusividad que se les ha otorgado en la forma de Registro de Marca y Patentes. VII. ¿LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LA LPI CONTRIBUYEN REALMENTE A PROTEGER EL DERECHO DE EXCLUSIVIDAD QUE CONCEDE EL REGISTRO? Por lo que hace a “Medidas Provisionales” en sí, es de revisarse en la practica el razonamiento con el que fueron inicialmente concebidas y como son aplicadas actualmente, y si estas coadyuvan realmente a respetar el hecho de que los Registros de Marcas y las Patentes se entienden como constitutivos de Derechos; pues una vez concedidos estos Derechos, de acuerdo con la LPI el Estado adquiere la obligación de respetarlos y hacerlos valer frente a terceros, en forma eficaz y expedita, mientras se encuentren vigentes; aunque sea obligación de los titulares la defensa de los mismos. En este contexto, resulta inaceptable no solo que sean los titulares de estos Derechos los que tengan que garantizar daños y perjuicios a los presuntos infractores, sino aún más que mediante una medida meramente pecuniaria el presunto infractor adquiera vía franca a continuar con la comercialización de los productos motivo de la infracción. Si el Estado ya sometió a examen una solicitud de marca o de patente y concluyó que resultaba procedente conceder el registro correspondiente, ya no puede poner en duda ni la viabilidad de aquello que fue sometido a registro ni la titularidad de la entidad a quien fue concedido el Derecho. Una postura de esta naturaleza en ningún momento pretende privar al presunto infractor de su derecho a cuestionar la validez del Registro con el que se demanda, sin embargo, mientras el Registro de Marca o la Patente no sean declarados nulos, con sentencia ejecutoria, la autoridad tendrá la obligación de protegerlos y hacerlos valer frente a terceros, impidiendo que se violente el derecho a la exclusividad que viene aparejado con estos Registros; lo cual con el procedimiento actual no está sucediendo. El escenario ideal en que debiera moverse la dinámica de la defensa de derechos por el titular con el respaldo del Estado, es aquel que dote a los titulares de Derechos de la facultad de decidir la forma en la que quieren hacer valer los Registros que les ha reconocido la autoridad competente. Debe ser facultad exclusiva del titular de los Registros de Marca y de Patentes decidir sobre qué es lo que más conviene a sus intereses frente a un infractor específico; y no constreñir sus posibilidades de acción a la camisa de fuerza que se ha descrito párrafos atrás. VIII. ¿LA MEDIDA CAUTELAR IMPUESTA AL TITULAR EN UNA DEMANDA DE INFRACCIÓN CUESTIONA LA VALIDEZ DE SU REGISTRO? No hay que perder de vista que los Derechos que el IMPI concede, se someten a un examen profundo que pretende evitar el que se obtengan Registros que no reúnen los requisitos de Ley. Los exámenes a que son sometidas las solicitudes no sólo buscan que se cumplan los requisitos de Ley sino también que se respeten derechos reconocidos a terceros, buscando garantizar, en la medida de lo posible, solidez y certeza a los Registros que se conceden. Los derechos de terceros son celosamente cuidados en cada solicitud que se tramita, por lo que, cuando un Registro es finalmente concedido, debe presumirse válido. Hasta que se demuestre lo contrario, en términos de la legislación vigente. Es de llamar la atención el hecho de que la propia Ley pase por alto esta presunción legal, y cuestione la validez de estos Registros mediante la exigencia de una fianza para garantizar posible daños al presunto infractor. Es inconcebible que aquel que se ha ocupado de someterse a la Ley y de buscar su amparo, siguiendo todos los lineamientos establecidos y obteniendo la plena satisfacción de la autoridad, tenga que garantizar posibles daños a una entidad que, en principio, no se ha preocupado por proteger su propiedad intelectual y, sobre todo, que no cuenta con ningún Derecho que le haya reconocido la autoridad competente. No se puede dejar de admitir que en el procedimiento de registro de Marcas y Patentes pueden cometerse errores y que, en ocasiones, se conceden Registros que no debieron haber sido otorgados.No obstante, la publicación de los Registros concedidos en la Gaceta de la Propiedad Industrial tiene como objetivo, entre otros, hacer del conocimiento de terceros la existencia de estos derechos, para que, de estimar que son violatorios de otros derechos previamente adquiridos, o de la Ley aplicable, puedan ser sometidos a procedimientos de nulidad, caducidad, etc. Los presuntos infractores de forma alguna quedan privados del derecho de defensa sustentado en la posible nulidad, caducidad, etc., de los Derechos que se invocan en un procedimiento administrativo. No obstante, la lógica jurídica indica que los Derechos que concede el Estado se encuentran vigentes y deben surtir todos sus efectos legales, hasta en tanto se demuestre lo contrario. Estos Derechos concedidos generan una presunción iuris tantum a favor de su titular, que debe consecuentemente respetarse hasta en tanto se pierda el derecho. La esencia de los Derechos de Propiedad Industrial radica en la exclusividad que confieren respecto del uso y/o explotación de aquello que ha quedado protegido. Esta exclusividad, una vez reconocida por el Estado, no puede ni debe quedar al arbitrio de un tercero que se presenta como presunto infractor, y a quien le basta con garantizar posibles daños y perjuicios que muy difícilmente se verá obligado a pagar, para que la Ley le autorice a violar dicha exclusividad. Si la violación del derecho de exclusividad al que se ha hecho referencia se consuma fatalmente conforme el tiempo pasa y que, por tanto, no puede ser restituido de forma alguna, se llega a la conclusión de que la Ley es la que permite que se violen los derechos que ella misma concede, sin que tenga que imponerse para ello un mejor derecho. Por su parte Carlos Viñamata7 en su libro La Propiedad Intelectual, señala lo que para él son los problemas que en materia de medidas provisionales se vienen sufriendo en la práctica de acciones administrativas o judiciales por parte de los titulares de derechos en materia de propiedad industrial; los cuales procedo a resumir: a) La visita de inspección en si es considerada por este autor como medida precautoria; mientras que la LPI y el propio IMPI la consideran un simple procedimiento, necesario para constatar, por medio del inspector designado, que las actividades origen de la infracción está siendo realizadas por el supuesto infractor, o bien por el supuesto delincuente si nos referimos a los delitos que persigue el propio Ministerio Público b) Considera la visita de inspección como una acción de la exclusiva competencia de la autoridad judicial, por tanto violatoria del artículo 16 constitucional; mas sin embargo, el artículo 203 de la LPI otorga capacidad de efectuar inspecciones al IMPI. Una contradicción que es importante dilucidar a favor del titular de derechos. 7 Viñamata, Carlos. Op. cit. Pags. 475-481 c) El inspeccionado no se puede oponer a la visita de inspección (artículo 206), en todo caso se le concede plazo para hacerse oír y manifestarse en el acta circunstanciada misma (fracción VI y IX del art. 209), o por escrito aparte dentro de un plazo de 10 días. En este caso no estamos hablando propiamente de un problema que obre en contra del derecho de exclusividad del titular de derechos sino de una garantía que debe hacer valer el presunto infractor junto con las pruebas de que no está cometiendo violación alguna de derechos protegidos por la LPI. d) En el caso de delitos prescritos por el artículo 223, el artículo 225 fracciones I y II solo atribuye al IMPI capacidad para emitir dictamen técnico. Esto es, que la propia LPI no le reconoce jurisdicción expresa al IMPI para perseguir delitos, se genera un elemento más que contribuye a ensanchar la laguna jurisdiccional de que hemos venido hablando. e) De acuerdo con dicha lectura y conforme a la actuación del IMPI en materia de delitos, estos solo pueden denunciarse o presentar querella ante el ministerio publico. IX. LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPALES ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES DE LOS QUE MÉXICO ES PARTE Ahora bien, revisando los apartados que sobre medidas cautelares contienen tanto el TLC como los ASPIC, de los cuales México es principalísimo actor, cobra singular importancia lo señalado por el artículo 1716 del Tratado de Libre Comercio; y dado que la propia SCJN le ha reconocido a los Tratados competencia por encima de las leyes internas, la LPI muestra claras inconsistencias con respecto de dichos Tratados que sugieren problemas serios de instrumentación y desde luego de constitucionalidad de dicha ley; sin negar las obvias consecuencias de los mismos en materia de medidas provisionales. Comparada la LPI a la luz del artículo 1716 se reconoce la siguiente problemática: a) La facultad de decidir medidas precautorias es competencia de la autoridad judicial b) Si en vista de la economía procesal la propia LPI otorga facultades al IMPI para realizar las visitas de inspección y decidir el monto de las fianzas a imponer al actor, ello pone a la propia Ley y al IMPI en dos problemas serios: i) la discrecionalidad del servidor público que las decide e incluso las puede ampliar; y ii) la parcialidad del procedimiento mismo, pues como bien apunta el artículo 1716 en su fracción 2 párrafo final. “Cada una de las Partes dispondrá que sus autoridades judiciales tengan la facultad para exigir al solicitante que aporte una fianza o garantía equivalente, que sea suficiente para proteger los intereses del demandado y para evitar abusos.” c) Sin embargo, el propio artículo en su fracciones 3 y 4 indica claramente las competencias de cada una de las autoridades que intervienen, sea en un recurso de infracción o bien en un proceso judicial ; la fracción 3 la competencia de “..las autoridades competentes…” dispone: “3.- Cada una de las Partes dispondrá que sus autoridades competentes tengan facultades para exigir a un solicitante de medidas precautorias que proporcione más información necesaria para la identificación de los bienes de que se trate por parte de la autoridad que ejecutará las medidas precautorias.” Para coadyuvar a que el demandante aporte mayor información posible; mientras que la fracción 4 es clara en señalar que: “4.- Cada una de las Partes dispondrá que sus autoridades judiciales tengan facultades para ordenar medidas precautorias en las que se escuche a una sola parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause un daño irreparable al titular del derecho, o cuando haya un riesgo comprobable de que se destruyan las pruebas.” d) Un problema adicional que ni el TLC ni la propia LPI han podido resolver es el relativo a los abusos a que puede haber lugar por parte del demandado, por continuar con sus actividades violatorias a pesar de haber en su contra una acción, sea un recurso de infracción ante el IMPI o bien una denuncia penal; salvo en el caso de que le sea asegurado o que le sea confiscada tanto la mercancía como los medios con que la produce. e) Finalmente, al parecer nuestro país, y particularmente el IMPI ha venido faltando a lo establecido en el párrafo final de dicho artículo 1716, el cual indica que: “…cuando pueda ordenarse una medida precautoria como resultado de procedimientos administrativos, tales procedimientos se ajusten a los principios que sean esencialmente equivalentes a los establecidos en este artículo” Ahora bien, y continuando con la revisión de los acuerdos internacionales en materia de comercio relacionados con medidas provisionales, de los cuales nuestro país es y ha sido siempre un Estado parte entusiasta, derivado de los acuerdos suscritos ante la Organización del Comercio (OMC), en enero del año de 2001, suscribió el ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
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